Vorbereitung auf Veränderungen

UPC und Vereinbarungen

In R-MS könnte das UPC erhebliche Auswirkungen auf Patentvereinbarungen haben. Unternehmen sollten Patentvereinbarungen, die in den Zuständigkeitsbereich des UPC fallen, vor dem Start des UPC prüfen, um falls nötig rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

Betroffen sind unter anderem Kooperationsvereinbarungen, Miteigentumsvereinbarungen und Patentlizenzen, aber auch Materialtransfervereinbarungen, Forschungsvereinbarungen und Dienstleistungsvereinbarungen, Fertigungsvereinbarungen oder Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen.

Die Opt-out-Regelung

Zurzeit gibt es nur sehr wenige Vereinbarungen zu Europäischen Patenten, in denen die Entscheidung über die Einreichung oder das Zurückziehen eines Antrags auf die Opt-out-Regelung direkt erwähnt wird. Alle Vereinbarungen im Zusammenhang mit Patenten und Due-Diligence-Prüfungen von Vermögenswerten im Bereich des geistigen Eigentums, die für eine Einlizenzierung oder einen Erwerb infrage kommen, sollten die Folgen des UPC berücksichtigen.

Miteigentum / Gemeinschaftliches Eigentum

Bei Patenten in gemeinschaftlichem Eigentum oder Miteigentum (d. h. verschiedene Validierungen befinden sich im Besitz unterschiedlicher Eigentümer) entstehen durch das UPC eigene Probleme. Es besteht ein unmittelbares Interesse daran, die Opt-out-Regelung geltend zu machen.

Wenn es eine Vereinbarung gibt, sollte sie daraufhin geprüft werden, ob es Klauseln gibt, die zur Klärung von Verantwortlichkeiten beitragen können. In Ermangelung hilfreicher Bedingungen sollten Sie so bald wie möglich einen Dialog mit der Partei aufnehmen, mit der Sie gemeinsam Eigentümer oder Miteigentümer von EPs waren.

Sofern es keine gegenteiligen Vereinbarungen gibt, kann bei einem EP mit Miteigentümern oder gemeinschaftlichen Eigentümern nur eine Opt-out-Regelung bezüglich der Zuständigkeit des UPC geltend gemacht werden, wenn alle Inhaber des EP hiermit einverstanden sind. Ohne Einwilligung kann die Opt-out-Regelung nicht wirksam geltend gemacht werden.

Lizenznehmer

Lizenznehmer und auch exklusive Lizenznehmer sind nicht automatisch dazu berechtigt, an der Entscheidung über die Geltendmachung der Opt-out-Regelung beteiligt zu werden. Sofern es keine gegenteiligen Vereinbarungen gibt, können Patentinhaber selbst entscheiden, ob sie die Opt-out-Regelung geltend machen wollen.

Oft verfolgen Lizenznehmer und Patentinhaber dieselben Interessen. Zwischen Patentinhabern und Lizenznehmern oder auch zwischen verschiedenen Lizenznehmern kann es aber auch Meinungsverschiedenheiten geben. Die Aufnahme von Gesprächen zur Opt-out-Regelung kann eine Chance bieten, um die Lizenzbedingungen neu auszuhandeln.

Viele Patentinhaber, vor allem diejenigen mit exklusiven Lizenznehmern, werden ihre Lizenznehmer um ihre Meinung bitten. Lizenznehmer sollten die Lizenzbedingungen prüfen und dem Patentinhaber möglichst frühzeitig ihre bevorzugte Opt-out-Strategie mitteilen. Wenn Sie sich einigen, sollten Sie dies festhalten und möglicherweise als Begleitschreiben oder Ergänzung formal vereinbaren.

Lesen Sie unseren Leitfaden für UPC-Lizenznehmer

Berücksichtigung des UPC in Vereinbarungen zu geistigem Eigentum

Neue Vereinbarungen mit Klauseln zur Regelung des Eigentums und der Nutzung von Patenten innerhalb von R-MS müssen die Auswirkungen des UPC berücksichtigen. Vor allem auf folgende Punkte sollten eingegangen werden:

  • Wenn mehrere Parteien beteiligt sind: Im Rahmen welcher Verfahren wird für EP-Patente rechtzeitig eine Opt-out-Regelung vereinbart, um die Zuständigkeit des UPC auszuschließen? Sie könnten etwa vereinbaren, welche Partei als „gemeinsamer Vertreter“ für die Beantragung der Opt-out-Regelung gilt.
  • Wenn die Vereinbarung EP-Anträge betrifft: Sollte die Opt-out-Regelung jetzt oder nach der Erteilung geltend gemacht werden oder sollte das UPC weiterhin dafür zuständig sein?
  • Erhalten in Zukunft erteilte Patente einen einheitlichen Schutz oder sollten Sie sich für den traditionellen Weg über das EP entscheiden?
  • Bei zukünftigen EP-Anträgen müssen Sie die Anwendung von geltendem Recht berücksichtigen, wenn das EP als UP validiert würde. Bei mehr als einem Eigentümer müssen Sie die Reihenfolge der Miteigentümer und die Auswirkungen auf geltendes Recht berücksichtigen.
  • Die Opt-out-Regelung kann nach Ablauf der Übergangsfrist (mindestens sieben Jahre) nicht zurückgezogen werden. Wer entscheidet darüber, ob die Opt-out-Regelung vor Ablauf der Übergangsfrist zurückgezogen werden soll?
  • Wer entscheidet darüber, ob Prozesse vor nationalen Gerichten oder vor dem UPC angestrengt werden und wer ist dafür verantwortlich, solche Prozesse anzuführen und zu finanzieren? Sollten die Rechte exklusiver Lizenznehmer zur Einleitung von Verfahren vor dem UPC eingeschränkt oder verwaltet werden (z. B. Kosten, Entschädigungen)?
  • Wenn tatsächliche oder zu erwartende Verletzungen gegen das Patent vorliegen: Wer entscheidet, ob eine Opt-out-Regelung zurückgezogen wird (oder nicht), um das Patent zentral vor dem UPC durchzusetzen?

Die vorstehenden Punkte müssen auch bei Due-Diligence-Prüfungen von Vermögenswerten im Bereich des geistigen Eigentums berücksichtigt werden, die für eine Einlizenzierung oder einen Erwerb infrage kommen. Der Due-Diligence-Prozess und die anschließenden Vertragsverhandlungen bieten oft eine gute Gelegenheit, um sicherzustellen, dass alle Opt-out-Fragen geklärt sind und zukünftige Probleme vermieden werden.

Damit Ihr Portfolio in Zukunft geschützt ist, sollten Sie bei allen ausstehenden EP-Anmeldungen unter gemeinsamen Namen die Reihenfolge berücksichtigen, in der die gemeinsamen Antragsteller aufgelistet sind. Gemäß den UP-Vorschriften hängt das geltende Recht für die Behandlung eines einheitlichen Patents als Eigentumsgegenstand von der Reihenfolge und der „Staatsangehörigkeit“ dieser Antragsteller ab. Wenn das EP als UP validiert ist und prozessiert wurde, wendet das UPC bei bestimmten Aspekten diese nationale Gesetzgebung an. Bei Transaktionen und Gerichtsverfahren könnte das für das UP geltende Recht daher von erheblicher Bedeutung sein.

Anwendbares Recht und Einheitspatente

Das geltende Recht ist ab dem Datum der Antragstellung festgelegt. Spätere Eigentumsübertragungen wirken sich nicht auf das für das UP geltende Recht aus.

Geltendes Recht sind bei einem einzigen Antragsteller gemäß den UP-Vorschriften die Gesetze des teilnehmenden EU-Mitgliedstaats (R-MS), in dem der Antragsteller zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags seinen Wohn- oder Hauptgeschäftssitz hat.

Wenn der Antragsteller keinen Wohn- oder Hauptgeschäftssitz in einem R-MS hat, gilt das Recht des R-MS, in dem der Antragsteller zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags einen Geschäftssitz hat.

Bei mehreren Antragstellern gelten ebenfalls die vorstehenden Kriterien. Maßgeblich ist dabei, in welcher Reihenfolge die Namen der Antragsteller eingetragen sind.

Hat kein Antragsteller einen Wohnsitz, eine Hauptniederlassung oder einen Geschäftssitz in einem R-MS, in dem das Patent einheitliche Wirkung hat, ist das für das UP geltende Recht dasjenige des Staates, in dem das EPA seinen Hauptsitz hat, d. h. es gilt deutsches Recht.

Bis zur Erteilung des UP bleiben die für nationale Patentanmeldungen geltenden Gesetze des benannten Vertragsstaats die maßgeblichen, auf die europäische Patentanmeldung anwendbaren Gesetze.

Nach Zuordnung eines UP hat es eine einheitliche Rechtswirkung und gilt als unteilbares Recht. D. h. Übertragungen, Einschränkungen, Erneuerungen oder Abtretungen sind in allen R-MS wirksam, für die das UP gilt.

Das geltende Recht kann erhebliche Auswirkungen auf die Rechte des UP haben, da es in den R-MS unterschiedliche Gesetzgebungen gibt. Vor allem beim UP mit Miteigentümern müssen Sie prüfen, welche nationale Gesetze maßgeblich sind und wie sie sich auswirken, etwa auf Eigentumsübertragungen, die Übernahme von Garantien oder auf Lizenzen.

Das Einheitspatent

Was ist das Einheitliche Patentgericht?

Das UPC ist ein neues gemeinsames Patentgericht mit ausschließlicher Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten (Gültigkeit und Verletzung) für alle EP(UPs) und nicht ausschließlicher Zuständigkeit für in R-MS validierte EPs.

Was ist ein UP?

Europäische Patente werden genauso wie bisher bearbeitet. Die Erteilung eines Europäischen Patents („EP“) bündelt nationale Rechte, es gibt aber eine neue „Zuordnung“ als UP (EpeW – Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung).

Vorbereitung auf Veränderungen

Das Einheitliche Patentgericht (UPC) und ein neues „Einheitspatent“ oder „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ (UP) wird es voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 geben.

Wie funktioniert die Opt-out-Regelung des UPC?

Wenn das UPC in Kraft tritt, unterliegen alle bestehenden und zukünftigen europäischen Patente, die in R-MS-Gebieten erteilt und validiert werden, der Zuständigkeit dieses Gerichts.

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