Ein neues Einheitspatent und ein einheitliches Patentgericht – Sind Sie bereit für UPC? Ein Leitfaden für Lizenznehmer

Das Einheitliche Patentgericht (UPC) und ein neues „Einheitspatent“ oder „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ (UP) werden voraussichtlich bis Ende des zweiten Quartals 2023 Realität und werden unsere europäische Patentlandschaft erheblich verändern.

Wenn Sie oder Ihr Unternehmen europäische Patente (EPs) lizenzieren, könnte das neue System durchaus Auswirkungen auf Sie haben, die zu treffenden Entscheidungen können jedoch (weitgehend) außerhalb Ihrer vollen Kontrolle liegen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie jetzt Ihre Verträge genau prüfen und ggf. Kontakt mit Ihrem Lizenzgeber aufnehmen.

Die 3 wichtigsten vertraglichen Themen, die Sie beachten sollten, sind die Folgenden: Wie Opt-Out-Vereinbarungen getroffen werden können und wer daran beteiligt werden muss, die Auswirkungen des neuen Systems auf Rechtsstreitigkeiten und Ihre Rechte auf Beteiligung und wie ein Patent mit einheitlicher Wirkung beantragt werden kann.

Ein Blick auf Ihre Verträge ist wichtig – nicht nur bei bestehenden Verträgen, sondern auch bei der Formulierung von Bestimmungen in zukunftsorientierten Verträgen.

Beginnen wir mit dem Opt-out.

Wie können Sie sich abmelden?

Wenn Sie erwarten oder wünschen, dass Ihre lizenzierten EPs vom UPC ausgeschlossen werden, müssen Sie bestimmte Formalitäten und Fristen beachten, um sicherzustellen, dass der Ausschluss gültig und rechtzeitig erfolgt.

Die Sunrise- und Übergangsphase

Wie aus dem Zeitplan für das UPC hervorgeht, befinden wir uns jetzt in der vorläufigen Phase und der Countdown läuft, bis das UPC in Betrieb gehen wird. Sobald Deutschland ratifiziert hat, beginnt eine 3-monatige „Sunrise Period“, bevor das UPC in Kraft tritt.

Der Zweck dieser Sunrise-Periode ist es, Patentinhabern einen Vorsprung zu verschaffen, damit sie Opt-Outs einreichen können, bevor das UPC in Betrieb geht. Zu diesem Zeitpunkt könnte eine Klage gegen ein Patent eingereicht werden, die es in das neue UPC-System einbindet.

Opt-outs können vom Beginn einer „Sunrise Period“ bis zum Ende der Übergangszeit (derzeit 7 Jahre, aber möglicherweise mehr) eingereicht werden.

Wer kann ein Opt-out einreichen?

Neben dem Timing ist es auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wer das Opt-out tatsächlich einreichen kann. Die Position ist wie folgt:

• Nur der Patentinhaber kann einen Opt-out-Antrag stellen – dies ist wahrscheinlich Ihr Lizenzgeber oder bei unterlizenzierten EPs der Hauptlizenzgeber
• Der Inhaber wird definiert als „die Person, die berechtigt ist, als Inhaber eingetragen zu werden, unabhängig davon, ob diese Person tatsächlich in dem in diesem Vertragsmitgliedstaat geführten Patentregister eingetragen ist oder nicht”
• Dies bedeutet, dass Sie sich nicht einfach auf den „eingetragenen Inhaber im entsprechenden Register” verlassen können. Dies gilt z. B. nicht, wenn eine Abtretung nicht beim nationalen Amt eingereicht wurde und der berechtigte Inhaber daher ein anderer ist – Ihr Lizenzgeber muss möglicherweise bestimmte Überprüfungen vornehmen, um sicherzustellen, dass er tatsächlich der berechtigte Inhaber ist, was einige Zeit dauern kann
• Wenn es mehr als einen Patentinhaber gibt (z. B. wenn das Patent einem Miteigentümer gehört oder die nationalen Patente verschiedenen Unternehmen zugewiesen wurden), müssen alle Inhaber gemeinsam das Opt-out beantragen – ein auch hier kann Ihr Lizenzgeber einige Zeit benötigen, um sicherzustellen, dass alle Eigentümer kontaktiert und einbezogen wurden.
• Wenn ergänzende Schutzzertifikate (ESZs) erteilt wurden, müssen zusätzlich zu allen Patentinhabern auch alle Inhaber von ESZs das Opt-out einreichen

Sie können wahrscheinlich schon sehen, wo potenzielle Probleme auftreten können.

Was können wir als Lizenznehmer tun?

Kurz gesagt, als Lizenznehmer können Sie Ihre lizenzierten EPs nicht einseitig ablehnen. Wenn Sie daran interessiert sind, dass Ihre lizenzierten EPs von dem neuen System ausgeschlossen werden, müssen Sie Ihre vertraglichen Rechte prüfen und mit Ihrem Lizenzgeber Kontakt aufnehmen, um dessen Pläne zu besprechen. Vergessen Sie nicht, dass ein Lizenzgeber das neue System und seine Auswirkungen vielleicht noch gar nicht kennt und sich daher über Ihre Aufforderung freuen könnte!

Es ist durchaus möglich, dass es in einem Lizenzvertrag Bestimmungen gibt, die Lizenzgeber verpflichten, ihre Lizenznehmer an wichtigen Entscheidungen über die Patentierung zu beteiligen, aber selbst wenn dies nicht der Fall ist, wäre es für einen Lizenznehmer durchaus sinnvoll, eine Diskussion zu verlangen. Die Bestimmungen zum geistigen Eigentum und/oder zur Durchführung von Erteilungsverfahren von Patenten/Patentaufrechterhaltung in Ihrem Lizenzvertrag sind die erste Anlaufstelle, um nach einer Abdeckung zu suchen, obwohl die UPC-Planung auch auf die Tagesordnung eines Lenkungsausschusses oder einer anderen Governance-Sitzung gesetzt werden könnte, falls vorhanden.

Vertraglich gesehen ist es weit weniger wahrscheinlich, dass ein Lizenznehmer das letzte Wort hat oder seinen Lizenzgeber dazu zwingen kann, alle relevanten Schritte (einschließlich der Sorgfaltspflicht) zu unternehmen, um ein gültiges und rechtzeitiges Opt-Out zu gewährleisten. Dennoch lohnt sich ein Blick in den Vertrag, um zu sehen, ob der Lizenzgeber ähnliche Zusicherungen oder Verpflichtungen angeboten hat. Angenommen, der Lizenzvertrag enthält dieses Detail nicht oder nur unzureichend, wäre die beste Option für jeden Lizenznehmer, das Problem als wichtiges und dringendes Anliegen anzusprechen und die erforderlichen Schritte mit dem Lizenzgeber zu vereinbaren, wobei die vereinbarten Schritte/Zeitrahmen als Änderung der bestehenden Lizenz zu dokumentieren sind (falls möglich).

Welche Auswirkungen hat das UPC auf Rechtsstreitigkeiten für einen Lizenznehmer?

Nun, die Antwort ist unterschiedlich, je nachdem, ob Sie ein exklusiver oder nicht-exklusiver Lizenznehmer sind. In Ermangelung einer ausdrücklichen gegenteiligen Vereinbarung hat ein ausschließlicher Lizenznehmer eines EP dasselbe Recht wie der Patentinhaber, gegen jede Verletzung des Patents, die nach dem Datum der Lizenz begangen wurde, vorzugehen. Nicht-exklusive Lizenznehmer haben jedoch nicht die Befugnis, Entscheidungen über das UPC zu treffen, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Dies kann für jeden Lizenznehmer eine Reihe von Auswirkungen haben, nicht nur darauf, wie eine UPC-Strategie angewendet wird, sondern auch darauf, wie die damit verbundenen Kosten geteilt oder gedeckt werden.

Lizenzgeber mit Exklusivlizenznehmern sollten sich überlegen, ob sie mit dem Umfang der Rechte ihrer Exklusivlizenznehmer einverstanden sind, insbesondere angesichts des Risikos, dass die Einleitung eines UPC-Prozesses zu einer EU-weiten Unterlassungsverfügung/einem EU-Widerruf führen könnte. Wenn Sie ein exklusiver Lizenznehmer sind, prüfen Sie, ob Ihr Rechteumfang vertraglich in irgendeiner Weise verwässert wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es keine Überraschung sein, wenn Ihr Lizenzgeber eine Änderung der Bedingungen verlangt. Auch wenn Sie ein nicht-exklusiver Lizenznehmer sind, könnten Sie daran interessiert sein, zusätzliche Mitwirkungsrechte in Form einer Zusatzvereinbarung oder auf andere Weise auszuhandeln.

Einheitliche Patente – können Lizenznehmer entscheiden, ob ihre lizenzierten Patente mit einheitlicher Wirkung angewendet werden sollen?

Auch hier lautet die kurze Antwort: Wahrscheinlich nicht, und es ist unwahrscheinlich, dass die bestehenden Lizenzbedingungen dies vorsehen. Wenn Sie als Lizenznehmer ein gewisses Maß an Kontrolle über diese Entscheidungen und die Gewissheit haben möchten, dass Ihr Lizenzgeber die erforderlichen Prozesse durchführt, ist es ratsam, zusätzliche Bedingungen in Form einer Nebenabrede oder auf andere Weise zu besprechen und zu vereinbaren.

Zusammenfassung

Derzeit werden nur sehr wenige bestehende Lizenzverträge so abgefasst sein, dass sie die Auswirkungen des UPC oder die Entscheidungen und erforderlichen Maßnahmen zur Einreichung eines Opt-out-Antrags oder zur späteren Rücknahme dieses Opt-outs vorwegnehmen. So können Lizenznehmer beispielsweise Bestimmungen einführen, die sicherstellen, dass sie Einfluss auf das Geschehen haben:Während zusätzliche UPC/UP-spezifische Bedingungen über Nebenabreden oder Lizenzänderungen ausgehandelt und vereinbart werden können, sollten die Auswirkungen des UPC in Zukunft in allen Lizenzverträgen angesprochen und berücksichtigt werden.

So können Lizenznehmer beispielsweise Bestimmungen einführen, die sicherstellen, dass sie Einfluss nehmen können auf:

• • ob einige oder alle der lizenzierten Patente einheitliche Wirkung haben,
  • ob Patente ausgenommen werden sollten,
  • wer ein Opt-out beantragen, einreichen und bezahlen sollte;
  • welcher Antragsteller zuerst genannt werden sollte (da dies das geltende Recht beeinflussen kann),
  • Rechtsstreitigkeiten, die sich auf das Einheitspatent beziehen und
  • die allgemeine Umsetzung der UPC-Strategie.

Wenn es Komplexität oder Probleme im Zusammenhang mit den Eigentumsverhältnissen und/oder der Entscheidungsfindung in Bezug auf das Opt-Out und das UPC gibt, kann HGF den lizenznehmenden Mandanten jetzt dabei helfen, diese Fragen zu klären, damit genügend Zeit bleibt, um alle notwendigen Vereinbarungen zu überprüfen, die richtigen Parteien einzubeziehen und alle erforderlichen neuen Vereinbarungen zu entwerfen.