Folgende Faktoren sind zu berücksichtigen

Bei der Entscheidung über eine teilweise oder vollständige Opt-out-Regelung für Ihre europäischen Patente gibt es keine einheitliche Lösung.

• Wie solide ist die Beurteilung der Gültigkeit des Patents?
• Welchen Nutzen hat das Unternehmen durch das Patent?
• Wie umfassend haben Sie das Patent validiert? Besteht weiterhin ein breiter territorialer Schutzbereich?
• Schützt das Patent ein wichtiges Handelsprodukt oder ist es ein defensives Patent?
• Wie groß ist Ihr Patentportfolio, hat Ihre Technologie mehrere Schutzebenen oder gibt es ein einzelnes „Schlüsselpatent”?
• Umfasst das Patent Kernprodukte oder Methoden und Technologien einer Plattform bzw. Sekundärpatente?
• Sind Investition in das Unternehmen oder dessen Lizenzeinnahmen abhängig von den Patenten?
• Welche Art von Lizenzvereinbarungen gibt es – exklusive Lizenz oder mehrere nicht-exklusive Lizenzen?
• Sind die Umstände des Patentbesitzes komplex?
• Stünde der Aufwand, den richtigen Eigentümer des Patents zu identifizieren (oder die Zustimmung der Eigentümer zu erhalten), in keinem Verhältnis zum Nutzen des Patents?
• Arbeiten Sie in einer prozessfreudigen Branche oder gibt es nur selten Streitigkeiten am Patentgericht?
• Gibt es Dritte, die versuchen könnten, das Patent anzufechten? Wurden beispielsweise Einwände gegen das Patent eingereicht?
• Gibt es in mehreren UPC-Ländern Rechtsverletzungen oder Rechtsverletzer?

Unterschiedliche Branchen verfolgen unterschiedliche Ansätze. Zum Teil hängt dies davon ab, wie prozessfreudig (oder auch nicht) die Branche ist. Eine Rolle spielen auch die Risikobereitschaft des Unternehmens und seine Bereitschaft, Geld für die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse auszugeben.

Welche Vorteile hat es, wenn Ihre europäischen Patente im UPC-System bleiben?

• Wenn das UPC seinen Betrieb aufnimmt, hat es eine nicht ausschließliche Zuständigkeit für europäische Patente, die in den Teilnehmerstaaten innerhalb der EU in Kraft sind. Für europäische Patente ohne Opt-Out-Regelung sind also sowohl das UPC als auch die zuständigen nationalen Gerichte zuständig. Patentinhaber können so flexibel zwischen der Geltendmachung bei nationalen Gerichten (wie bisher) oder einer Bündelung der nationalen europäischen Patente zu einer einzigen Verletzungsklage beim UPC wählen.
• Wenn Sie keinen Antrag auf eine Opt-out-Regelung einreichen, sind weniger Zeit und Kosten erforderlich für Due-Diligence-Verfahren zur Ermittlung der Eigentumsverhältnisse und die Einreichung der Opt-Out Regelung.
• Patentinhaber entscheiden sich manchmal dafür, zumindest einige europäische Patente in der Zuständigkeit des UPC zu belassen, weil Sie Erfahrung mit dem UPC-System sammeln und die Entwicklung seiner Rechtsprechung beeinflussen wollen.
• Klagen am UPC werden vor einem UPC-Richtergremium einer bestimmten Kammer verhandelt, das Urteil gilt aber in allen UPC-Ländern, in denen das Patent in Kraft ist. Dieses gemeinsame, supranationale Gericht ist eine Reaktion auf die Beschwerde, das derzeitige europäische Patentsystem sei fragmentiert.
• Beim UPC eingereichte Klagen sollen in strikter Reihenfolge abgearbeitet werden und das Gericht muss sein Urteil innerhalb von zwölf Monaten nach der Einreichung fällen. Bei Verletzungsklagen geht dies deutlich schneller als bei vielen nationalen Patentgerichten der EU-Mitgliedstaaten.
• Es sollte im Rahmen des UPC-Systems möglich sein, mit einer einzigen Klage eine Verletzung in mehreren Gerichtsbarkeiten zu unterbinden.
• Patentinhaber können beim UPC auch Verletzungen geltend machen, wenn Parteien zusammen verschiedene Elemente des Anspruchs in unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten verletzen.
• Je nach Entwicklung der Rechtsprechung des UPC werden die Richter bestimmte Rechtsfragen möglicherweise vorteilhafter auslegen, z. B. bei Auswahlerfindungen oder Äquivalenzen.

Welche Gründe sprechen für die Einreichung einer Opt-out-Regelung, um die Zuständigkeit des UPC auszuschließen?

• Der Hauptgrund für die Einreichung einer Opt-out-Regelung ist die Vermeidung des Risikos eines zentralen Nichtigkeitsverfahrens des Patents vor dem UPC. Das gilt vor allem dann, wenn das Gericht sich noch nicht bewährt hat und unerprobt ist, sodass das Ergebnis einer Klage nur schwer einschätzbar ist.
• Beim UPC eingereichte Klagen sollen in strikter Reihenfolge abgearbeitet werden und das Gericht muss sein Urteil innerhalb von zwölf Monaten nach der Einreichung fällen. Bei Nichtigkeitsverfahren geht dies erheblich schneller als bei vielen nationalen Patentgerichten der EU-Mitgliedstaaten und den zentralen Einspruchsverfahren nach der Patenterteilung vor dem EPA.
• Der zentrale Nichtigkeitsantrag ist zwar teurer und nicht so weitreichend wie das Einspruchsverfahren beim EPA, kann aber jederzeit während der Laufzeit des Patents gestellt werden, auch vor oder nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist, während des laufenden Einspruchsverfahrens beim EPA und nach dessen Abschluss.
• Die Opt-out-Regelung bewahrt den Ist-Zustand. Ein Anfechter müsste ein zentrales Einspruchverfahren anstrengen und/oder mehrere Nichtigkeitsklagen bei nationalen Gerichten einreichen.
• Wenn es bei nationalen Gerichten der beteiligten EU-Mitgliedstaaten kein Patentverfahren gab (ein so genanntes „Lock-in“), kann der Patentinhaber einen Antrag auf Aufhebung der Opt-out-Regelung einreichen.
• Bei relativ einfachen Eigentumsverhältnissen sind der Zeitaufwand und die Kosten der Beantragung einer Opt-out-Regelung vergleichsweise gering.