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Besteht die Möglichkeit von widersprüchlichen Entscheidungen, da das EPA und das UPC unterschiedliche Rahmenbedingungen für die erfinderische Tätigkeit anwenden?
Dezember 2024
Das EPA wendet bei der Entscheidung, ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, regelmäßig den Problem-Lösungs-Ansatz an. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht die Ermittlung der technischen Unterschiede zwischen der Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik sowie die Bestimmung des objektiven technischen Problems, das im Lichte der mit diesen Unterschieden verbundenen technischen Wirkung gelöst werden soll. Die Frage, ob die technische Lösung einer Erfindung naheliegend ist, wird unter Berücksichtigung dieses technischen Problems analysiert. Darüber hinaus ist oft eine vernünftige Erfolgserwartung erforderlich, bevor eine Lehre des Standes der Technik als naheliegende Lösung für das technische Problem angesehen werden kann.
Nach dem, was wir bisher gesehen haben, scheint der Rahmen für den erfinderischen Schritt des UPC ganzheitlicher zu sein; er konzentriert sich darauf, ob ein Fachmann motiviert gewesen wäre, die beanspruchte Lösung in Betracht zu ziehen und sie als nächsten Schritt bei der Entwicklung des Standes der Technik umzusetzen. Darüber hinaus scheint das UPC im Gegensatz zum Problem- und Lösungsansatz des EPA noch von der Notwendigkeit einer vernünftigen Erfolgserwartung zur Demonstration der Offensichtlichkeit überzeugt zu sein.
Aufgrund dieser unterschiedlichen Ansätze besteht die Möglichkeit, dass bei gleichen Sachverhalten unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden. Allerdings scheinen sowohl das UPC als auch das EPA sich der Risiken widersprüchlicher Entscheidungen[1] zwischen dem UPC und dem EPA bewusst zu sein. In diesem Artikel untersuchen wir vier EPA-Praktiken, die zwar derzeit nicht immer angewendet werden, aber im Interesse der Harmonisierung vielleicht eine größere Anhängerschaft gewinnen könnten, da sie wohl eher mit dem Ansatz des UPC in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit übereinstimmen.
Hintergrund
Das EPA wendet bei der Entscheidung, ob eine Erfindung eine erfinderische Tätigkeit darstellt, regelmäßig den Problem- und Lösungsansatz an. Wie von der Großen Beschwerdekammer in G2/21[2] bestätigt, umfasst dies die Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik, die Ermittlung der Unterschiede zwischen der Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik, die Definition des technischen Problems im Hinblick auf die mit diesen Unterschieden verbundene technische Wirkung und die Prüfung, ob ein Fachmann die beanspruchten technischen Merkmale vorgeschlagen hätte, um die durch die Erfindung erzielten Ergebnisse zu erzielen. Bei Letzterem wird die Frage der Offensichtlichkeit oft davon beeinflusst, ob ein Fachmann den beanspruchten Ansatz mit einer vernünftigen Erfolgserwartung ausprobiert hätte[3].
Das UPC hingegen scheint sein eigenes Rahmenwerk für den erfinderischen Schritt zu entwickeln. Obwohl es Ähnlichkeiten zwischen den Ansätzen des UPC und des EPA gibt, gibt es auch wesentliche Unterschiede. Während das EPA beispielsweise häufig den nächstliegenden Stand der Technik als „vielversprechendstes Sprungbrett“ ansieht, scheint das UPC einen niedrigeren Schwellenwert anzuwenden und jedes Dokument, das „für einen Fachmann von Interesse gewesen wäre“, als geeigneten Ausgangspunkt zu betrachten. Während der Ansatz des EPA das technische Problem in Bezug auf die technische Wirkung formuliert, die mit den technischen Unterschieden zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik verbunden ist, wurde in vielen UPC-Entscheidungen das im Patent identifizierte Problem als das zu lösende „zugrunde liegende Problem“ betrachtet. Selbst wenn das strittige Patent keine Angaben zum zugrunde liegenden Problem enthält und dieses aus der Offenbarung des Patents abgeleitet wird, scheint es keine Voraussetzung zu geben, dass das Problem in Form von Auswirkungen formuliert werden sollte, die mit den technischen Unterschieden zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik verbunden sind[4]. Tatsächlich wurde in vielen UPC-Entscheidungen ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, bei dem im Mittelpunkt stand, ob ein Fachmann motiviert gewesen wäre, die beanspruchte Lösung in Betracht zu ziehen und sie als nächsten Schritt bei der Entwicklung des Standes der Technik umzusetzen. Darüber hinaus scheint das UPC im Gegensatz zum Problem- und Lösungsansatz des EPA davon überzeugt zu sein, dass es eine vernünftige Erfolgserwartung geben muss, um die Offensichtlichkeit nachzuweisen.
Trotz dieser Unterschiede wurde in einigen UPC-Entscheidungen der Problem- und Lösungsansatz des EPA anerkannt. So hat beispielsweise die Local Division Hamburg in UPC_CFI_54/2023 festgestellt, dass ein solcher Ansatz nicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Allerdings haben wir in UPC_CFI_308/2023 (hier dargelegt) gesehen, wie die unterschiedlichen Ansätze zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen über die Relevanz desselben Standes der Technik führten.
Da die ersten 18 Monate des UPC näher rücken, bleibt abzuwarten, wie häufig diese unterschiedlichen Herangehensweisen an die erfinderische Tätigkeit zu unterschiedlichen Entscheidungen über dieselben Fakten und Beweise führen. Angesichts solcher Risiken[5] hat das UPC den Wunsch geäußert, das Risiko widersprüchlicher Entscheidungen zwischen dem UPC und dem EPA zu verringern. Ebenso wurden in diesem Jahr die Vorlagen der Großen Beschwerdekammer, G1/24 und G2/24, beide als Ansätze des UPC als Beweis für unterschiedliche Auslegungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) angesehen, die einer Klärung durch die Große Beschwerdekammer bedürfen. Darüber hinaus werden auf der Website des EPA[6] die Ziele des UPC hervorgehoben, nicht nur das Risiko abweichender Entscheidungen vor den nationalen Gerichten in Europa zu verringern, sondern auch das materielle Patentrecht in Bezug auf die durch Einheitspatente und europäische Patente verliehenen Rechte zu harmonisieren. Insgesamt scheint die Stimmung daher euphonisch auf Harmonisierung ausgerichtet zu sein. Im Folgenden werden vier EPA-Praktiken erörtert, die zwar derzeit nicht einheitlich angewendet werden, aber möglicherweise an Bedeutung gewinnen werden, da sie dem Ansatz des UPC in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit wohl näher kommen.
Vier EPA-Praktiken, die die Harmonisierung mit dem Rahmen für die erfinderische Tätigkeit des UPC unterstützen können
- Der „EPA-Problem- und Lösungsansatz“ ist optional
Da der Problem-Lösungs-Ansatz vom EPA fast überall angewendet wird, vergisst man leicht, dass er nicht zwingend vorgeschrieben ist. Tatsächlich hat uns die Große Beschwerdekammer im April dieses Jahres an den optionalen Charakter dieses Ansatzes erinnert, indem sie bestätigte, dass es keine Verpflichtung zur Anwendung des Problem-Lösungs-Ansatzes gibt[7]. Selbst in G2/21 wies die Große Beschwerdekammer lediglich darauf hin, dass dieser Ansatz lediglich „regelmäßig angewendet“ werde[8]. Es ist schwer vorstellbar, dass das EPA diesen Ansatz gänzlich verwirft, da er eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur erfinderischen Tätigkeit gespielt hat. Es wird jedoch interessant sein zu sehen, ob bei den verschiedenen Schritten des Ansatzes eine größere Flexibilität angewendet wird.
- Ausgehend von mehreren Ausgangspunkten
Obwohl der Problem- und Lösungsansatz des EPA die Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik erfordert, schließt dieser Ansatz nicht unbedingt die Möglichkeit aus, dass ein Fachmann mehrere praktikable Wege zur Erfindung wählen kann. In solchen Szenarien haben mehrere Entscheidungen des EPA bestätigt, dass die Begründung des Problems und des Lösungsansatzes im Verhältnis zu all diesen möglichen Wegen bewertet werden muss, bevor eine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden kann[9].
In T 967/97 befand die Kammer außerdem, dass die Wahl des Ausgangspunkts keiner Begründung bedarf, wenn die erfinderische Tätigkeit verneint wird. Grundsätzlich muss die beanspruchte Erfindung in Bezug auf jeden beliebigen Stand der Technik nicht naheliegend sein (T261/19). Einige EPA-Praktiker mögen diese Rechtsprechung als relativ nischenhaft ansehen. Diese Entscheidungen werden jedoch in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unter CLBA, I, D, 3.1 zitiert. Darüber hinaus zeigen diese Entscheidungen in mancher Hinsicht einen noch großzügigeren Ansatz bei der Auswahl des Ausgangspunkts als das UPC. Im Gegensatz zu T967/97, in dem keine Begründung für einen Ausgangspunkt für erforderlich gehalten wurde, scheint das UPC beispielsweise die Auswahl eines Teils des Standes der Technik zu verlangen, der begründet werden muss[10]. Darüber hinaus wurde in jüngsten Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPA anerkannt, dass bei der Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik je nach technischem Gebiet der betreffenden Erfindung unterschiedliche Ansätze verfolgt wurden[11]. Dies deutet darauf hin, dass die Beschwerdekammern bei der Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik nicht festgelegt sind und je nach Sachverhalt eine gewisse Flexibilität besteht.
- Nicht alle technischen Effekte unterstützen eine erfinderische Tätigkeit
Wie oben erläutert, betrachtet das UPC den erfinderischen Schritt ganzheitlich und betrachtet eine Erfindung als naheliegend, wenn der Fachmann motiviert wäre, die beanspruchte Lösung als nächsten Schritt bei der Entwicklung des Standes der Technik umzusetzen. Dies steht im Gegensatz zum Ansatz des EPA, das die Frage der Naheliegung im Lichte der technischen Auswirkungen betrachtet, die durch die Unterscheidungsmerkmale der Erfindung erzielt werden.
Das soll jedoch nicht heißen, dass ein technischer Effekt, der sich aus dem/den technischen Unterschied(en) ergibt, immer als Argument für einen erfinderischen Schritt vor dem EPA herangezogen werden kann. Es gibt Umstände, unter denen die Kammern technische Effekte, die sich aus den Unterscheidungsmerkmalen ergeben, außer Acht gelassen und stattdessen die Offensichtlichkeit in einem breiteren Kontext betrachtet haben, nämlich ob der beanspruchte Gegenstand ohnehin offensichtlich gewesen wäre. Dieser breitere Ansatz wird im Allgemeinen gewählt, wenn der betreffende technische Effekt als Bonuseffekt[12] angesehen wird, der sich aus einer bereits offensichtlichen Lehre ergibt. Wenn es beispielsweise für einen Fachmann bereits offensichtlich gewesen wäre, zu der Erfindung zu gelangen, fehlte einem solchen Anspruch die erfinderische Tätigkeit, selbst wenn ein zusätzlicher (möglicherweise unvorhergesehener) Effekt erzielt wurde. Dies war kürzlich in T1079/18 der Fall, wo die Nichthygroskopie in Verbindung mit einem bestimmten Polymorph als ein Bonuseffekt angesehen wurde, den ein Fachmann unweigerlich erzielen würde, wenn er nach polymorphen Formen mit höherer Löslichkeit sucht.
Während einige Kammern auf der Grundlage der Rechtsprechung zu Bonuseffekten einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit festgestellt haben, werden viele Praktiker bestätigen, dass es oft schwierig sein kann, eine Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer davon zu überzeugen, einen technischen Effekt, der im Rahmen der Erfindung erzielt werden kann, außer Acht zu lassen. Selbst wenn die Rechtsprechung zu Bonuseffekten angewendet wird, kann sie recht eng ausgelegt werden. Zum Beispiel argumentierte die Kammer kürzlich in T1356/21, dass die Verwendung von Merkmalen, die zu erwarteten Verbesserungen führen, dennoch patentierbar sein könnte, wenn sie einen zusätzlichen Effekt bieten, wenn die Verwendung solcher Merkmale eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten beinhaltet. Dem wurde ein Szenario gegenübergestellt, in dem eine fehlende Auswahl eine „Einbahnstraße“ in Richtung des zusätzlichen Effekts und damit der Erfindung schafft. Die Notwendigkeit einer solchen „Einbahnstraße“ ist jedoch umstritten, und im Gegensatz dazu entschied die Kammer in T1317/13, dass eine „Einbahnstraße“ keine Voraussetzung dafür ist, dass ein technischer Effekt als Bonus-Effekt betrachtet wird, der keine erfinderische Tätigkeit unterstützt.
Zwar besteht weiterhin Unsicherheit darüber, unter welchen Umständen ein technischer Effekt als Bonus-Effekt außer Acht gelassen werden kann, doch besteht kein Zweifel daran, dass die Bonus-Effekt-Rechtsprechung in einer begrenzten Anzahl von Entscheidungen der Beschwerdekammern, die die Bereitschaft zeigen, technische Effekte unter bestimmten Umständen außer Acht zu lassen, ein kleines Wiederaufleben erfahren hat. Es ist möglich, dass eine umfassendere Betrachtung dessen, was einen Bonus-Effekt ausmacht, wie in T1317/13, uns einem ganzheitlicheren Ansatz in Bezug auf die Offensichtlichkeit näherbringt, der besser mit dem Ansatz des UPC übereinstimmt. Es wird interessant sein zu sehen, ob diese Rechtsprechung weiter an Zugkraft gewinnt.
- Es besteht nicht immer eine begründete Erwartung auf Erfolg
Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine Vorgehensweise in der Regel offensichtlich, wenn ein Fachmann sie mit einer vernünftigen Erfolgserwartung durchgeführt hätte[13]. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine vernünftige Erfolgserwartung immer notwendig ist, um die Offensichtlichkeit nachzuweisen. In der Rechtsprechung wird zunehmend die Auffassung vertreten, dass der Fachmann zumindest eine „Versuch-und-Irrtum“-Haltung eingenommen hätte, wenn weder die Umsetzung noch die Erprobung eines im Stand der Technik vorgeschlagenen Ansatzes besondere technische Schwierigkeiten mit sich bringt. In solchen Situationen gilt das Konzept der „vernünftigen Erfolgserwartung“ nicht, da ein Fachmann es vorziehen würde, zu überprüfen, ob die potenzielle Lösung funktioniert, anstatt das Projekt aufzugeben, weil der Erfolg nicht sicher war[14].
Diese „Versuch-und-Irrtum“-Einstellung wurde in T2565/19 bestätigt, wo der Ausschuss befand, dass es einen allgemeinen Anreiz gebe, Erkenntnisse aus Tiermodellen auf den Menschen anzuwenden. Der Patentinhaber argumentierte, dass es eine alternative Erklärung für das bei Ratten beobachtete Ergebnis gebe, die nicht auf den Menschen anwendbar sei, wodurch dem Fachmann jede vernünftige Erfolgserwartung genommen werde. Der Vorstand war anderer Meinung. Der allgemeine Anreiz, Wissen aus Tiermodellen auf Menschen anzuwenden, reichte aus, um den Fachmann zu motivieren, den Stand der Technik an Menschen zu testen, da die Umstände keine vernünftige Erfolgserwartung rechtfertigten.
Wie die Rechtsprechung zum Bonuseffekt hat auch die Rechtsprechung zum „Try-and-see“-Prinzip das Potenzial, zu einer ganzheitlicheren Betrachtung der erfinderischen Tätigkeit beizutragen. Darüber hinaus basiert bei einer „Try-and-see“-Einstellung die Offensichtlichkeit nicht auf einer vernünftigen Erwartung, das technische Problem auf der Grundlage der technischen Effekte, die sich aus den Unterscheidungsmerkmalen der Erfindung ergeben, zu lösen. Daher wird es auch hier interessant sein zu sehen, ob diese Rechtsprechung weiterhin an Bedeutung gewinnt, insbesondere in den Bereichen Biowissenschaften und Chemie, in denen dieser Ansatz häufiger angewendet wird.
Schlussfolgerungen
Es ist wahrscheinlich noch zu früh, um zu sagen, ob die unterschiedlichen Ansätze zur erfinderischen Tätigkeit zu widersprüchlichen Entscheidungen beim EPA und beim UPC führen werden. Wie oben erörtert, scheint es jedoch sowohl beim EPA als auch beim UPC den Wunsch nach einer besseren Harmonisierung bei der Anwendung des EPÜ auf europäische und Einheitspatente zu geben. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA enthält wohl Entscheidungen, die zwar derzeit nicht konsequent befolgt werden, aber Ähnlichkeiten mit dem ganzheitlicheren Ansatz des UPC in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit aufweisen. Sollte sich das EPA für eine Harmonisierung entscheiden, ist es möglich, dass einige dieser Entscheidungen an Einfluss gewinnen, da sie wohl mehr mit dem ganzheitlichen Ansatz gemein haben, den wir vom UPC kennen.
Eine Harmonisierung kann zwar die Rechtssicherheit erhöhen, es ist jedoch relativ selten, dass zwei Fälle, die in verschiedenen Foren verhandelt werden, auf denselben Tatsachen, Beweisen und Argumenten basieren. Beispielsweise kann es vor dem UPC einen größeren Spielraum für die Prüfung von Sachverständigenbeweisen geben als vor dem EPA, was sich auf Fragen wie das allgemeine Fachwissen auswirken kann. Eine stärkere Harmonisierung zwischen dem UPC und dem EPA führt daher nicht unbedingt zu denselben Entscheidungen, da die vor den beiden Foren verhandelten Fälle unterschiedlich sein können. Tatsächlich könnten einige Parteien, solange die 9-monatige Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, einen taktischen Vorteil darin sehen, das EPA als zusätzlichen Weg für einen zentralen Widerruf neben dem UPC zu nutzen, insbesondere da die Verfahren vor dem EPA wahrscheinlich kostengünstiger sind. Da die Zahl der beim EPA eingereichten Einsprüche Berichten zufolge rückläufig ist, ist auch mit einer schnelleren Entscheidung beim EPA zu rechnen, was sich möglicherweise auf die Zahl der UPC-Verfahren auswirken könnte, die bis zum Vorliegen der Entscheidungen beim EPA ausgesetzt werden. Dies könnte an sich schon das Risiko widersprüchlicher Entscheidungen verringern, insbesondere was die Gültigkeit betrifft, da das Forum, das die zweite Entscheidung trifft, von der früheren Entscheidung profitiert
Außerdem existieren Fragen wie die erfinderische Tätigkeit nicht in einem Vakuum, und die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit aufweist, hängt oft davon ab, wie der Anspruch ausgelegt wird. Es ist noch nicht entschieden, ob sich der vorherrschende Ansatz des EPA, den Ansprüchen Vorrang einzuräumen, nach der für das kommende Frühjahr geplanten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Auslegung von Ansprüchen in G1/24 ändern wird. Je nach Ergebnis der Vorlage ist weiterhin mit unterschiedlichen Ergebnissen vor dem EPA und dem UPC zu rechnen. Darüber hinaus können europäische Patente in Ländern wie dem Vereinigten Königreich validiert werden, die zwar Teil des EPÜ, nicht aber des UPC sind. Dementsprechend führt eine verstärkte Harmonisierung zwischen dem EPA und dem UPC nicht unbedingt zu einer Harmonisierung in allen Ländern, in denen ein europäisches Patent Wirkung entfaltet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es Wege zu geben scheint, die das EPA einschlagen kann, um die Harmonisierung mit dem UPC zu erhöhen. Dies könnte uns einen Schritt näher an eine Harmonisierung der Auslegung des EPÜ bei der Beurteilung der Rechte bringen, die durch einheitliche und europäische Patente verliehen werden. Derzeit sind die Unterschiede zwischen den Ansätzen des UPC und des EPA in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit jedoch nur ein Teil des Puzzles zur Lösung des Harmonisierungsproblems. Wir sind gespannt, wie sich das Zusammenspiel zwischen dem UPC, dem EPA und den nationalen Gerichten weiterentwickelt.
Dieser Artikel wurde von unserem Partnerin und Patent Attorney Hsu Min Chung verfasst.
[1] UPC_CFI-361/2023; UPC_CFI_80/2023; UPC_CoA_22/2024; G1/24 and G2/24
[4] UPC CFI 315 /2023; UPC_CFI_308/2023
[5] UPC_CFI-361/2023; UPC_CFI_80/2023; UPC_CoA_22/2024
[6] https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/upc
[7] Point 7 of the Reasons, R8/19
[8] Point 24 of the Reasons, G2/21
[10] UPC 252/2023
