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Die Zentralabteilung verfolgt einen pragmatischen Ansatz bei verspätet eingereichten Anträgen und widerruft das Patent von VMR wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit
Dezember 2024
In Njoy v VMR (UPC_CFI_308/2023) bestätigte die Pariser Zentralkammer, dass die ‚Frontloaded‘-Bestimmungen des UPC im Einklang mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Verfahrenseffizienz ausgelegt werden sollten.
Das Gericht entschied, dass der „Frontloaded“-Charakter von UPC-Verfahren zwar einen Kläger daran hindere, nachträglich neue Nichtigkeitsgründe, neue neuheitsschädliche Dokumente oder neue Ausgangspunkte für die erfinderische Tätigkeit vorzubringen, der Kläger jedoch berechtigt sei, als Reaktion auf die Verteidigung des Patentinhabers neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen, sofern diese neuen Vorbringungen die rechtzeitig eingereichten und vom Beklagten bestrittenen Haupttatsachen stützten.
Hintergrund
In diesem Fall geht es um den erfolgreichen Antrag von Njoy auf Widerruf von VMRs EP 3 456 214 B1 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Die Klage ist die dritte von neun von Njoy gegen Juul oder dessen Tochtergesellschaft VMR im Bereich E-Zigaretten eingereichten Widerrufsklagen.
Verspätet eingereichte Dokumente und Argumente
Njoy reichte eine Erklärung und Belege als Antwort auf die Verteidigung von VMR gegen den Widerruf ein. Trotz des frontlastigen Charakters von UPC-Verfahren hielt das Gericht diese verspäteten Dokumente jedoch für zulässig, da sie Argumente zum allgemeinen Fachwissen und zur Auslegung von Ansprüchen als Reaktion auf die Argumente enthielten, die der Beklagte in seiner Verteidigung gegen den Widerruf vorgebracht hatte. Das Gericht entschied außerdem, dass die Zulässigkeit dieser verspätet eingereichten Dokumente auch für Argumente gilt, die zwar keine direkte Antwort auf die Argumente des Beklagten darstellen, aber eng mit diesen verbunden sind. Die Entscheidung bestätigt den pragmatischen Ansatz des UPC in Bezug auf sein „Frontloaded“-Verfahren.
Mangelnde erfinderische Tätigkeit
Wie bei Njoys Nichtigkeitsklage gegen Juuls EP 3 504 991 B1 (hier zu finden), enthüllte VMRs EP 3 456 214 B1 das zugrunde liegende Problem nicht. Dementsprechend musste das zugrunde liegende Problem ausgelegt werden.
Während das zugrunde liegende Problem in Bezug auf EP 3 504 991 B1 im Hinblick auf das Zusammenspiel zwischen einigen der beanspruchten Merkmale ausgelegt wurde, legte das Gericht in diesem Fall das zugrunde liegende Problem im Hinblick auf die Beschreibung des Patents aus. Das Gericht schien sich auf die technische Wirkung zu konzentrieren, die mit einem der Unterscheidungsmerkmale verbunden ist, nämlich dem Fenster, das an einem Aufnahmesegment für einen Cartomizer vorgesehen ist und durch das ein Teil der Kammer von außen sichtbar ist. In diesem Zusammenhang sah das Gericht das Problem als mit Verdampfern einer ganz bestimmten Bauart verbunden und auf diese beschränkt an, da die beanspruchte Erfindung bei Verdampfern einer anderen Bauart „nichts bewirken würde“. Daher wurde die Definition des Problems in Bezug auf diese spezifischen Konstruktionsmerkmale nicht als Hinweis auf die Lösung angesehen, sondern als der technische Kontext, in dem die beanspruchte Erfindung zu sehen ist.
Obwohl es keine explizite Offenlegung des technischen Unterschieds (d. h. ein Fenster an der erforderlichen Position) im Stand der Technik gab, befand das Gericht, dass dieses Merkmal angesichts des allgemeinen Fachwissens offensichtlich war. In einem alternativen Angriff auf mangelnde erfinderische Tätigkeit bezog sich Njoy auch auf ein Sekundärdokument, „Lee“, das die Verwendung eines Fensters im Mundstück anstelle des Kartomizer-Aufnahmesegments offenlegte, wie in Anspruch 1 gefordert. Das Gericht entschied, dass die Verwendung eines Fensters im Mundstück ausreichend sei, um einem Fachmann die allgemeine Anleitung zu geben, in die Kammer zu schauen, die die Patrone enthält. Daher wurde auch auf der Grundlage von „Lee“ davon ausgegangen, dass der beanspruchte Gegenstand keine erfinderische Tätigkeit aufweist.
Schlussfolgerungen
Der Fall zeigt, dass das UPC, wenn das Gericht davon überzeugt ist, dass ein Fachmann aufgrund seiner „Kenntnisse und Fähigkeiten“ zu dem beanspruchten Gegenstand gelangen würde, auch dann eine Offensichtlichkeit feststellen kann, wenn das Unterscheidungsmerkmal im Stand der Technik nicht direkt und eindeutig offenbart ist. Diejenigen, die mit der Praxis des EPA vertraut sind, werden verstehen, dass dies beim EPA manchmal schwierig sein kann. Tatsächlich wurde in einem Einspruchsverfahren des EPA in Bezug auf dasselbe Patent[1] dieselbe Sekundärliteratur, „Lee“, nicht als ausreichend erachtet, um die Verwendung eines Fensters im Cartomizer als naheliegend zu erachten.
[1] Nicoventures war Einsprechender, nicht Njoy
Dieser Artikel wurde von Partnerin und Patent Attorney Hsu Min Chung verfasst.
