Die Pariser Zentralabteilung des UPC hat Leitlinien dazu herausgegeben, was unter Allgemeinwissen zu verstehen ist

Njoy Netherlands B.V. v VMR Products LLC [UPC_CFI_307/2023] –Paris Central Division (Catalozzi, Zhilova, Tillmann) – 29. November 2024

Die Pariser Zentralkammer des UPC hat in der Rechtssache Njoy gegen VMR [UPC_CFI_307/2023] Leitlinien dazu vorgelegt, was unter dem Begriff „allgemeines Fachwissen“ („CGK“) zu verstehen ist. Obwohl der Kläger Njoy einräumte, dass einige der Beweise des Beklagten VMR allgemeines Fachwissen darstellten, kam das Gericht zu einer anderen Auffassung. Das Gericht betrachtete CGK als Informationen, die dem Fachmann zum Prioritätsdatum aus schriftlichen Quellen oder praktischer Erfahrung auf dem betreffenden technischen Gebiet allgemein bekannt waren. Das Gericht warnte jedoch davor, CGK mit öffentlich zugänglichem Wissen zu verwechseln, das möglicherweise nicht allgemein und üblich ist. Das Gericht berücksichtigte auch den Stand der Technik aus einem anderen technischen Gebiet und bewertete, inwieweit dieses Dokument als Nachweis der Offensichtlichkeit herangezogen werden kann. Schließlich warnte das Gericht vor einer allzu strengen Anwendung des „Front-loaded“-Systems des UPC, was sich nun als aufkommender Trend abzuzeichnen scheint, und gestattete dem Kläger, neue Tatsachen geltend zu machen, sofern sie Tatsachen stützten, die rechtzeitig eingereicht, aber vom Beklagten bestritten worden waren.

Hintergrund

Dies ist die vierte von neun Nichtigkeitsklagen, die Njoy gegen Juul und seine Tochtergesellschaft VMR eingereicht hat. Mit diesem Urteil wird der Punktestand zwischen den Parteien ausgeglichen, wobei das Patent von VMR in diesem Fall wie erteilt aufrechterhalten wird.

Njoy reichte beim Pariser Zentralgericht eine Nichtigkeitsklage gegen das europäische Patent EP 2875740B1 von VMR ein. Das Patent wurde im Oktober 2018 erteilt und war in Frankreich und Deutschland in Kraft, ohne dass Einsprüche beim EPA oder Opt-outs beim UPC eingereicht wurden. Njoy focht die Gültigkeit des Patents mit der Begründung der erfinderischen Tätigkeit an, wobei beide Parteien ihre Ansichten darlegten, warum ein bekanntes Produkt und einige Gebrauchsmuster- und Patentanmeldungen CGK auf dem betreffenden technischen Gebiet darstellten. Obwohl VMR offenbar die Auffassung vertrat, dass die Gebrauchsmuster CGK darstellten, widersprach das Gericht dieser Auffassung und kam stattdessen zu dem Schluss, dass Gebrauchsmuster keine allgemein anwendbaren Designlösungen darstellten.

Njoy bezog sich auch auf eine Sekundärquelle, „Di Fonzo“, die angeblich auf eines der Unterscheidungsmerkmale der beanspruchten Erfindung hinwies, wenn auch in einem benachbarten technischen Gebiet. Das Gericht entschied jedoch, dass sich Di Fonzo auf Laptops bezog und damit auf ein technisches Gebiet, das zu weit entfernt war, als dass es vom Fachmann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden konnte.

Das Urteil

Da das Berufungsgericht des UPC (UPC_CoA_335/2023) Anfang 2024 die einstweilige Verfügung von 10x Genomics gegen Nanostring aufhob, haben wir einen klareren Hinweis darauf, wie das UPC bei der erfinderischen Tätigkeit vorgehen wird. Tatsächlich hat die Zentralkammer München in der Rechtssache Nanostring gegen den Präsidenten und die Fellows des Harvard College (UPC 252/2023) eine schrittweise Zusammenfassung des rechtlichen Rahmens für die erfinderische Tätigkeit vorgelegt. Eine Zusammenfassung dieses Ansatzes finden Sie in unserem früheren Artikel hier.

Das vorliegende Urteil baut auf diesem Rahmen auf, indem es die Bedeutung der Qualifikationen und Erfahrungen des/der Fachmanns/Fachleute und ihres gemeinsamen Allgemeinwissens hervorhebt. In diesem Zusammenhang betonte das Gericht, dass sowohl die Auslegung des Anspruchs als auch die erfinderische Tätigkeit aus der Sicht des Fachmanns beurteilt werden sollten. Während in früheren UPC-Entscheidungen, darunter Sanofi v Amgen (UPC 1/2023) und Nanostring v President and Fellows of Harvard College, der Fachmann definiert wurde, untersuchte das Gericht in dieser Entscheidung die Qualifikationen und Erfahrungen der Fachleute genauer, da die Parteien diesbezüglich widersprüchliche Angaben machten.

Das Gericht stellte zwar fest, dass grundlegende wissenschaftliche Gesetze wie die Thermodynamik und die Fluiddynamik die Funktionsweise der Erfindung beeinflussten, schloss jedoch Qualifikationen auf dem Gebiet der Chemie und Physik aus der Definition des Fachmanns aus. Stattdessen entschied das Gericht, dass der Fachmann ein Maschinenbauingenieur sei, der bei bestimmten Merkmalen des Geräts, die er nicht handhaben könne, von einem Elektroingenieur unterstützt werden könne. Das Gericht bewertete auch die Art des Fachmanns und dessen allgemeines Allgemeinwissen im selben Teil der Entscheidung und betonte, dass Ersteres einen Einfluss auf Letzteres haben kann und umgekehrt.

In Bezug auf CGK wies das Gericht darauf hin, dass es sich hierbei um Informationen handelte, die einem Fachmann aus schriftlichen Quellen oder aus praktischer Erfahrung auf dem betreffenden technischen Gebiet allgemein bekannt waren. Das CGK umfasste Wissen, das direkt aus vertrauten Quellen bezogen werden konnte, die sich auf das spezifische technische Gebiet zum Prioritätsdatum bezogen, war jedoch nicht mit öffentlich zugänglichem Wissen zu verwechseln, das möglicherweise nicht allgemein und üblich ist. Zu den vertrauten Informationsquellen gehörten in der Regel Quellen, an die sich ein Fachmann regelmäßig wenden konnte, um sich über Standard-Designlösungen zu informieren, wie z. B. Standardlehrbücher, Enzyklopädien, Handbücher, Wörterbücher und Datenbanken. Eine vertraute Informationsquelle sollte jedoch nicht mit allen öffentlich verfügbaren Dokumenten zum Stand der Technik verwechselt werden.

Im vorliegenden Fall versuchte VMR, CGK durch die Einreichung einer Erklärung zu begründen, die sich auf drei chinesische Gebrauchsmuster bezog. Diese Gebrauchsmuster beschrieben die Verwendung von Magnetsteckern zur Kopplung eines E-Zigaretten-Cartomizers an einen entsprechenden Verdampfer. In ihrer Antwort auf die Verteidigung gegen den Widerruf schien Njoy diese als Teil des CGK zu akzeptieren. Das Gericht entschied jedoch, dass die drei Gebrauchsmuster nicht als bekannte Informationsquellen angesehen werden können. Aus der Sicht des Fachmanns kann ein einzelnes Patent oder Gebrauchsmuster eine bestimmte Lösung nahelegen, jedoch keine allgemein anwendbaren Standard-Designlösungen. Obwohl die Gebrauchsmuster öffentlich bekannt waren, wurden sie vom Gericht nicht als Teil des CGK angesehen, da sie keine Informationen lieferten, die allgemeiner Natur waren.

Das Gleiche galt für das einzelne Produkt und die Patentanmeldung, die Njoy als CGK bezeichnete. Selbst wenn diese Referenzen die beanspruchte Lösung offenbarten, konnte keine der Quellen als bekannt in dem Sinne angesehen werden, dass ein Fachmann sie als Anleitung für allgemeine Designlösungen heranziehen würde. Njoy argumentierte auch, dass Magnetverbinder üblicherweise zur Kopplung von Komponenten an alltägliche elektromechanische Geräte verwendet würden. Njoy konnte jedoch nicht nachweisen, dass solche Designlösungen ihren Weg in den allgemeinen Fachwissenstand des Fachmanns auf dem vorliegenden technischen Gebiet gefunden hatten. Auch hier gilt also, dass diese Informationen zwar bekannt, aber nicht allgemein oder üblich waren.

Da die technischen Merkmale, die den beanspruchten Gegenstand vom Ausgangsdokument unterschieden, nicht als Teil des allgemeinen Fachwissenstands nachgewiesen werden konnten, scheiterte Njoys Angriff auf mangelnde erfinderische Tätigkeit auf der Grundlage des allgemeinen Fachwissenstands.

Als alternative Angriffslinie versuchte Njoy auch zu argumentieren, dass die technischen Merkmale, die den beanspruchten Gegenstand vom Ausgangsdokument unterschieden, aus einem Nachbargebiet bekannt waren, was durch die Sekundärreferenz DiFonzo belegt wurde. DiFonzo befasste sich jedoch mit Laptop-Zubehör und damit mit einem anderen technischen Gebiet als der Erfindung, nämlich E-Zigaretten. Das Gericht wies die Argumente von Njoy zurück, schloss jedoch die Möglichkeit nicht aus, Dokumente aus verschiedenen Bereichen zu kombinieren. Das Gericht hielt dies jedoch in diesem Fall für unangemessen, da „Überlegungen zur Anwendbarkeit von DiFonzo auf andere technische Bereiche als den von Laptops nicht Teil der Offenbarung von DiFonzo [waren]“. Das Gericht stellte außerdem fest, dass nichts im Ausgangsdokument den Fachmann dazu motiviert hätte, im technischen Bereich des Laptop-Zubehörs zu suchen. Dementsprechend wurde der Vorschlag von Njoy, dass sich ein Fachmann an DiFonzo wenden würde, als rückblickend betrachtet.

Schlussfolgerungen

Diese Entscheidung ist interessant, weil sie die Qualifikationen und Erfahrungen der Fachperson und deren CGK miteinander verknüpft. Das Gericht bestätigte auch, dass CGK Wissen umfasst, das direkt aus vertrauten Informationsquellen stammt, an die sich eine Fachperson regelmäßig wenden würde, um sich über Standard-Designlösungen beraten zu lassen. Dementsprechend kann das, was als vertraute Quelle angesehen werden könnte, je nach Qualifikation und Erfahrung der Fachperson variieren.

Das Gericht betrachtete einzelne Produkte, Gebrauchsmuster und Patentanmeldungen nicht als CGK. Obwohl solche Quellen öffentlich bekannt waren und spezifische Lösungen vorschlugen, beschrieben sie keine allgemein anwendbaren Standard-Designlösungen. EPA-Praktiker werden von diesem Ergebnis nicht überrascht sein, da das EPA einen ähnlichen Ansatz verfolgt, bei dem Patentdokumente im Allgemeinen nicht als Beweis für CGK gelten, außer unter begrenzten Umständen in neuen Bereichen, in denen Informationen möglicherweise noch nicht in Lehrbücher oder Monographien aufgenommen wurden.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass die Gebrauchsmuster und Patentanmeldungen, auf die sich die Parteien stützten, als Teil einer von den Parteien eingereichten Erklärung und eines Gutachtens bezeichnet wurden. Der Inhalt der Erklärung und des Gutachtens wurde jedoch in der Entscheidung nicht erörtert. Es ist schwer zu sagen, warum dies der Fall war; die Gründe könnten faktenbezogen gewesen sein. Im Gegensatz dazu stützte sich das Landgericht Hamburg in der Rechtssache Alexion v Samsung Bioepis (ORD_38059/2024) auf ein Sachverständigengutachten, um das CGK des Fachmanns zum Prioritätsdatum zu bestimmen.

Dieses Urteil schafft zwar mehr Klarheit darüber, welche Dokumente als CGK betrachtet werden können, doch gibt es immer noch Unterschiede bei der Bewertung von Expertenmeinungen. Obwohl das UPC Sachverständigenbeweise berücksichtigt, haben die Gerichte bei Anhörungen nicht immer auf Experten gehört, sondern sich manchmal lieber auf schriftliche Beweise oder die Erfahrung der technisch qualifizierten Richter verlassen. Es wird interessant sein zu sehen, ob es Hinweise darauf gibt, wann Sachverständige angehört werden könnten, um z. B. CGK zu ermitteln.

Dieser Artikel wurde von Partnerin und Patent Attorney Hsu Min Chung verfasst.