Njoy gegen Juul findet das dem Patent zugrunde liegende Problem, obwohl es in der Beschreibung nicht erwähnt wird

In Njoy v Juul (UPC CFI 315 /2023) gibt die Pariser Abteilung der Zentralabteilung weitere Einblicke in die Herangehensweise des UPC an den erfinderischen Schritt. Von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung des erfinderischen Schritts ist das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem.

Der UPC-Rahmen zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit

Bisher hat das UPC Fälle behandelt, in denen das betreffende Patent das zugrunde liegende Problem, das es zu lösen sucht, ausdrücklich benannte. Njoy v Juul bietet uns einen ersten Einblick, wie das zugrunde liegende Problem bestimmt werden kann, wenn das betreffende Patent zu einem solchen Problem schweigt.

Seit das Berufungsgericht des UPC (UPC_CoA_335/2023) Anfang 2024 die einstweilige Verfügung von 10x Genomics gegen Nanostring aufgehoben hat, haben wir einen klareren Hinweis darauf, wie die UPC den erfinderischen Schritt angeht. Seitdem haben wir einen klareren Hinweis darauf, wie die UPC bei erfinderischen Schritten vorgeht. Tatsächlich scheint der Ansatz des Berufungsgerichts inzwischen recht gut etabliert zu sein, insbesondere im Bereich der Biowissenschaften. In dieser Hinsicht wurde der Ansatz des Berufungsgerichts in mehreren Entscheidungen genau befolgt, beispielsweise in Sanofi gegen Amgen (UPC 1/2023) und in jüngerer Zeit in der Rechtssache Nanostring gegen den Präsidenten und die Fellows des Harvard College (UPC 252/2023).

In der letztgenannten Entscheidung gab die Zentralkammer des UPC in München eine schrittweise Zusammenfassung des rechtlichen Rahmens für die erfinderische Tätigkeit. Das Gericht erkannte zwar an, dass die erfinderische Tätigkeit von Fall zu Fall beurteilt werden sollte, sah jedoch den ersten Schritt in diesem Rahmen in der Bestimmung des Ausgangspunkts im Stand der Technik.

Einen Ausgangspunkt finden

Während das Konzept der Ermittlung eines Ausgangspunkts denjenigen, die mit der Praxis des EPA vertraut sind, oberflächlich bekannt vorkommen mag, neigt das UPC dazu, bei der Bestimmung der Eignung einer Lehre des Standes der Technik als Ausgangspunkt einen deutlich niedrigeren Schwellenwert anzuwenden. Entscheidend ist daher lediglich, ob die Lehre des Standes der Technik für einen Fachmann „von Interesse gewesen wäre“. Es ist auch nicht erforderlich, dass der Ausgangspunkt der vielversprechendste ist, und es spricht auch nichts dagegen, von mehreren realistischen Ausgangspunkten auszugehen.

Darüber hinaus werden im Gegensatz zum Problem- und Lösungsansatz des EPA die technischen Unterschiede zwischen der beanspruchten Erfindung und dem Ausgangspunkt kaum berücksichtigt, sobald der Ausgangspunkt festgelegt ist. Während das EPA also ein objektives technisches Problem in Form der technischen Wirkung formuliert, die sich aus den technischen Unterschieden ergibt, scheint dies nicht Teil des Ansatzes des UPC zu sein. Stattdessen wird nach der Ermittlung des Ausgangspunkts die Frage gestellt, ob es für den Fachmann naheliegend wäre, angesichts des zugrunde liegenden Problems, d. h. des Problems, das laut Patent gelöst wird, zu der beanspruchten Lösung zu gelangen.

Die grundlegende Frage lautet: „Ist die Erfindung offensichtlich?“

Im Allgemeinen gilt eine beanspruchte Lösung als naheliegend, wenn der Fachmann motiviert wäre, die beanspruchte Lösung in Betracht zu ziehen und sie als nächsten Schritt bei der Entwicklung des Standes der Technik umzusetzen. Andererseits kann es auch relevant sein, ob der Fachmann bei der Durchführung eines oder mehrerer nächster Schritte mit besonderen Schwierigkeiten gerechnet hätte. In der Rechtssache Nanostring gegen President and Fellows of Harvard College wies das Gericht jedoch Schwierigkeiten zurück, die im strittigen Patent nicht erwähnt wurden, und akzeptierte die Position des Klägers, dass die vom Beklagten identifizierten Schwierigkeiten routinemäßig von einem Fachmann gelöst werden und keinen Einfluss auf die Erfolgserwartung gehabt hätten. Obwohl die Erfolgserwartung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beim EPA ein entscheidender Gesichtspunkt ist, scheint das UPC daher wenig Interesse daran zu haben, eine erfinderische Lösung mit einer Erfolgserwartung zu verbinden. Tatsächlich entschied das Gericht in der Rechtssache Sanofi gegen Amgen, dass die Frage, ob eine Erfolgserwartung bestand, unbeantwortet bleiben könne, da die beanspruchte Lösung offensichtlich sei, weil sie ein naheliegender nächster Schritt sei.

Insgesamt wurde also ein Ausgangspunkt identifiziert, und der Rechtsrahmen des UPC für die erfinderische Tätigkeit scheint der Frage „Ist die Erfindung naheliegend?“ Vorrang einzuräumen. Dies spiegelt sich auch in der Herangehensweise des UPC an technische Vorteile wider. Während beim EPA solche Vorteile für die Feststellung des objektiven technischen Problems von entscheidender Bedeutung sind und einen erheblichen Einfluss auf die Feststellung der erfinderischen Tätigkeit haben können, werden technische Vorteile in dem in Nanostring v President and Fellows of Harvard College zusammengefassten Rechtsrahmen in der Rangfolge der Wichtigkeit ziemlich weit unten eingestuft. Obwohl technische Vorteile auf einen erfinderischen Schritt hindeuten können, ist es angesichts der bisher in den Entscheidungen angewandten Begründungen fraglich, ob man sich auf einen technischen Effekt berufen kann, um eine naheliegende Lehre als erfinderisch zu bezeichnen.

Was Njoy v Juul zu unserem Verständnis beiträgt

Die Entscheidung in diesem Monat in Njoy v Juul gibt weitere Einblicke in den Rahmen der erfinderischen Tätigkeit des UPC. Da die bloße Frage „Ist die Erfindung offensichtlich?“ unter Berücksichtigung des zugrunde liegenden Problems des strittigen Patents beantwortet wird, stellt sich die Frage, was passiert, wenn das Problem nicht explizit angegeben wird? In Njoy v Juul, wo das zugrundeliegende Problem im Patent nicht erwähnt wurde, wurde letzteres im Lichte des Zusammenspiels zwischen zwei Anspruchsmerkmalen interpretiert. Dabei handelte es sich um die Merkmale, die im Stand der Technik nicht offenbart wurden. Es ist jedoch unklar, ob der Schwerpunkt in anderen Fällen, in denen das zugrundeliegende Problem nicht definiert ist, immer auf dem Zusammenspiel der nicht offenbarten Merkmale liegen wird.

Schlussfolgerung

Da die Frage der Offensichtlichkeit unter Berücksichtigung des zugrunde liegenden Problems entschieden wird, scheint die Definition des zugrunde liegenden Problems bei der Ausarbeitung des Antrags von erheblicher Bedeutung zu sein. In Ermangelung einer Definition wird das Gericht das Problem auslegen, und obwohl der Ansatz in diesem Fall zu einem für den Patentinhaber günstigen Ergebnis geführt haben mag, muss dies nicht immer der Fall sein.

Um das Risiko von Unklarheiten zu verringern, sollten Praktiker bereits in der Entwurfsphase ein besseres Verständnis der Landschaft des Standes der Technik haben. Dies kann eine positivere Definition des Problems in der Entwurfsphase ermöglichen.

Es bleibt auch abzuwarten, wie das UPC Szenarien beurteilen wird, in denen überzeugende Beweise dafür gefunden werden, dass das zugrunde liegende Problem nicht im gesamten Umfang des Anspruchs gelöst ist. Beim EPA würde dies dem Patentinhaber erlauben, das technische Problem neu zu formulieren. In bestimmten nationalen Gerichten kann jedoch die Tatsache, dass ein Problem nicht in seinem gesamten Umfang gelöst ist, an sich als Hinweis auf Offensichtlichkeit angesehen werden. Wir bleiben wachsam, wie sich die Rechtsprechung in dieser Hinsicht entwickeln wird.

Dieser Artikel wurde von Partner & Patent Attorney Hsu Min Chung verfasst.