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Die Lokalkammer Hamburg des UPC gibt Leitlinien dazu heraus, inwieweit ein Patent als eigenes „Lexikon“ verwendet werden kann
Juni 2025
Agfa NV gegen Gucci & Anors. [UPC_CFI_278/2023] – Lokalkammer Hamburg des UPC (Klepsch, Schilling, Sarlin) – 30. April 2025
Während wir auf eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA in der Sache G1/24 zur Anspruchsauslegung warten, hat die Lokalkammer Hamburg des UPC Leitlinien dazu vorgelegt, inwieweit ein Patent als sein eigenes „Lexikon” verwendet werden kann. In offensichtlichem Widerspruch zur Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA in der Sache T56/21, dass es keine Rechtsgrundlage für eine Anpassung der Beschreibung an die erteilten Ansprüche gebe, vertrat die Lokalkammer die Auffassung, dass die Beschreibung des Streitpatents mehrere Passagen enthalte, die angesichts der während der Prüfung vorgenommenen Änderungen „hätten gestrichen werden müssen“. Die Lokalkammer stellte fest, dass diese Teile der Beschreibung mit den erteilten Ansprüchen unvereinbar seien und daher nicht als Grundlage für eine weite Auslegung der Ansprüche dienen könnten.
Hintergrund
Der Fall betraf das Patent von Agfa für die Herstellung von dekoriertem Naturleder und Lederartikeln durch Tintenstrahldruck. Das patentierte Verfahren umfasste das Aufbringen einer Grundierung, die ein Pigment zur Erzielung einer „achromatischen Farbe“ enthielt, auf das Leder und das anschließende Aufdrucken eines Farbbildes im Tintenstrahldruckverfahren auf die Grundierung. Agfa verklagte Gucci, während Gucci die Nichtigerklärung des Patents beantragte.
Der Streit drehte sich um die Auslegung des Begriffs „achromatische Farbe“. Der unabhängige Anspruch des Patents[1] bezog sich auf eine „Grundierung, die ein Pigment enthält, um eine achromatische Farbe zu erzielen, die sich von Schwarz unterscheidet“. Die Parteien waren sich einig, dass sich der Begriff „achromatisch” auf die Grundierung als Ganzes und nicht auf das Pigment an sich bezog und dass die „achromatische Farbe” eine von Schwarz abweichende Farbe war. Uneinigkeit bestand jedoch darüber, was über die Voraussetzung, dass sie sich von Schwarz unterscheidet, hinaus eine „achromatische Farbe” ausmacht.
Das Urteil
Entsprechend der mittlerweile etablierten Praxis des UPC betonte die Lokalkammer in Hamburg, dass die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe für die Anspruchsauslegung maßgeblich sind. Sie seien nicht nur „Ausgangspunkt“ für die Anspruchsauslegung, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzumfangs. Dennoch seien die Beschreibung und die Zeichnungen immer zu berücksichtigen, selbst wenn es um die Auslegung scheinbar klarer Begriffe gehe. Entsprechend der Rechtsprechung des Berufungsgerichts des UPC in der Rechtssache Nanostring gegen 10x Genomics [UPC_CoA_335/2023] bestätigte die Lokalkammer, dass ein Patent als „eigenes Lexikon“ herangezogen werden könne.
Im vorliegenden Fall legte die Lokalkammer den Begriff „achromatische Farbe” im Lichte von Absatz [0021] aus, der eine Definition der achromatischen Grundierung enthielt. Dieser Abschnitt wies darauf hin, dass eine chromatische Farbe jede Farbe sei, in der eine bestimmte Wellenlänge vorherrsche. Als Beispiele für chromatische Farben wurden Blau und Grün genannt, während Weiß, Grau und Schwarz als Beispiele für achromatische Farben angegeben wurden. Letztere Farben hätten keinen dominanten Farbton, was bedeute, dass alle Wellenlängen in diesen Farben in etwa gleichen Mengen vorhanden seien.
Die Verletzung und die Gültigkeit drehten sich um die Frage, ob Elfenbein als „achromatische Farbe“ angesehen werden könne. Unter Anwendung der Definition in Absatz [0021], wonach alle Wellenlängen in ungefähr gleichen Mengen vorhanden sein müssten, ansah die Lokalkammer eine elfenbeinfarbene Grundierung nicht als „achromatisch“ im Sinne des Anspruchs, da die Wellenlängenanforderung nicht erfüllt sei. Bei dieser Schlussfolgerung vertrat die Lokalkammer die Auffassung, dass zwar im Patent beispielsweise Weiß und Grau als achromatische Farben angesehen wurden, es für einen Fachmann jedoch klar sei, dass nicht alle Weiß- und Grautöne die Definition des Patents für Achromatizität erfüllten, da einige Weiß- oder Grautöne nicht alle Wellenlängen in ungefähr gleichen Mengen enthielten.
Die Auslegung des Begriffs „achromatische Farbe“ durch die Lokalkammer mag für Agfa enttäuschend gewesen sein, da in Teilen der Beschreibung ihres Patents Grundierungen mit cremefarbenen, hellgrauen und hellgelben Farben beschrieben wurden. Insbesondere in Absatz [0029] des Patents wurde „eine Grundierung, die weißes Pigment und ein oder mehrere Farbpigmente enthält, um beispielsweise eine cremefarbene oder hellgraue Farbe zu erzielen“ erwähnt. In ähnlicher Weise beschrieb Beispiel 3 die Grundbeschichtung als „hellgelb (tonfarben)“.
Nach Ansicht der Lokalkammer stützten diese Textstellen jedoch nicht die Behauptung von Agfa, dass alle cremefarbenen Grundbeschichtungen in den Anspruch fallen, da die ursprünglich eingereichte Anmeldung sowohl chromatische als auch achromatische Farben betraf. Der Verweis auf chromatische Farben wurde jedoch im Laufe der Prüfung der Anmeldung gestrichen. Dementsprechend sah die Lokalkammer die Ausführungsformen „schneeweiß“, „helltonig“ und „hellgelb“ nicht mehr als vom geänderten Anspruch 1 erfasst an, da sie keine in annähernd gleichen Mengen vorhandenen Wellenlängen aufwiesen. Daher sah die Lokalkammer die Ausführungsformen „off-white“, „pale clay“ und „pale yellow“ lediglich als Unstimmigkeiten mit den erteilten Ansprüchen an, die „hätten gestrichen werden müssen“. Ihre Aufnahme in die Beschreibung konnte aufgrund der erforderlichen Rechtssicherheit die klare Definition in Absatz [0021] nicht außer Kraft setzen.
Fazit
Dieser Fall verdeutlicht das Risiko, enge Begriffsdefinitionen in Patenten aufzunehmen. Selbst wenn ein Patent Beispiele enthält, die eine weiter gefasste Auslegung eines Anspruchs stützen könnten, können sich Patentinhaber möglicherweise nicht auf diese Beispiele berufen, um eine weiter gefasste Auslegung des Anspruchs zu rechtfertigen, wenn ein Begriff an anderer Stelle im Text enger definiert ist. Obwohl die Lokalkammer in diesem Fall bemüht war, zu erklären, dass die Entstehungsgeschichte nicht in allen Aspekten berücksichtigt wurde, nahm sie dennoch die Art und Weise zur Kenntnis, in der die Ansprüche während der Prüfung geändert worden waren. Dies beeinflusste ihre Schlussfolgerung, dass die weiter gefassten Beispiele Unstimmigkeiten darstellten, die bei der Anpassung der Beschreibung an die zugelassenen Ansprüche „hätten gestrichen werden müssen“.
Während wir auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu G1/24 warten, bleibt abzuwarten, welchen Ansatz das EPA bei der Auslegung von Ansprüchen verfolgen wird. Die Große Beschwerdekammer hat zwar angekündigt, mehr Klarheit über die Rolle der Beschreibung bei der Auslegung von Ansprüchen zu schaffen, doch ist noch nicht klar, ob sie sich auch mit der Frage der Anpassung der Beschreibung befassen wird. Letzteres war in G1/24 nicht formell zur Frage gestellt worden. Der Präsident des EPA hielt jedoch die Frage, ob eine Anpassung der Beschreibung zwingend erforderlich ist, für wichtig, wenn geprüft wird, ob Ansprüche im Lichte der Beschreibung auszulegen sind. Dies scheint im Einklang mit der Argumentation der Lokalkammer in dieser UPC-Entscheidung zu stehen.
[1] EP3388490
[2] gemäß Artikel 69 EPü und seinem Protokoll
[3] Siehe Randnummer 87 der Stellungnahme des Präsidenten vom 7. November 2024 zu G1/24
Dieser Artikel wurde von Partnerin und Patent Attorney Hsu Min Chung verfasst.
