Ja, da das UPC einen grundlegenden Wandel in der europäischen Patentgerichtsbarkeit darstellt, wurde eine Übergangszeit von mindestens 7 Jahren (potenziell verlängerbar auf 14 Jahre) eingeführt. Während der Übergangszeit wird es möglich sein, ein Opt-out für alle europäischen Patente, veröffentlichten Patentanmeldungen und ergänzenden Schutzzertifikate (SPC) aus der Zuständigkeit des UPC zu beantragen.
Wenn es für Ihr Unternehmen wichtig ist, dass das UPC niemals für Ihre europäischen Patente zuständig sein wird, können Sie das Opt-out für Ihre europäischen Patente beantragen.
Das Opt-out wird für EPs in R-MS in der Übergangsphase des UPC verfügbar sein, die die ersten 7 Jahre dauert (verlängerbar auf 14 Jahre), vorausgesetzt, es wurde kein Rechtsstreit vor dem UPC eingereicht. Das Opt-out gilt für die gesamte Laufzeit des Patents.
Der Antrag auf Opt-out muss für alle Staaten gestellt werden, für die das europäische Patent erteilt wurde oder die in der Anmeldung benannt wurden.
Bei den ergänzenden Schutzzertifikaten müssen alle erteilten nationalen Schutzzertifikate und jedes der zugrunde liegenden europäischen Patente, auf denen sie beruhen, ausgenommen werden. Dies kann ein Opt-out für abgelaufene europäische Patente erfordern, was nach den Übergangsbestimmungen ausdrücklich zulässig ist.
Der Vorbereitungsausschuss des UPC hat beschlossen, dass für die Beantragung eines Opt-outs keine offizielle Gebühr erhoben wird. Wir gehen jedoch davon aus, dass Kosten anfallen werden, um sicherzustellen, dass die Opt-outs gültig sind.
Wer kann das Opt-out in Anspruch nehmen?
Die Person(en), die berechtigt ist (sind), Inhaber des europäischen Patents oder Anmelder einer europäischen Patentanmeldung zu sein, kann (können) das Opt-out ausüben. Die Frage, wer berechtigt ist, Inhaber oder Anmelder zu sein, ist eine materiell-rechtliche Prüfung.
Gibt es mehr als einen Patentinhaber (z. B. wenn das Patent im Miteigentum steht oder das Bündel von EP-Patenten an verschiedene Unternehmen übertragen wurde), müssen alle Inhaber gemeinsam das Opt-out beantragen. Wenn ein ergänzendes Schutzrecht erteilt wurde, müssen alle Patentinhaber und alle Inhaber eines ergänzenden Schutzrechts das Opt-out beantragen. Lizenznehmer (mit oder ohne Exklusivrechte) können das Opt-out nicht beantragen – dies sollte mit dem Patentinhaber besprochen werden; in vielen Fällen werden die Interessen des Lizenznehmers und des Patentinhabers übereinstimmen.
Die Identifizierung des Inhabers oder Anmelders ist unter Umständen nicht einfach, vor allem, wenn die Patente oder Patentanmeldungen in gemeinschaftlichem Besitz sind oder wenn komplexe konzerninterne Vereinbarungen bestehen, beispielsweise wenn verschiedene lokale Einheiten in verschiedenen Ländern Eigentumsrechte haben.
Das Opt-out ist erst ab dem Datum der Eintragung in das Register wirksam. Das UPC-Register muss prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Opt-out erfüllt sind, und es wird erwartet, dass es Anträge auf ein Opt-out abfragt, wenn die Eigentumsverhältnisse nicht klar sind. Wenn dem Antrag stattgegeben wird, wird die Nichtbeteiligung in das Register eingetragen. Das Register ist durchsuchbar und wird von der Geschäftsstelle geführt. Das EPA zeigt auch Daten zu europäischen Patenten an, für die ein „Opt-out“ erteilt wurde und bei denen dieses zurückgenommen wurde.
Wenn das Opt-out nicht gültig ist oder nicht alle Personen einschließt, die als Inhaber berechtigt sind, kann es vor dem EPA angefochten werden.
Wer ist der Inhaber eines europäischen Patents?
Die Person, die nach dem Recht eines jeden Vertragsmitgliedstaats, in dem das europäische Patent für rechtsbeständig erklärt wurde, als Inhaber eingetragen werden kann, wird als Inhaber behandelt, unabhängig davon, ob diese Person tatsächlich in dem betreffenden nationalen Patentregister eingetragen ist.
Es besteht die widerlegbare Vermutung, dass die im jeweiligen nationalen Patentregister eingetragene(n) Person(en) der/die Inhaber ist/sind. Es ist jedoch möglich, dass die Übertragung eines Patents nicht eingetragen wurde und die Person, die beim nationalen Patentamt als Inhaber eingetragen ist, nicht zur Ausübung des Opt-out berechtigt ist.
Damit das Opt-out gültig ist, muss es von allen Inhabern des europäischen Patents vereinbart und genehmigt werden. Wenn es sich um ein Gemeinschaftspatent handelt (d. h. verschiedene nationale EP gehören verschiedenen Inhabern), müssen in Ermangelung einer Vereinbarung, die die Entscheidung über das Opt-out regelt (oder nicht), alle derzeitigen Inhaber zustimmen.
Gibt es keine Vereinbarung, kann kein Antrag auf Opt-out gestellt werden.
Wer ist der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung?
Die Person, die berechtigt ist, als Anmelder eingetragen zu werden, wird als Anmelder behandelt, unabhängig davon, ob diese Person tatsächlich im Europäischen Patentregister eingetragen ist oder nicht. Es besteht die widerlegbare Vermutung, dass die im europäischen Patentregister eingetragene Person der Anmelder ist.
Um sicherzustellen, dass das Opt-out gültig ist, müssen alle Anmelder der europäischen Patentanmeldung zustimmen und es genehmigen. Gibt es keine Zustimmung, kann kein Antrag auf Opt-out gestellt werden.
Aus praktischer Sicht dürfte es einfacher sein, den/die richtigen Anmelder während der europäischen Phase der Erteilung zu ermitteln. Wurde ein Opt-out für eine europäische Patentanmeldung in das Opt-out-Register eingetragen, so gilt das Opt-out auch nach der Erteilung für das entsprechende Bündel nationaler europäischer Patente. Wenn Sie sich entscheiden, die Erteilung des Einheitspatents zu beantragen, wird das Opt-out automatisch aufgehoben.
Wie kann ich mich abmelden?
Der Antrag auf Opt-out muss über das Online-Gerichtssystem gestellt werden und wird von der Geschäftsstelle des UPC verwaltet. Die UPC-Vertreter von HGF können das Opt-out in Ihrem Namen einreichen, wenn Sie uns damit beauftragen.
Ist die Person, die den Opt-out-Antrag stellt, nicht als Inhaber oder Anmelder in den nationalen Patentregistern bzw. im europäischen Patentregister eingetragen, muss sie eine Inhaberschaftserklärung abgeben. In der Inhaberschaftserklärung muss bestätigt werden, dass die Person, die den Antrag auf Opt-out stellt, der Inhaber/Anmelder ist und zur Stellung des Opt-out-Antrags berechtigt ist.
Das Register trägt den Opt-out-Antrag so bald wie möglich nach Erhalt in das Opt-out-Register ein.
Stellt das Register fest, dass Fehler oder fehlende Informationen vorliegen, kann es deren Berichtigung verlangen. Wird eine Berichtigung eingereicht, wird das Opt-out ab dem Datum der Eintragung der Berichtigung in das Opt-out-Register wirksam. Wird das Opt-out angefochten (d. h. im Wege einer Nichtigkeitsklage vor dem UPC) und für ungültig erklärt, können Sie dies nicht korrigieren, da der Rechtsstreit vor dem UPC Vorrang hat.
Anträge auf ein Opt-out, die während der Übergangsphase gestellt werden, werden nur angenommen, wenn noch kein Rechtsstreit gegen das Patent vor dem UPC eingeleitet wurde.
Welche Informationen muss ich beachten, wenn ich mein europäisches Patent abmelden möchte?
Das Opt-out muss als Bündel erfolgen und alle Inhaber oder Anmelder einschließen, die nach nationalem Recht berechtigt sind, als Inhaber eingetragen zu werden. Derzeit nehmen 17 EU-Mitgliedstaaten am UPC teil (im Laufe der Zeit sollen es 24 sein), und in jedem Land müssen die Eigentumsverhältnisse geprüft werden.
- Zunächst müssen Sie festlegen, welche europäischen Patente oder Patentanmeldungen Sie im UPC-System belassen und welche Sie ausschließen möchten(Siehe Zu berücksichtigende Faktoren).
- Für jedes erteilte europäische Patent müssen Sie die Identität überprüfen und Angaben (Name und Postanschrift) zu dem/den Inhaber(n) jedes nationalen EP machen, das validiert wurde und in Kraft ist.
- Für jede europäische Patentanmeldung müssen Sie die Identität überprüfen und Angaben (Name und Postanschrift) zu allen Anmeldern machen.
- Bei erteilten ergänzenden Schutzzertifikaten müssen auch die Inhaber aller ergänzenden Schutzzertifikate überprüft und Angaben (Name und Postanschrift) gemacht werden.
- Wenn das europäische Patent oder die Patentanmeldung im Alleineigentum steht, dürften die erforderlichen Prüfungen einfacher sein.
- Wenn das europäische Patent oder die Patentanmeldungen in gemeinschaftlichem Besitz sind oder wenn es komplexe konzerninterne Vereinbarungen gibt, z. B. wenn verschiedene lokale Einheiten Eigentumsrechte in verschiedenen Ländern haben, ist es möglicherweise nicht einfach, den Inhaber zu ermitteln. Es könnte notwendig sein, bestehende Vereinbarungen (z. B. Kooperationsvereinbarungen, Joint-Venture-Vereinbarungen) zu prüfen, um festzustellen, ob ein Inhaber die Kontrolle über den Entscheidungsprozess für das Opt-out hat (oder es zu einem späteren Zeitpunkt zurückzieht).
- Der Ausgangspunkt für die Überprüfung der Identität des/der Inhaber(s) ist wahrscheinlich das Patentregister des EPA und/oder die nationalen Patentregister, doch ist zu bedenken, dass diese nicht immer regelmäßig oder überhaupt nicht aktualisiert werden. Wir empfehlen einen Abgleich mit Ihren eigenen Unterlagen, insbesondere bei früheren Übertragungen.
- Gibt es mehrere Inhaber oder Anmelder, müssen alle der Einreichung des Opt-out zustimmen.
- Da der UPC für europäische Patente in R-MS zuständig sein wird, kann sich dies auf die Patentrechte auswirken, für die Lizenzen vergeben wurden. Lizenznehmer, selbst Exklusivlizenznehmer, haben nicht automatisch das Recht, an der Entscheidung über das Opt-out der Patentrechte beteiligt zu werden. In Ermangelung einer gegenteiligen Vereinbarung könnten die Patentinhaber selbst entscheiden, ob sie ein Opt-out wünschen oder nicht.
- In vielen Fällen werden die Interessen des Lizenznehmers und des Patentinhabers übereinstimmen. Viele Patentinhaber, insbesondere solche mit Exklusivlizenznehmern, werden die Meinung ihrer Lizenznehmer einholen. Die Lizenznehmer sollten die Lizenzbedingungen überprüfen und, wenn sie eine Opt-out-Strategie bevorzugen, dies dem Patentinhaber so früh wie möglich mitteilen. Wenn eine Einigung erzielt werden kann, sollte diese protokolliert und möglicherweise in Form eines Sideletters oder einer Änderung formell vereinbart werden.
- Patentinhaber sollten sich auch bewusst sein, dass andere Arten von Vereinbarungen Eigentumsrechte oder Lizenzen begründen können. Dazu gehören Materialtransfervereinbarungen, Vereinbarungen über Forschungs- und Auftragsdienstleistungen, Herstellungsvereinbarungen oder Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen. Wenn solche Vereinbarungen bestehen, sollte die UPC-Strategie des Patentinhabers eine Überprüfung beinhalten, um festzustellen, ob Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Wie können Opt-outs vor dem UPC angefochten werden?
Einer der Hauptgründe für die Ausübung eines Opt-out für ein europäisches Patent ist die Vermeidung einer Klage auf zentralen Widerruf vor dem UPC. Hält ein Dritter es für wahrscheinlich, dass ein Opt-out nicht wirksam ausgeübt wurde, kann er ein zentrales Nichtigkeitsverfahren vor der Zentralkammer des UPC einleiten.
Die Patentinhaber haben eine sehr kurze Frist (weniger als drei Monate), um sich gegen eine Nichtigkeitsklage zu verteidigen. Außerdem haben sie einen Monat Zeit, um einen vorläufigen Einspruch gegen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage einzulegen. Einer der Gründe für die Erhebung eines vorläufigen Widerspruchs ist, dass ein Opt-out von allen Personen, die berechtigt sind, Inhaber zu sein, rechtsgültig vorgenommen wurde. Das vorläufige Einspruchsverfahren müsste durch ausführliches Vorbringen und Beweise gestützt werden, die belegen, dass die zum Inhaber berechtigte(n) Person(en) das Opt-out beantragt hat/haben. Wenn die unterstützenden Unterlagen und die Analyse der Rechtskette nicht während des Prozesses der Entscheidung über das Opt-out des EP erstellt wurden, besteht ein erheblicher Zeit- und Kostendruck für das Unternehmen und/oder das Rechtsteam, diese Aufgabe schnell, aber gründlich zu erledigen.
Stellt die Zentrale Abteilung des UPC fest, dass das Opt-out nicht wirksam durchgeführt wurde, und läuft ein Verfahren vor dem UPC, ist es nicht möglich, die Fehler zu korrigieren und ein neues Opt-out zu erwirken. Das Nichtigkeitsverfahren vor dem UPC wird für die europäischen Patente, die in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten gültig und in Kraft sind, bis zur Entscheidung fortgesetzt.
Kann ich mein Opt-out zu einem späteren Zeitpunkt zurückziehen?
Ja, das Opt-out kann von dem/den Inhaber(n) bzw. dem/den Antragsteller(n) zurückgezogen werden. Für die Rücknahme des Opt-outs fallen keine offiziellen Gebühren an.
Ein Antrag auf Widerruf des Opt-out ist unwirksam, wenn vor der Eintragung des Widerrufsantrags in das Register eine Klage gegen das europäische Patent vor dem nationalen Patentgericht eines teilnehmenden EU-Mitgliedstaats erhoben wurde.
Dies wird als nationale „Sperre“ bezeichnet und hat diese Wirkung unabhängig davon, ob das nationale Gerichtsverfahren anhängig ist oder bereits abgeschlossen wurde.
Wurde eine europäische Patentanmeldung mit einem Opt-out versehen, so gilt dieses Opt-out automatisch als zurückgenommen, wenn der Patentinhaber beschließt, ein UP zu validieren.
