Ja, denn weil das UPC europäische Patentverletzungsverfahren grundlegend verändert, wurde eine Übergangsfrist von mindestens sieben Jahren (möglicherweise verlängerbar auf 14 Jahre) eingeführt. Während der Übergangszeit können Sie bei allen Europäischen Patenten, veröffentlichten Patentanmeldungen und ergänzenden Schutzzertifikaten (ESZ) eine Opt-out-Regelung für die Zuständigkeit des UPC beantragen.
Wenn es für Ihr Unternehmen wichtig ist, dass das UPC niemals die Zuständigkeit für Ihre europäischen Patente hat, können Sie in den drei Monaten vor Inkrafttreten des UPC die Opt-out-Regelung für Ihre europäischen Patente geltend machen. Dies wird als Vorabregistrierung bezeichnet. Auch für veröffentlichte europäische Patentanmeldungen kommt die Opt-out-Regelung in Frage. Anträge auf Opt-out, die vom UPC-Register während der Sunrise-Periode und vor dem Inkrafttreten des UPC-Übereinkommens angenommen werden, werden so behandelt, als seien sie am Tag des Inkrafttretens des UPC-Übereinkommens in das Register eingetragen worden.
Zusätzlich zur dreimonatigen Vorabregistrierung gibt es die Opt-out-Regelung für EPs in R-MS in der Übergangsphase des UPC, die die ersten 7 Jahre dauert (verlängerbar auf 14 Jahre). Voraussetzung hierfür ist, dass beim UPC keine Streitfälle eingereicht wurden. Die Opt-out-Regelung gilt während der Laufzeit des Patents.
Bei erteilten europäischen Patenten muss die Opt-out-Regelung für das gesamte Bündel der in den R-MS geltenden nationalen EPs erfolgen. Bei europäischen Patentanmeldungen muss die Opt-out-Regelung für alle Zuordnungen für die R-MS erfolgen.
Bei ESZ muss es eine Opt-out-Regelung für alle erteilten nationalen ESZ und alle zugrunde liegenden europäischen Patente geben. Dabei ist unter Umständen auch eine Opt-out-Regelung für abgelaufene europäische Patente erforderlich. Gemäß den Übergangsbestimmungen ist dies ausdrücklich erlaubt.
Nach einem Beschluss des vorbereitenden Ausschusses des UPC wird für die Einreichung eines Antrags auf die Opt-out-Regelung keine offizielle Gebühr erhoben. Wir gehen jedoch davon aus, dass Kosten anfallen, um gültige Opt-out-Regelungen sicherzustellen.
Wer kann die Opt-out-Regelung geltend machen?
Personen, die berechtigte Inhaber des europäischen Patents sind oder berechtigte Antragsteller einer europäischen Patentanmeldung, können die Opt-out-Regelung geltend machen. Die Frage, wer berechtigter Inhaber oder Antragsteller ist, ist eine materiell-rechtliche Prüfung.
Wenn es mehr als einen Inhaber gibt (z. B. wenn es bei einem Patent Miteigentümer gibt oder die gebündelten EP-Patente in R-MS auf verschiedene Unternehmen übertragen wurden), müssen alle Inhaber die Opt-out-Regelung gemeinsam beantragen. Wenn ESZ erteilt wurden, müssen alle Inhaber des Patents und der ESZ die Opt-out-Regelung beantragen. (Exklusive oder sonstige) Lizenznehmer können die Opt-out-Regelung nicht beantragen – dies sollte mit dem Patentinhaber erörtert werden. Oft verfolgen Lizenznehmer und Patentinhaber gemeinsame Interessen.
Unter Umständen ist es nicht einfach, den Inhaber oder Antragsteller zu identifizieren. Das gilt vor allem, wenn die Patente oder Patentanmeldungen gemeinschaftliche Eigentümer haben oder wenn es komplexe konzerninterne Regelungen gibt, etwa wenn verschiedene lokale Rechtsträger Eigentumsrechte in unterschiedlichen Ländern haben.
Die Opt-out-Regelung wird erst am Datum des Registereintrags wirksam. Die Registerstelle des UPC muss prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Opt-out-Regelung erfüllt sind. Anträge auf eine Opt-out-Regelung mit unklaren Besitzverhältnissen soll sie beanstanden. Bei einer Annahme des Antrags wird die Opt-out-Regelung im Register eingetragen. Das Register wird von der Registerstelle geführt und kann abgefragt werden. Das EPA zeigt auch Daten zu europäischen Patenten mit Opt-out-Regelung an und wo diese Opt-out-Regelung zurückgezogen wurde.
Eine ungültige Opt-out-Regelung oder eine Opt-out-Regelung, die nicht alle inhaberberechtigten Personen berücksichtigt, kann vor dem UPC angefochten werden.
Wer ist der Inhaber eines europäischen Patents?
Die Person, die gemäß den Gesetzen des Vertragsmitgliedstaats, in dem das europäische Patent validiert wurde, dazu berechtigt ist, als Inhaber registriert zu werden, muss als Inhaber betrachtet werden. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Person tatsächlich im entsprechenden nationalen Patentregister eingetragen ist.
Es gibt die widerlegbare Vermutung, dass die im jeweiligen nationalen Patentregister eingetragenen Personen die Inhaber sind. Wenn eine Patentübertragung unter Umständen jedoch nicht aufgezeichnet wurde, ist der vom nationalen Patentamt als Inhaber geführte Rechtsträger möglicherweise nicht dazu berechtigt, die Opt-out-Regelung geltend zu machen.
Um sicherzustellen, dass die Opt-out-Regelung gültig ist, müssen alle Inhaber des europäischen Patents dem zustimmen und dies genehmigen. Wenn das Patent Miteigentümer oder gemeinschaftliche Eigentümer hat (d. h. verschiedene nationale EPs gehören verschiedenen Eigentümern), müssen alle aktuellen Inhaber zustimmen, es sei denn, es gibt eine Vereinbarung zur Entscheidung darüber, ob die Opt-out-Regelung geltend gemacht werden soll (oder nicht).
Sollte es keine Vereinbarung geben, kann die Opt-out-Regelung nicht beantragt werden.
Wer ist der Antragsteller einer europäischen Patentanmeldung?
Die Person, die berechtigt ist, als Antragsteller eingetragen zu werden, wird als Antragsteller behandelt. Dies gilt unabhängig davon, ob sie tatsächlich im Europäischen Patentregister eingetragen ist oder nicht. Es besteht die widerlegbare Vermutung, dass die im Europäischen Patentregister eingetragene Person der Antragsteller ist.
Um sicherzustellen, dass die Opt-out-Regelung gültig ist, müssen alle Antragsteller der europäischen Patentanmeldung sie akzeptieren und genehmigen. Ohne Einigung kann kein Antrag auf Opt-out-Regelung eingereicht werden.
Wahrscheinlich ist es praktischer und einfacher, in der europäischen Phase der Bearbeitung die richtigen Antragsteller zu identifizieren. Wenn eine Opt-out-Regelung für eine Anmeldung eines europäischen Patents in das Opt-out-Register eingetragen wurde, gilt die Opt-out-Regelung nach der Erteilung weiterhin für das entsprechende Bündel der nationalen europäischer Patente. Sollten Sie sich für die Beantragung des Einheitspatents entscheiden, wird die Opt-out-Regelung automatisch zurückgenommen.
Vorabregistrierung für die Opt-out-Regelung
Die Vorabregistrierung für die Opt-out-Regelung beginnt voraussichtlich drei Monate vor dem Startdatum des UPC. Inhaber europäischer Patente und Antragsteller europäischer Patentanmeldungen können diese Patente so von der nicht ausschließlichen Zuständigkeit des UPC ausschließen. Die Opt-out-Regelung gilt für die Laufzeit des europäischen Patents und für alle EP-Zuordnungen, die in den teilnehmenden UPC-Ländern gültig und in Kraft sind.
Wenn bei der Einreichung der Opt-out-Regelung ein ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) erteilt wurde, muss die Opt-out-Regelung für das europäische Patent und jedes erteilte ESZ zusammen geltend gemacht worden sein. Bei einer nachträglichen Erteilung eines ESZ wird die Opt-out-Regelung automatisch mit der Erteilung des ESZ wirksam.
Bei von der Registerstelle des UPC während der Vorabregistrierung und vor Inkrafttreten der UPC-Übereinkunft angenommenen Opt-out-Anträgen wird davon ausgegangen, dass sie am ersten Tag der Aufnahme der Tätigkeit des UPC im Opt-out-Register eingetragen werden.
Wie kann ich die Opt-out-Regelung geltend machen?
Die Opt-out-Regelung kann über das Online-Einreichungssystems des Gerichts beantragt werden und wird von der Registerstelle des UPC verwaltet. Sie können die UPC-Vertreter von HGF damit beauftragen, die Opt-out-Regelung in Ihrem Namen einzureichen.
Wenn der Antragsteller der Opt-out-Regelung nicht als Inhaber oder Antragsteller in den nationalen Patentregistern bzw. dem europäischen Patentregister eingetragen ist, muss er eine Erklärung über die Eigentümerschaft abgeben. Die Erklärung über die Eigentümerschaft
muss bestätigen, dass die Person, welche den Antrag auf eine Opt-out-Regelung einreicht, der zur Einreichung des Antrags auf die Opt-out-Regelung berechtigte Eigentümer / Antragsteller ist.
Die Registerstelle trägt den Antrag auf die Opt-out-Regelung so bald wie möglich nach Erhalt in das Opt-out-Register ein.
Sollte die Registerstelle feststellen, dass Fehler vorliegen oder Daten fehlen, kann sie eine Korrektur verlangen. Wird eine Korrektur eingereicht, ist die Opt-out-Regelung ab dem Datum des Korrektureintrags im Opt-out-Register wirksam. Bei einer Anfechtung und Nichtigkeit der Opt-out-Regelung (d.h. durch eine Nichtigkeitsklage vor dem UPC) ist eine Korrektur nicht möglich, da der Rechtsstreit vor dem UPC Vorrang hat.
In der Übergangsphase werden Anträge auf Opt-out-Regelungen nur akzeptiert, wenn vor dem UPC keine Verfahren gegen das Patent eingeleitet wurden.
Welche Informationen müssen für eine Opt-out-Regelung für mein Europäisches Patent berücksichtigt werden?
Die Opt-out-Regelung muss gebündelt erfolgen und alle Inhaber oder Antragsteller umfassen, die nach nationalem Recht zur Eintragung als Inhaber berechtigt sind. Zurzeit beteiligen sich 17 EU-Mitgliedstaaten am UPC (mit der Zeit wird diese Zahl voraussichtlich auf 24 EU-MS steigen) und die Eigentumsverhältnisse müssen in jedem einzelnem Land geprüft werden.
- Sie müssen zunächst angeben, für welche europäischen Patente oder Patentanmeldungen das System des UPC und für welche die Opt-out-Regelung gelten soll (Siehe den Abschnitt Folgende Faktoren sind zu berücksichtigen).
- Für jedes erteilte europäische Patent müssen Sie die Personenangaben überprüfen. Sie müssen Angaben (Name und Postanschrift) zu den Inhabern der einzelnen nationalen EP, die validiert wurden und im jeweiligen R-MS in Kraft sind, machen.
- Für jede europäische Patentanmeldung müssen Sie die Personenangaben zu allen Antragstellern überprüfen und für R-MS müssen Sie Angaben (Name und Postanschrift) zu allen Antragstellern machen.
- Wenn in R-MS ESZ erteilt wurden, müssen auch die Inhaber aller ESZ überprüft und Angaben gemacht werden (Name und Postanschrift).
- Die erforderliche Prüfungen sind wahrscheinlich einfacher, wenn die europäischen Patente oder Patentanmeldungen alleiniges Eigentum sind.
- Unter Umständen ist es kompliziert, den Inhaber oder Antragsteller zu identifizieren, wenn die Patente oder Patentanmeldungen gemeinschaftliche Eigentümer haben oder wenn es komplexe konzerninterne Regelungen gibt, etwa wenn verschiedene lokale Rechtsträger Eigentumsrechte in unterschiedlichen Ländern haben. Möglicherweise müssen bestehende Vereinbarungen (z. B. Kooperationsvereinbarungen, Joint-Venture-Vereinbarungen) geprüft werden, um zu ermitteln, ob ein Inhaber den Prozess der Entscheidung für eine Opt-out-Regelung (oder deren spätere Zurücknahme) kontrolliert.
- Die Überprüfung der Identität der Inhaber beginnt wahrscheinlich in den Patentregistern des EPA und/oder den nationalen Patentregistern. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass sie nicht immer regelmäßig und manchmal gar nicht aktualisiert werden. Vor allem bei frühzeitigen Übertragungen empfehlen wir, die Daten mit Ihren eigenen Aufzeichnungen abzugleichen.
- Bei mehreren Inhabern oder Antragstellern müssen alle der Einreichung der Opt-out-Regelung zustimmen. Eine solche Vereinbarung sollte nutzbar sein.
- Das UPC wird für europäische Patente in R-MS zuständig sein, was sich auf lizenzierte Patentrechte auswirken kann. Lizenznehmer und exklusive Lizenznehmer sind nicht automatisch dazu berechtigt, an der Entscheidung über die Geltendmachung der Opt-out-Regelung beteiligt zu werden. Sofern es keine gegenteiligen Vereinbarungen gibt, können Patentinhaber selbst entscheiden, ob sie die Opt-out-Regelung geltend machen wollen.
- Lizenznehmer und Patentinhaber verfolgen oft dieselben Interessen. Viele Patentinhaber, vor allem mit exklusiven Lizenznehmern, werden ihre Lizenznehmer um ihre Meinung bitten. Lizenznehmer sollten die Lizenzbedingungen prüfen und dem Patentinhaber möglichst frühzeitig ihre bevorzugte Opt-out-Strategie mitteilen. Wenn Sie sich einigen, sollte Sie dies festhalten und möglicherweise als Begleitschreiben oder Ergänzung formal vereinbaren.
- Patentinhaber sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass Lizenzen oder Eigentumsrechte auch durch Vereinbarungen anderer Art entstehen können. Hierzu zählen etwa Materialtransfervereinbarungen, Forschungsvereinbarungen und Dienstleistungsvereinbarungen, Fertigungsvereinbarungen oder Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen. Patentinhaber sollten bei solchen Vereinbarungen im Rahmen ihrer UPC-Strategie prüfen, ob Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Wie kann eine Opt-out-Regelungen vor dem UPC angefochten werden?
Einer der Hauptgründe, sich für die Opt-out-Regelung zu entscheiden, ist die Vermeidung zentraler Nichtigkeitsklagen vor dem UPC. Wenn Dritte der Ansicht sind, dass eine Opt-out-Regelung wahrscheinlich unberechtigterweise geltend gemacht wurde, können sie ein zentrales Nichtigkeitsverfahren bei der zentralen Kammer des UPC einleiten.
Bei einer Nichtigkeitsklage müssen Patentinhaber in kürzester Zeit (weniger als drei Monate) eine Verteidigung erstellen. Innerhalb eines Monats können Sie auch einen vorläufigen Einwand gegen die Nichtigkeitsklage einreichen. Einer der Gründe für die Einreichung eines vorläufigen Einwands ist die gültige Beantragung der Opt-out-Regelung durch alle inhaberberechtigten Personen. Das Verfahren des vorläufigen Einwands muss durch die Einreichung detaillierter Nachweise, aus denen hervorgeht, dass die inhaberberechtigten Personen die Opt-out-Regelung beantragt haben, unterstützt werden. Wenn die unterstützende Dokumentation und die Analyse der Rechtskette nicht während des Prozesses der Entscheidung für das Opt-out des EP durchgeführt wurde, besteht ein erheblicher Zeit- und Kostendruck für das Unternehmen und/oder das Rechtsteam, diese Aufgabe schnell, aber gründlich zu erledigen.
Sollte die zentrale Abteilung des UPC feststellen, dass die Opt-out-Regelung unberechtigterweise geltend gemacht wurde, kann der Fehler bei einem laufenden Verfahren vor dem UPC nicht korrigiert werden, um eine neue Opt-out-Regelung zu erwirken. Das Nichtigkeitsverfahren beim UPC für die in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten gültigen und wirksamen europäischen Patente wird bis zu einer Entscheidung fortgesetzt.
Kann ich eine Opt-out-Regelung später zurücknehmen?
Ja. Inhaber bzw. Antragsteller können eine Opt-out-Regelung entsprechend zurücknehmen. Für die Rücknahme der Opt-out-Regelung fallen keine offiziellen Gebühren an.
Rücknahmeanträge für eine Opt-out-Regelung sind unwirksam, wenn vor der Eintragung des Rücknahmeantrags in das Register vor dem nationalen Patentgericht eines teilnehmenden EU-Mitgliedstaats eine Klage gegen das europäische Patent eingereicht wurde.
Dies wird als nationales „Lock-out“ bezeichnet und ist unabhängig davon wirksam, ob das nationale Gerichtsverfahren anhängig oder abgeschlossen ist.
Wenn eine Opt-out-Regelung für ein europäisches Patent geltend gemacht wurde und ein Patentinhaber sich für die Validierung eines UP entscheidet, gilt diese Opt-out-Regelung automatisch als zurückgenommen.
