Die Marketing- und Verkaufspraktiken von eControl System erwecken den unlauteren Eindruck einer geschäftlichen Verbindung mit AGA

Im Juli 2023 reichte die renommierte britische Marke AGA Rangemaster Group Limited („AGA“) eine Klage wegen Markenverletzung und Urheberrechtsverletzung ein, die sich gegen die[1] gebrauchten renovierten AGA-Herde von eControl System richtete. Der Fall rechtfertigt die Markenrechte von AGA und hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie gebrauchte renovierte AGA-Herde in Zukunft vermarktet und verkauft werden.

Das Urteil des IPEC in AGA Rangemaster Group Ltd gegen UK Innovations Group Ltd & Anor [2024] EWHC 1727 lässt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Jede der geltend gemachten Marken von AGA wurde verletzt;
2. die Widerklage von eControl System, dass die 2D- und 3D-Marken von AGA ungültig seien, wurde vollständig abgewiesen;
3. Obwohl festgestellt wurde, dass eControl System das Bedienfeld kopiert hatte, das AGA für seine eigenen Elektroherde entworfen hatte, lag aufgrund der Einrede des § 51 keine Verletzung des Urheberrechts vor; und
4. in einem Fall, der wahrscheinlich der erste ist, der sich mit gemeinschaftlicher unerlaubter Handlung seit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in Lifestyle Equities[2] befasst, entging der Zweitbeklagte und Geschäftsführer des Erstbeklagten der Haftung als gemeinschaftlicher Täter.

Auf jede der oben genannten Feststellungen wird im Folgenden näher eingegangen.

1. Markenverletzung

eControl System beschrieb seinen Fall als einen „Erschöpfungsfall“. Obwohl eine Verletzung bei fehlender Erschöpfungseinrede in Bezug auf die Abschnitte 10(1), 10(2) und 10(3) des Markengesetzes von 1994 (das „TMA“) nicht vollständig eingeräumt wurde, stützte sich der Fall von eControl System vor Gericht auf die Erschöpfung. Nach dem Erschöpfungsgrundsatz kann ein Markeninhaber keine Verletzung geltend machen, wenn die fraglichen Waren mit seiner Zustimmung im Vereinigten Königreich oder im EWR in Verkehr gebracht worden sind. Die Erschöpfungseinrede gilt jedoch nicht, wenn es für den Markeninhaber berechtigte Gründe gibt, sich dem weiteren Handel mit den fraglichen Waren zu widersetzen.

Das Gericht prüfte die folgenden Gründe, sich dem weiteren Handel mit den Waren zu widersetzen, wobei AGA mit einem dieser Gründe Erfolg haben musste:

• Die Art und Weise, in der eControl System die Waren vermarktet und verkauft hat

Das Gericht stellte fest, dass die Marken von AGA durch die Art und Weise verletzt wurden, in der eControl System gebrauchte, elektrisch umgerüstete und renovierte AGA-Herdgeräte vermarktete und verkaufte, wodurch in unlauterer Weise der Eindruck erweckt wurde, dass eine geschäftliche Verbindung zu AGA bestand.

eControl System vermarktete sein Produkt fälschlicherweise so, als sei es eines aus einer Reihe von AGA-Produkten. Die Website erweckte diesen Eindruck, und das Problem wurde durch die Rechnungen von eControl System noch verschärft. Die Gefahr, dass der Verbraucher eine Verbindung herstellt, wurde durch die hohe Kennzeichnungskraft des Namens AGA noch verstärkt. In diesem Zusammenhang wird in dem Urteil ausdrücklich festgestellt, dass die Aktivitäten von eControl System „die Unterscheidungskraft der Marken von AGA beeinträchtigten und in unlauterer Weise ausnutzten“.

• Die Art und der Umfang der von eControl System am Herd vorgenommenen Arbeiten, die den Ruf von AGA schädigten

Das Gericht stellte fest, dass die von eControl System vorgenommenen Arbeiten an den renovierten gebrauchten AGA-Herden nicht die Gefahr einer ernsthaften Schädigung des Rufs der AGA-Marken mit sich brachten, so dass AGA berechtigte Gründe hatte, sich den Aktivitäten von eControl System zu widersetzen. Das Gericht räumte jedoch ein, „dass es einen Punkt geben kann, an dem der Umfang der durchgeführten Arbeiten dazu führt, dass das daraus resultierende Produkt nicht mehr eine aufgearbeitete oder renovierte Version des ursprünglichen Produkts ist, sondern stattdessen ein neues und anderes Produkt darstellt“.

Obwohl eControl System dieses Argument bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung fallen gelassen hatte, versuchte es auch erfolglos zu argumentieren, dass es eine Einrede nach § 11 TMA gegen die Verletzung habe, weil das Wort „AGA“ verwendet wurde, um den Zweck seines Produkts zu erklären (d. h., dass ein elektronischer Umrüstsatz von eControl in AGA-Herden verwendet werden könne). Das Gericht war anderer Meinung und stellte fest, dass das Wort „AGA“ in einer Reihe von Fällen als Herkunftsbezeichnung verwendet wurde und dass die Verwendung durch eControl System daher nicht beschreibend war.

Außerdem entspreche die Verwendung des Wortes „AGA“ durch eControl System nicht den anständigen Gepflogenheiten; die Herde seien durch den Einbau des elektronischen Umrüstsatzes erheblich verändert worden, und das habe nichts mit AGA zu tun.

2. Widerklage

Nachdem es eControl System in einem früheren Verfahren nicht gelungen war, die 2D- und 3D-Marken von AGA zu löschen, griff es in der Verhandlung seine Nichtigkeitsargumente im Rahmen seiner Widerklage erneut auf. eControl System argumentierte, dass die 2D-Marke von AGA nicht sicher sei, da sie als 3D-Marke verstanden werden könne. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass der Durchschnittsverbraucher die Marke einfach als das auffassen würde, was sie ist, nämlich eine zweidimensionale Darstellung eines dreidimensionalen Gegenstands.

Die Beklagte machte außerdem geltend, dass die 3D-Marke unsicher sei, weil die visuelle Darstellung der Marke nicht mit der verbalen Darstellung übereinstimme. Das Gericht konnte keine solche Unstimmigkeit feststellen.

Die Beklagte behauptete auch, dass die 3D-Marke ausschließlich aus einer Form oder einem anderen Merkmal bestehe, das dem Herd einen wesentlichen Wert verleihe. Das Gericht wies dieses Argument uneingeschränkt zurück. Es stellte fest, dass die Form der abgebildeten Merkmale für den AGA-Herd kennzeichnend ist und ästhetische Erwägungen beinhaltet.

3. Urheberrecht

AGA machte geltend, dass seine CAD-Zeichnung, die das Design des Bedienfelds für seine AGA-Elektroherde darstellt, ein künstlerisches Werk im Sinne des Gesetzes über Urheberrecht, Geschmacksmuster und Patente von 1988 (das „CDPA“) sei. Das Gericht stellte fest, dass der Designer des Bedienfelds kreative oder ästhetische Entscheidungen getroffen hatte, um das Bedienfeld zu entwerfen, und dass die Zeichnung ein künstlerisches Werk darstellte. Das Gericht stellte auch fest, dass die Beklagten das Design der Tafel kopiert hatten.

Das Gericht stellte fest, dass zwar das Urheberrecht an dem Entwurf der Schalttafel als künstlerisches Werk bestehe, das Entwurfsdokument aber nicht für etwas bestimmt sei, das ein künstlerisches Werk sein solle (d. h. die Schalttafel der elektrischen AGA). Zu diesem Zweck konnte sich die Beklagte auf die Einrede des § 51 CDPA gegen die Verletzung des Urheberrechts in Bezug auf die Bedienfelder berufen, die sie in ihre gebrauchten renovierten Herde eingebaut hatte.

Das Gericht räumte ein, dass die Entscheidung über die Einrede nach § 51 CDPA der schwierigste Aspekt der Urheberrechtsklage war.

4. Gemeinsame unerlaubte Handlungen

Am Ende der Verhandlung akzeptierte der Anwalt von eControl System, dass der zweite Beklagte, Herr McGinley, als Gesamtschuldner verurteilt werden könnte, es sei denn, er würde durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Lifestyle Equities „gerettet“ [3]. Es wurde festgestellt, dass Herr McGinley die tägliche Kontrolle über das eControl System hatte, auch in Bezug auf dessen Verletzungen. Diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs erging nach der Verhandlung in diesem Fall, aber vor der Verkündung des Urteils. In der Zwischenzeit hatten die Parteien dem Richter schriftliche Stellungnahmen zu Lifestyle Equities vorgelegt.

Das Gericht stellte fest, dass Herr McGinley Kenntnis von den wesentlichen Tatsachen haben musste, die erforderlich sind, um die Haftung nach § 10(1), § 10(2) und/oder § 10(3) des TMA zu begründen, und auch von den wesentlichen Tatsachen, die letztlich die Erschöpfungseinrede der Beklagten verhinderten. Es wurde festgestellt, dass er eine gewisse Kenntnis hatte, die jedoch nicht ausreichte, um ihn zum Gesamtschuldner zu machen.

[1] eControl System ist der Handelsname des Erstbeklagten UK Innovations Group Limited, der Zweitbeklagte war Herr Michael McGinley.

[2] Lifestyle Equities CV & Anor gegen Ahmed & Anor [2024] UKSC 17

[3] Lifestyle Equities CV & Anor v Ahmed & Anor [2024] UKSC 17

Dieser Artikel wurde von Partner & IP Solicitor Marie McMorrow und Senior IP Solicitor Christie Batty erstellt.