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Designklassiker verteidigt: Lego’s Mini-Figur bleibt stark; Piaggio und USM nutzen Aufnahme im MoMA, um ihre Argumente zu untermauern
Dezember 2023
Ein ganzer Strauß von Fällen wurde in den letzten Wochen sowohl vom Europäischen Gerichtshof als auch vom Bundesgerichtshof behandelt, bei denen es um den Schutz von Designikonen und Formen ging.
Nicht nur die Minifigur von Lego wehrte sich erfolgreich gegen den vierten (!) Löschungsantrag (hier geht es zum Artikel über Lego’s IP-Strategie), sondern auch die dreidimensionale Marke des berühmten Piaggio-Rollers „Vespa“ wurde gesichert. Der Europäische Gerichtshof wird höchstwahrscheinlich auch bald die Gelegenheit haben, über das berühmte Regalsystem von USM zu entscheiden. Aber eins nach dem anderen:
Legos Minifiguren
Der bekannte Charakter der Minifiguren von Lego hätte sich in dem jüngsten Verfahren um die dreidimensionale Marke an ihrer Form als nutzlos erweisen können.
Quelle: EUTM Nr. 000050450
Der vierte Angriff erfolgte im Löschungsverfahren aufgrund der absoluten Schutzhindernisse des Art. 7 (1) (e) (i) und (ii) UMV, d.h. Formen, die sich ausschließlich aus der Art der Ware ergeben und Formen, die ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind.
Diese beiden absoluten Schutzhindernisse für Marken können nicht durch erworbene Unterscheidungskraft überwunden werden (Art. 7 (3) UMV).
Dass die Minifigur in der europäischen Öffentlichkeit Unterscheidungskraft erlangt hatte, wurde bereits während des Eintragungsverfahrens der Minifigur im Jahr 2000 festgestellt.
Nun bestätigte das Gericht die Marken der Minifigur mit und ohne Kopfnoppe. Beide Marken sind (unter anderem) für Spiele und Spielzeuge der Klasse 28 eingetragen.
Als Randbemerkung und als interessanter Verfahrensaspekt stellte das Gericht fest, dass die Klage in Bezug auf die Waren der Klassen 9 und 25 wegen fehlender Begründung unzulässig ist, und ließ die allgemeinen Verweise der Klägerin auf früheres Vorbringen außer Acht. Außerdem stelle das Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2015 (T-396/14) keine res iudicata in Bezug auf das vorliegende Verfahren dar, da die Kläger nicht identisch seien.
Das Gericht berücksichtigte zwar die Tatsache, dass die Mini-Figur bereits Gegenstand eines Gerichtsurteils war, stellte aber dennoch fest, dass der Beschwerdekammer Beurteilungsfehler in Bezug auf die Versagungsgründe des Art. 7 (1) (e) (i) und (ii) UMV unterlaufen waren.
Die Beurteilung hätte nicht nur auf die allgemeinere Kategorie „Spiele und Spielzeug“, sondern auch auf die konkreten Waren „Klemmbausteinfiguren“ gestützt werden müssen, da die Waren eine Doppelnatur hätten.
Darüber hinaus hat die Beschwerdekammer zu Recht wesentliche Merkmale identifiziert, die menschliche Züge verleihen, aber sie hat Fehler begangen, indem sie die technischen Merkmale, die die Modularität ermöglichen, nicht ebenfalls als wesentlich bezeichnet hat.
Während die „wesentlichen Merkmale“ im Sinne von Art. 7 (1) (e) UMV so zu verstehen sind, dass sie sich auf die wichtigsten Elemente des Zeichens beziehen, können diese nicht nur aufgrund der Darstellung der Marke selbst, sondern auch aufgrund anderer Informationen wie der Kenntnis des Publikums vom modularen Bausystem von Lego und den vom Anmelder eingereichten Unterlagen ermittelt werden.
Obwohl das Gericht feststellte, dass die Kammer nicht alle wesentlichen Merkmale der Minifigur aufgezählt hat, sondern die Noppe auf dem Kopf, die Greifhände und die Löcher an der Rückseite der Beine und unter den Füßen ausgelassen hat, stellte es dennoch fest, dass einige dieser wesentlichen Merkmale phantasievoll und dekorativ sind (Art. 7 (1) (e) (i) UMV) und nicht ausschließlich zur Erzielung einer technischen Wirkung erforderlich sind (Art. 7 (1) (e) (ii) UMV).
Insbesondere die zylindrische Form des Kopfes, die kurze, rechteckige Form des Halses und die flache und eckige Trapezform des Rumpfes sind nicht mit der allgemeinen Funktion einer Spielzeugfigur oder eines Baukastensystems verbunden.
Ausschlaggebend war also nicht die Tatsache, dass man mit einer Lego-Minifigur wie mit jeder anderen Spielzeugfigur spielen kann, ohne sie zwangsläufig mit den Lego-Bausteinen in Verbindung zu bringen, sondern die bloße Tatsache, dass die wesentlichen Merkmale der Figur auch von Fantasie und Dekorativität zeugten und nicht von reiner Technizität.
Die dreidimensionale Form der Minifigur von Lego bleibt eine gültige Marke, die auf der Grundlage erworbener Unterscheidungskraft eingetragen wurde.
Piaggios „Vespa“-Roller
Während die Minifigur von Lego bereits bei ihrer Eintragung im Jahr 2000 die Hürde zur Eintragung auf der Grundlage erworbener Unterscheidungskraft genommen hat, musste Piaggios dreidimensionale Marke in Form des Vespa-Rollers, die ebenfalls auf der Grundlage erworbener Unterscheidungskraft eingetragen wurde, diese Hürde in einem 2014 eingeleiteten Löschungsverfahren erneut überwinden. Ein chinesisches Unternehmen, Zhongneng Industry Group Co. Ltd. hatte einen Antrag auf Löschung wegen fehlender Unterscheidungskraftim Sinne des Art. 7 (1) (b) und der absoluten Gründe des Art. 7 (1) (e) (ii) und (iii) UMV gestellt.
Quelle: EUTM Nr. 011686482
Während das EUIPO dem Löschungsantrag wegen fehlender Unterscheidungskraft stattgegeben und damit den Erwerb von Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke durch Benutzung gemäß Art. 7 (3) UMV abgelehnt hatte, revidierte das Gericht diese Entscheidung nun und befand die von Piaggio nachträglich eingereichten Beweisunterlagen für zulässig und ausreichend, um die erworbene Unterscheidungskraft zu belegen.
Es wurde festgestellt, dass die Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung zumindest nach ihrer Eintragung gemäß (jetzt) Art. 59 (2) UMV erlangt hatte.
Piaggio konnte die erworbene Unterscheidungskraft durch Beweise wie Meinungsumfragen in 12 Mitgliedstaaten der EU belegen. In diesem Zusammenhang entschied das Gericht, dass es nicht erforderlich ist, dass sich dieselbe Art von Beweismitteln, die zur Stützung der erworbenen Unterscheidungskraft einer Marke vorgelegt werden, die in der gesamten EU nachgewiesen werden muss, auf alle Mitgliedstaaten bezieht.
Stattdessen müssen alle Beweismittel im Rahmen einer Gesamtbeurteilung geprüft werden, und die Beschränkung von Meinungsumfragen auf bestimmte Mitgliedstaaten schließt nicht aus, dass die erworbene Unterscheidungskraft durch zusätzliche andere Arten von Beweismitteln nachgewiesen werden kann.
Abgesehen von zahlreichen Auszügen aus Online-Zeitungen, in denen hervorgehoben wird, dass der „Vespa“-Roller nach Ansicht internationaler Designexperten zu den zwölf Objekten gehört, die das Weltdesign in den letzten hundert Jahren geprägt haben, sind die in der Publikation mit dem Titel „Il mito di Vespa“ enthaltenen Fotos, die die Verwendung von „Vespa“-Rollern in weltberühmten Filmen wie „Roman Holiday“ zeigen, und das Vorhandensein von „Vespa“-Clubs in vielen Mitgliedstaaten, konnte die Präsenz des „Vespa“-Rollers im Museum of Modern Art in New York die erworbene Unterscheidungskraft der Form des „Vespa“-Rollers in allen Mitgliedsstaaten der EU zeigen.
Der Kampf für Piaggio ist jedoch noch nicht vorbei, da die Beschwerdekammer die Marke nun auf die anderen von Zhongneng vorgebrachten absoluten Eintragungshindernisse prüfen muss, nämlich ob ihre wesentlichen Merkmale zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder ihr einen wesentlichen Wert verleihen.
USM Haller Möbelbausystem
Eine ähnliche Argumentation wie die von Piaggio wurde auch in dem Fall von USM verwendet, die versuchten, ein Urheberrecht an ihren zeitlosen USM-Regalen vor dem deutschen Bundesgerichtshof durchzusetzen (Verhandlung am 23. November 2023, Az. I ZR 96/22), allerdings höchstwahrscheinlich nicht so erfolgreich.
Da es sich bei den Möbeln um ein Werk der angewandten Kunst handelt, müssen sie nach den Cofemel-Grundsätzen die Schwelle einer gewissen „Originalität“ überwinden, um urheberrechtlichen Schutz zu genießen.
USM argumentierte für ein Urheberrecht an seinem Möbeldesign, unter anderem mit dem Tatsache, dass es im Museum of Modern Art in New York ausgestellt sei.
Die Richter des Bundesgerichtshofs machten jedoch deutlich, dass es keine Hoffnung auf ein schnelles Urteil in dieser Angelegenheit gibt. Sie schlugen vor, dem Europäischen Gerichtshof vier Fragen vorzulegen, bevor sie in dieser Angelegenheit entscheiden. Sie möchten die Einzelheiten der Bewertung des Werks der angewandten Kunst näher untersuchen.
Zunächst einmal möchten die Richter Gewissheit über das Verhältnis von Urheberrecht und Designrechten haben. In seiner Cofemel-Entscheidung hatte der EuGH festgestellt, dass ein kumulativer Schutz eines Werks nach dem Urheberrecht und dem Geschmacksmusterrecht möglich sein kann, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Design eine spezifische, ästhetisch bedeutsame visuelle Wirkung erzeugt. (EuGH, 12. September 2019 in der Rechtssache C-683/17 – Cofemel, Rn. 56).
Eine zweite Frage könnte die „Originalität“ des Werks der angewandten Kunst und die Grundlage für ihre Beurteilung betreffen. Das Gericht möchte wissen, ob der Entstehungsprozess des Werks aus der subjektiven Sicht des Schöpfers zu bewerten ist oder ob das Werk selbst untersucht werden muss.
Eng damit verknüpft ist möglicherweise Frage Nummer drei, nämlich der Zeitpunkt der Beurteilung der „Originalität“ des Werks. Sollte es möglich sein, Umstände nach dem Zeitpunkt der Schöpfung des Werks in die Bewertung einzubeziehen, könnten Aspekte wie das Erscheinen des Werks in Museen wie dem MoMA relevant werden.
Eine mögliche vierte Frage, nämlich die nach der Relevanz des ästhetischen Charakters des Werks, wurde in dem Verfahren erörtert, sei aber aus der Sicht des Anwalts des Beklagten in dieser Angelegenheit nicht relevant.
Es bleibt abzuwarten, ob das Gericht dem Europäischen Gerichtshof eine Vorabentscheidung zu all diesen Fragen vorlegen wird; die Entscheidung soll am 21. Dezember 2023 ergehen.
Dieser Artikel wurde von Rechtsanwältin Olivia Petter verfasst.
