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OEM in China – Stahlwerk und der Grundsatz des guten Willens
September 2023
Bevor wir uns mit den Besonderheiten des Falles Stahlwerk (Januar 2022) befassen, bei dem es sich um einen Fall des Obersten Volksgerichts der Provinz Zhejiang handelt, müssen wir kurz darauf eingehen, was OEM ist und welche Bedeutung sie für Einzelhändler haben, da nicht alle Einzelhändler tatsächlich Waren auf dem chinesischen Markt verkaufen, sondern dort wahrscheinlich für den Export in ihre Heimatmärkte produzieren. OEM steht für „Original Equipment Manufacturer“ (Originalausrüstungshersteller) und ist ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Wirtschaft. Ein Einzelhändler kann einen Hersteller in China beauftragen, ein Produkt herzustellen und mit dem Markenzeichen des Einzelhändlers zu versehen. Dies ist für Einzelhändler attraktiv, da das Produkt in China oft billiger hergestellt werden kann und dann einfach mit dem Markenzeichen versehen und fertig zum Verkauf an den Verbraucher exportiert wird.
Die meisten Einzelhändler werden ihre Marken in China registriert haben (zumindest für die wichtigsten Marken) und es ist in der Tat wichtig, dass sie dies getan haben, da manchmal Produkte auf den Markt gelangen können. Ein weiterer vorsichtiger Schritt ist ein Überwachungsdienst, um zu sehen, was Dritte ebenfalls in das chinesische Register eintragen lassen. Einzelhändler müssen außerdem über klare Produktionsvereinbarungen verfügen und sich über die Eigentumsrechte am geistigen Eigentum im Klaren sein. Solche Vereinbarungen müssen auch in Übereinstimmung mit den lokalen chinesischen Gepflogenheiten ausgeführt werden, z.B. unter Verwendung des Stempels des Unternehmens und dergleichen.
Die Haltung der chinesischen Gerichte zur Verwendung von OEM-Marken hat im Laufe der Zeit geschwankt. Zu Beginn schien die Rechtsprechung sehr uneinheitlich zu sein (siehe Pretul (2015)und DongFeng (2017)). Dann verfolgten die Gerichte den Kurs, dass, da die OEM-Produkte nicht auf den chinesischen Markt gelangten, keine Markennutzung in China und somit auch keine Verletzung vorlag. Der bekannte Fall Honda (2019) stellte dies ein wenig auf den Kopf, da Honda die frühere Praxis als Lizenz für Fälscher argumentierte und die Gerichte eine nuanciertere Praxis verfolgten, die jeden einzelnen Fall betrachtete, aber möglicherweise keine harten und schnellen Regeln einführte. Der Fall Stahlwerk baut auf dieser Praxis auf und ist die jüngste Rechtsprechung.
Der Kontext für diese Falldiskussion ist also die eindeutige Bedeutung Chinas als Produktionsstandort, aber auch die Notwendigkeit, die Verwendung von Marken in China und jede Verletzung zu überwachen. Im vorliegenden Fall war der Kläger Weike, der die Marke STAHLWERK in China eingetragen hatte und insbesondere mit dem Markeneigentümer zuvor Geschäfte gemacht hatte. Als der Beklagte, Laoshidun, begann, Waren der Marke STAHLWERK für den Export nach Deutschland herzustellen, leitete Weike ein Verfahren wegen Markenverletzung ein.
In einer Entscheidung vom Januar 2022 entschied das Gericht, dass Weike seine Markenrechte unrechtmäßig ausgeübt und gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen hatte – der entscheidende Punkt war, dass die OEM-Waren das Markenrecht, das Weike besaß, nicht verletzten. Das Gericht wusste, dass Weike das deutsche Unternehmen und den Markennamen sehr wohl kannte und sogar schon früher an der Entwicklung und Verarbeitung von Produkten in China beteiligt gewesen war. Dieser Kontext war für die Entscheidung ausschlaggebend.
Treu und Glauben
Das Gericht hat daher den Grundsatz von Treu und Glauben deutlicher in OEM-Verletzungsverfahren eingebracht und dies als einzige Grundlage für das Urteil und die Feststellung verwendet. Dies zeigt, dass das Gericht die Vorgeschichte der Parteien und alle Fakten und Beweise im Zusammenhang mit einer früheren Geschäftsbeziehung sowie die Gründe für die Anmeldung und Erlangung einer Marke berücksichtigen wird.
Das Gericht hob die folgenden Punkte hervor, die es zu berücksichtigen galt:
- Der Schlüssel zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Markeninhaber und OEM;
- Man kann nicht behaupten, dass alle OEM-Waren von Markenverletzungen ausgenommen sind oder dass jede Herstellung eine Verletzung darstellt. Daher ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der alle Fakten und Beweise berücksichtigt.
Es ist klar, dass das chinesische Markenrecht keine unrechtmäßige Durchsetzung von Markenrechten zulassen will und dass der Grundsatz von Treu und Glauben befolgt werden muss. Die Tatsache, dass Weike von dem deutschen Unternehmen wusste und dann vorsorglich die identische Marke für die identischen Waren eintrug und dies als Grundlage für die Verletzung nutzte, verstößt also völlig gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Dies ist eine klare und gute Nachricht für Einzelhändler, denn es bedeutet, dass in vielen Fällen kein guter Glaube vorliegen kann, wenn Sie Vorwissen oder eine Vorgeschichte der Marke und der Kommunikation nachweisen können.
Entscheidung des Obersten Volksgerichtshofs
Das Gericht wies darauf hin, dass nicht jede Verwendung von Marken in der Erstausrüstung als Verletzung angesehen werden kann. Das Gericht analysierte die folgenden Punkte ausführlicher:
- Werden die Rechte auf legitime Weise ausgeübt? Liegt ein Missbrauch der Rechte vor? Wurde die Markeneintragung rechtmäßig erwirkt?
- Wurde der Grundsatz von Treu und Glauben befolgt? Die Entscheidung in der Rechtssache Soyoda (in der ein Verstoß gegen diesen Grundsatz festgestellt wurde) hat diesen Grundsatz und die Art und Weise, wie Markenrechte ausgeübt werden, deutlich gemacht:
*Hat eine Partei unrechtmäßige Handlungen begangen;
*Der Grundsatz des fairen Wettbewerbs wurde beeinträchtigt;
*Rechte und Interessen anderer wurden verletzt
Es ist klar, dass das Gericht nicht alle Verwendungen von Marken im OEM-Bereich als Verletzung ansehen muss und dass der Zusatz „nach Treu und Glauben“, der nun eine tragende Säule in OEM-Fällen sein sollte, die Interessen beider Parteien ausgleichen muss. Ein OEM-Verletzungsfall wird sehr stark von den spezifischen Fakten des Falles abhängen, einschließlich früherer Beziehungen und Kenntnisse, die in Stahlwerk vorherrschend waren.
Die Bedeutung von Treu und Glauben wird es den Parteien ermöglichen, die OEM-Beziehung besser zu verstehen und zu erkennen, wann eine Klage wegen Markenverletzung Erfolg haben könnte. Es ist für Unternehmen sehr ratsam, ihre Marken in China registrieren zu lassen, auch wenn sie nur für den Export produzieren, denn so kann vermieden werden, dass ein Dritter ein Verfahren einleitet und Zeit und Geld für ein Gerichtsverfahren vor den chinesischen Gerichten aufwenden muss. Es ist auch besser, Ihre eigene Marke zuerst registrieren zu lassen, als zu versuchen, sie zurückzufordern, was die Unternehmen erheblich kosten kann. Die chinesischen Gerichte scheinen mit einer nuancierten und zunehmend gut entwickelten Praxis in Bezug auf die Verwendung von OEM-Marken ‚voranzukommen‘.
Dieser Artikel wurde von HGF Partner und Trade Marks Attorney Rebecca Field verfasst.
