Neue Leitlinien zum „technischen Charakter“ durch UKIPO-Praxisnotiz formalisiert

Das UK Intellectual Property Office (UKIPO) hat nun offizielle Leitlinien für die Prüfung britischer Patentanmeldungen veröffentlicht, die sich auf Software- und KI-Erfindungen beziehen. Die Praxisnotiz erscheint knapp sechs Monate nach der wegweisenden Entscheidung Emotional Perception [2026] UKSC 3, mit der die britische Beurteilung des „technischen Charakters“ von gemischten Erfindungen (d. h. Erfindungen mit technischen und nichttechnischen Merkmalen) an den Ansatz des Europäischen Patentamts (EPA) angeglichen wurde.

Für diejenigen, die die Emotional-Perception-Saga aufmerksam verfolgt haben, bestätigen die Leitlinien, dass der nahezu 20 Jahre alte Aerotel-Test aufgegeben wurde. Auch wenn die Abkehr von Aerotel einen bedeutenden Wandel im britischen Patentrecht darstellt, dient diese Orientierungshilfe in erster Linie dazu, die seit Februar gelebte Praxis für die Prüfer des UKIPO zu kodifizieren.

Die Abkehr von Aerotel wurde von britischen Patentanwälten und Anmeldern überwiegend positiv aufgenommen. Vor der Entscheidung des Supreme Court wurden einige Software- und KI-Innovatoren von der Patentierung ihrer Erfindungen abgeschreckt, da das UKIPO nach dem Aerotel-Ansatz häufig die Durchführung einer Recherche zu Patentanmeldungen verweigerte. Viele entschieden sich daher stattdessen für den Weg über das EPA, wo sie sich auf eine Recherche zum Stand der Technik eher verlassen konnten.

Die Leitlinien erläutern, wie der europäische Ansatz des „Any-Hardware“-Kriteriums und des „Zwischenschritts“, wie er in der Entscheidung G1/19 dargelegt wurde, nun in ein dreistufiges Prüfungsverfahren beim UKIPO integriert wurde. Wie genau diese drei Schritte umgesetzt werden, entwickelt sich derzeit noch weiter, während sich die Prüfer mit dem neuen Ansatz vertraut machen.

Die drei Schritte des Ansatzes werden in den Leitlinien wie folgt beschrieben:

(i) die „erste Hürde“: Feststellen, ob der Gegenstand des Anspruchs als Erfindung qualifiziert, unter Anwendung des „Any-Hardware“-Ansatzes;

(ii) der „Zwischenschritt“: Ermittlung der Merkmale des Anspruchs, die zum technischen Charakter der Erfindung als Ganzes beitragen;

(iii) die „zweite Hürde“: Bewertung, ob die Erfindung neu ist und ob sie gegenüber dem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, wobei nur diejenigen Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen.

Bereits die bloße Bezugnahme auf einen Computer, ein computerlesbares Speichermedium oder andere technische Mittel genügt, um die erste Hürde zu überwinden. Für die zweite Hürde können bestehende Ansätze genutzt werden, die bereits vom UKIPO angewandt werden, beispielsweise der Pozzoli-Test. Der Pozzoli-Test zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit umfasst unter anderem die Bestimmung des erfinderischen Konzepts der Erfindung. Dieses erfinderische Konzept kann genutzt werden, um den technischen Charakter der Erfindung als Ganzes zu identifizieren. Es kann daher sowohl im Zwischenschritt als auch bei der zweiten Hürde herangezogen werden.

Erfreulicherweise stellt das UKIPO in dieser Leitlinie ausdrücklich klar, dass bei Erfindungen, die zuvor unter dem Aerotel-Ansatz beanstandet wurden, die Patentierbarkeit „neu“ geprüft werden sollte. In welchem Umfang dies tatsächlich das endgültige Schicksal einer Patentanmeldung im Hinblick auf ihre Erteilung verändern kann, bleibt jedoch abzuwarten.

Der Abschnitt der Leitlinien zur Recherche nach dem Stand der Technik fällt kurz aus. Dies ist angesichts der Auswirkungen, die der neue Ansatz auf die Recherchepraxis des UKIPO haben dürfte, durchaus überraschend. Hervorgehoben wird jedoch, dass die Rechercheprüfer des UKIPO sicherstellen sollten, dass ihre Recherche auch die Merkmale umfasst, die zum technischen Charakter der beanspruchten Erfindung beitragen.

Obwohl KI- und Softwareerfindungen auch unter dem dreistufigen Ansatz weiterhin mit Patentierungshürden konfrontiert sind, stärken die jüngsten Leitlinien die Position der Anmelder zweifellos. Die erhöhte Wahrscheinlichkeit, einen Recherchenbericht mit relevanten Entgegenhaltungen zum Stand der Technik zu erhalten, gibt Anmeldern die Möglichkeit, im Prüfungsverfahren fundierte Argumente zur erfinderischen Tätigkeit vorzubringen. Gleichzeitig hilft dies dabei, die Landschaft des Standes der Technik besser zu verstehen, bevor Investitionen in Folgeanmeldungen in anderen Ländern getätigt werden.

Das UKIPO wird am 4. August 2026 eine Anhörung durchführen, um die Patentanmeldung Emotional Perception nach dem neuen Ansatz zu erörtern. Während das UKIPO beginnt, innerhalb dieses neuen Rahmens zu arbeiten, besteht die Hoffnung auf einen vorhersehbareren und transparenteren Weg zum Schutz von Software- und KI-Innovationen im Vereinigten Königreich.

Dieser Artikel wurde von der Patentanwältin Jess Davis und dem Partner Oliver Pooley verfasst.