EPA vs. EPG: Was uns die Ansätze von EPA und EPG zur Rechtsbeständigkeit für die Ausarbeitung und das Erteilungsverfahren europäischer Patentanmeldungen lehren (Teil 2)

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) nahm am 1. Juni 2023 seine Tätigkeit auf und hat bereits erheblichen Einfluss auf die Praxis des EPA. Weniger als ein Jahr nach seiner Eröffnung erließ das Berufungsgericht des EPG seine Entscheidung in 10x Genomics vs. NanoString (UPC_CoA_335/2023) und befasste sich darin mit der Auslegung von Patentansprüchen nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ). Die Position des Berufungsgerichts stand im Widerspruch zum „klassischen“ Ansatz des EPA. Diese Diskrepanz trug maßgeblich dazu bei, dass das EPA seine Praxis der Anspruchsauslegung überdachte. Im Juni 2025 näherte die Große Beschwerdekammer des EPA in G1/24 den Ansatz des EPA zur Anspruchsauslegung demjenigen des EPG an und stellte fest, es sei „äußerst unattraktiv, wenn das EPA bewusst eine Praxis verfolgen würde, die derjenigen der Gerichte widerspricht, denen seine Patente nachgelagert sind“.

Die Große Beschwerdekammer machte in G1/24 die Harmonisierungsabsicht des EPA sehr deutlich. Harmonisierung ist jedoch kein neues Konzept. Als G5/83[1] vor rund 46 Jahren erging, stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass das EPA die Entscheidungen der Gerichte und Patentämter der EPÜ-Vertragsstaaten berücksichtigen müsse. G5/83 trug allerdings nur wenig zur Harmonisierung bei. Seit G1/24 ist jedoch ein spürbarer Wandel zu verzeichnen, und das EPA unternimmt zunehmend erhebliche Schritte, um seinen Ansatz zur Rechtsbeständigkeit an denjenigen des EPG anzugleichen. Umgekehrt entwickelt das EPG seine Rechtsprechung zwar unabhängig vom EPA, doch viele Aspekte der Rechtsprechung des EPG zur Rechtsbeständigkeit sind vom Ansatz des EPA geprägt.

In dieser vierteiligen Reihe untersuchen wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ansätzen von EPA und EPG zur Anspruchsauslegung, zur unzulässigen Erweiterung, zur Neuheit, zur ausreichenden Offenbarung und zur erfinderischen Tätigkeit. Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede beeinflussen nicht nur Prozessstrategien, sondern liefern auch wichtige Denkanstöße für die Ausarbeitung und das Erteilungsverfahren von Patentanmeldungen sowie für die Verwaltung von Patentportfolios mit Zielmarkt Europa.

Im zweiten Teil dieser Reihe betrachten wir unzulässige Erweiterungen, Neuheit und ausreichende Offenbarung im Detail. Die zentrale Erkenntnis lautet, dass die Ansätze von EPA und EPG weitgehend übereinstimmen. Viele zugelassene Vertreter vor dem Europäischen Patentamt werden die Formulierungen, mit denen das EPG seine Entscheidungen zu diesen Fragen begründet, sehr vertraut finden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Ergebnisse immer identisch sein werden. Traditionell legen die Prüfungs- und Einspruchsabteilungen sowie die Technischen Beschwerdekammern des EPA großen Wert auf den Wortlaut. Das EPG hingegen betont seinen „ganzheitlichen“ Ansatz bei der Ermittlung dessen, was der Fachperson vermittelt wird. Je nach Sachverhalt kann dies bisweilen trotz weitgehend gleicher Prüfungsmaßstäbe für unzulässige Erweiterung, Neuheit und ausreichende Offenbarung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Unzulässige Erweiterung

Nach Artikel 123 (2) EPÜ darf ein europäisches Patent oder eine europäische Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Jede Änderung muss daher in der ursprünglichen Anmeldung offenbart sein. Das EPA ist für seine strenge Beurteilung unzulässiger Erweiterungen bekannt und wendet den sogenannten „Goldstandard“ an (G2/10). Danach darf eine Änderung nur innerhalb dessen erfolgen, was die Fachperson unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv und bezogen auf den Anmeldetag der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

Nach dem Goldstandard des EPA kann es selbst dann schwierig sein, einen Anspruch durch Aufnahme eines Merkmals zu ändern, wenn dieses Merkmal in der Beschreibung offenbart ist, sofern es nur im Zusammenhang mit einer bestimmten Ausführungsform der Erfindung offenbart wurde (Zwischenverallgemeinerung). Eine solche Änderung ist nur zulässig, wenn das Merkmal nicht untrennbar mit den übrigen Merkmalen der Ausführungsform verknüpft ist. Zudem muss die Gesamtoffenbarung seine Verallgemeinerung auf den Schutzbereich der Erfindung rechtfertigen. Dieselbe Begründung gilt für Merkmale, die bei der Änderung weggelassen werden.

Auf den ersten Blick stimmt das EPG bei der unzulässigen Erweiterung mit dem EPA überein. In Sibio v Abbott [UPC-CoA-884/2025] bestätigte das Berufungsgericht den Ansatz aus Abbott v Sibio in UPC_CoA_382/2024 und verwies auf den Goldstandard des EPA. In Anlehnung an den Ansatz des EPA zu Zwischenverallgemeinerungen prüfte das Berufungsgericht in Sibio v Abbott, ob ein Merkmal einer bestimmten Ausführungsform weggelassen werden durfte, und stellte dabei darauf ab, ob dieses Merkmal untrennbar mit den übrigen Merkmalen dieser Ausführungsform verknüpft war.

Obwohl das EPG bei der Prüfung unzulässiger Erweiterungen dieselben rechtlichen Maßstäbe wie das EPA anwendet, können sich Unterschiede in der praktischen Anwendung ergeben. So können beispielsweise die oben erörterten aktuellen Unsicherheiten hinsichtlich der Anspruchsauslegung bei der Prüfung unzulässiger Erweiterungen durch das EPA zu Unterschieden zwischen EPA und EPG führen.[2] Als das Berufungsgericht des EPG in Sibio v Abbott prüfte, ob ein weggelassenes Merkmal auf den Schutzbereich der Erfindung verallgemeinert werden konnte, berücksichtigte es zudem die technische Wirkung der Erfindung und die Frage, ob das weggelassene Merkmal zu dieser Wirkung beiträgt und für die Erfindung wesentlich ist. Demgegenüber prüfte die Technische Beschwerdekammer in T25/03, ob die isolierten Merkmale für die Ausführungsform wesentlich waren, aus der sie herausgelöst wurden. Da die konkrete Ausführungsform gegenüber der Erfindung in ihrer allgemeinsten Form eine verbesserte technische Wirkung oder eine größere Zahl technischer Wirkungen erzielen kann, ist es möglich, dass ein Merkmal für eine bestimmte Ausführungsform als wesentlich angesehen wird, nicht jedoch für die Erfindung in ihrer allgemeinsten Form. Je nach Sachverhalt könnte das EPG den Goldstandard daher weniger streng anwenden.

Insgesamt stimmen EPA und EPG bei unzulässigen Erweiterungen somit weitgehend überein, da beide denselben Goldstandard anwenden. Indem das EPG jedoch die technische Wirkung der Erfindung in den Vordergrund stellt, scheint es ganzheitlicher zu betrachten, was mit der Erfindung erreicht werden soll, und den Zweck ihrer Merkmale in diesem Zusammenhang auszulegen. Dies unterscheidet sich vom EPA, das den Wortlaut der ursprünglichen Unterlagen stark gewichtet. Ob das EPG den Goldstandard dadurch weniger streng anwendet, dürfte vom jeweiligen Sachverhalt abhängen. Nach praktischer Erfahrung könnte das EPG wegen seines ganzheitlichen Ansatzes bei bestimmten Sachverhaltskonstellationen jedoch einen großzügigeren Maßstab für unzulässige Erweiterungen anlegen.

Dieser mögliche Unterschied sollte berücksichtigt werden, wenn Parteien erwägen, europäische Patente nach der Erteilung anzugreifen, insbesondere wenn noch zwischen verschiedenen Foren gewählt werden kann, etwa solange die neunmonatige Einspruchsfrist noch läuft. Allerdings könnte das Potenzial für unterschiedliche Ansätze mit der Zeit abnehmen, wenn das EPA seine Praxis weiter an diejenige des EPG angleicht.

Tabelle 2: Überblick über die Ansätze von EPA und EPG zur unzulässigen Erweiterung

Neuheit

Der vorstehend beschriebene „Goldstandard“ hat weitreichende Auswirkungen auf Verfahren vor dem EPA, da er aufgrund des einheitlichen Offenbarungsbegriffs auch bei der Beurteilung von Neuheit und Priorität angewandt wird (G2/10). Das Berufungsgericht des EPG hat diesen einheitlichen Offenbarungsbegriff zumindest bei der Neuheitsprüfung bestätigt.

So bestätigte das Berufungsgericht des EPG in Fujifilm v Kodak [UPC_CoA_473/2025], dass die Neuheit danach zu beurteilen ist, was die Fachperson unter Heranziehung ihres allgemeinen Fachwissens zum maßgeblichen Anmelde- oder Prioritätstag einem einzelnen Stand-der-Technik-Dokument unmittelbar und eindeutig entnehmen würde. Zwar ist die Offenbarung des Dokuments in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen; sein Inhalt darf jedoch nicht als Reservoir behandelt werden, aus dem Merkmale zur Schaffung einer bestimmten Ausführungsform herausgegriffen werden. Verschiedene Passagen eines Dokuments dürfen zudem nur dann miteinander kombiniert werden, wenn eine klare und unmissverständliche Lehre hierzu vorliegt. Das Berufungsgericht erkannte ferner an, dass Merkmale auch implizit offenbart sein können; dies setzt jedoch voraus, dass die Fachperson diese Merkmale als klare und eindeutige Folge des ausdrücklich Offenbarten ansehen würde.

Diese Grundsätze werden zugelassenen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt, die vor dem EPA tätig sind, sehr vertraut sein. Die Formulierungen des Berufungsgerichts in seinen Entscheidungen könnten nahezu wörtlich aus Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern übernommen sein. Wie bei der unzulässigen Erweiterung können jedoch je nach Strenge der Anwendung des Goldstandards unterschiedliche Ergebnisse entstehen. Zumindest auf dem Papier ist der Ansatz des EPG zur Neuheit eng an denjenigen des EPA angelehnt. Das EPG scheint den Stand der Technik jedoch ganzheitlicher zu würdigen und den technischen Zielen, die das Dokument des Stands der Technik verfolgt, größeres Gewicht beizumessen. Demgegenüber legt das EPA traditionell erheblichen Wert auf den verwendeten Wortlaut. Dies kann beeinflussen, was als unmittelbar und eindeutig aus dem Text ableitbar gilt, insbesondere bei impliziten Offenbarungen oder bei der Frage, ob Teile einer Offenbarung des Stands der Technik miteinander kombiniert werden dürfen, wenn eine ausdrückliche Lehre hierzu fehlt.

Tabelle 3: Überblick über die Ansätze von EPA und EPG zur Neuheit

Ausreichende Offenbarung

Artikel 83 EPÜ bestimmt, dass ein Patent oder eine Patentanmeldung die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren muss, dass eine Fachperson sie ausführen kann. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung gilt allgemein als zentraler Bestandteil des patentrechtlichen Austauschverhältnisses: Dem Patentinhaber wird ein Ausschließlichkeitsrecht gewährt, wenn er die Erfindung so detailliert offenbart, dass sie nachgearbeitet werden kann.

Nach der Rechtsprechung des EPA muss der Gegenstand einer Anmeldung zum maßgeblichen Stichtag auf Grundlage der Anmeldung in ihrer Gesamtheit und unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens der Fachperson ausreichend offenbart sein. Wird ein Anspruch wegen unzureichender Offenbarung angegriffen, muss die angreifende Partei ernsthafte, durch nachprüfbare Tatsachen belegte Zweifel daran darlegen, dass die Fachperson die Erfindung ausführen kann. Diese Darlegungslast kann schwer zu erfüllen sein, da routinemäßige Versuche zulässig sind, um das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung zu erfüllen.

Das Berufungsgericht des EPG bestätigte in Sanofi v Amgen [UPC_CoA_528/2024] im Wesentlichen den Ansatz des EPA zur ausreichenden Offenbarung. Wie das EPA bestätigte es, dass die Offenbarung einer einzigen Art der Ausführung der Erfindung ausreichen kann. Das Berufungsgericht stellte ferner klar, dass die Offenbarung keine konkreten Anweisungen dafür enthalten muss, wie jede denkbare Ausführungsform der Erfindung nachgearbeitet werden kann. Ebenso wie der Ansatz des EPA gelegentliche Fehlschläge zulässt (T931/91), hielt das Berufungsgericht die Nichtverfügbarkeit einzelner Ausführungsformen für die ausreichende Offenbarung für unerheblich, solange die Fachperson geeignete Ausführungsformen innerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs erhalten kann. Darüber hinaus bestätigte das Berufungsgericht, dass ein angemessenes Maß an Versuch und Irrtum der Ausführbarkeit der Erfindung nicht entgegensteht.

Die Ansätze von EPA und EPG zur ausreichenden Offenbarung scheinen übereinzustimmen. Obwohl der Anspruch in Sanofi v Amgen ein Anspruch auf eine therapeutische Verwendung war, beruhte der Einwand unzureichender Offenbarung allerdings nicht auf der Behauptung, dass die beanspruchte therapeutische Indikation ausreichend offenbart sei. In nach der Erteilung geführten Verfahren zur Rechtsbeständigkeit im pharmazeutischen Bereich ist dies häufig der Hauptstreitpunkt, wenn die ausreichende Offenbarung in Frage gestellt wird. Nach der Rechtsprechung des EPA muss die ursprüngliche Anmeldung beispielsweise den Nachweis erbringen, dass ein Arzneimittel die beanspruchte therapeutische Wirkung hat, insbesondere wenn es ohne Versuchsdaten in der Anmeldung nicht glaubhaft wäre, dass diese Wirkung erzielt wird. Welches Beweismaß erforderlich ist, ist offen und hängt stark vom jeweiligen Sachverhalt ab. Diese Frage ist für die Rechtsbeständigkeit dennoch entscheidend, weil das Fehlen einer glaubhaften Wirkung nicht durch nachveröffentlichte Beweismittel behoben werden kann (G2/21). Es bleibt abzuwarten, ob das EPG den Ansatz des EPA bei der Frage übernimmt, ob eine therapeutische Wirkung hinreichend glaubhaft gemacht ist, um die Anforderungen von Artikel 83 EPÜ zu erfüllen.

Tabelle 4: Überblick über die Ansätze von EPA und EPG zur ausreichenden Offenbarung

[1]Siehe Nummer 6 der Entscheidungsgründe von G5/83

[2]G1/26