OEB vs TUB : en quoi les approches de l’OEB et de la TUB en matière de validité nous donnent matière à réflexion lors de la rédaction et du traitement des demandes de brevet destinées à l’Europe (2e partie)

La Cour unifiée des brevets (TUB) a ouvert ses portes le 1er juin 2023 et a déjà un impact significatif sur la pratique de l’OEB. Moins d’un an après son ouverture, la Cour d’appel de l’UPC (CoA) a rendu sa décision dans l’affaire 10x Genomics c. NanoString (UPC_CoA_335/2023), statuant sur la manière dont les revendications doivent être interprétées au regard de la Convention sur le brevet européen (CBE). La position de la CoA était en contradiction avec l’approche « classique » de l’OEB. Cette divergence a joué un rôle déterminant dans la décision de l’OEB de réexaminer la manière dont les revendications doivent être interprétées. En juin 2025, la Chambre de recours élargie (EBoA) de l’OEB (G1/24) a rapproché l’approche de l’OEB en matière d’interprétation des revendications de celle de l’UPC, estimant qu’« il serait tout à fait inacceptable que l’OEB adopte délibérément une pratique contraire à celle des tribunaux chargés de statuer sur les brevets qu’il délivre ».

Dans la décision G1/24, la Chambre de recours élargie a clairement exprimé les intentions d’harmonisation de l’OEB. Cependant, l’harmonisation n’est pas un concept nouveau. Lorsque la décision G5/83[1] a été rendue il y a environ 46 ans, la Chambre de recours élargie avait estimé qu’il incombait à l’OEB de prendre en considération les décisions des tribunaux et des offices de propriété industrielle des États contractants de la CBE. Mais la décision G5/83 n’a guère contribué à promouvoir l’harmonisation. Depuis la décision G1/24, en revanche, un changement palpable s’est opéré, et nous commençons à voir l’OEB faire des progrès significatifs pour aligner son approche en matière de validité sur celle de la JUB. À l’inverse, bien que la JUB développe sa jurisprudence indépendamment de l’OEB, de nombreux aspects de la jurisprudence de la JUB ont été façonnés par l’approche de l’OEB en matière de validité.

Dans cette série en quatre parties, nous explorons les similitudes et les différences entre les approches de l’OEB et de l’UPC en matière d’interprétation des revendications, d’éléments non revendiqués, de nouveauté, de suffisance et d’activité inventive. Outre leur influence sur les stratégies contentieuses, ces similitudes et différences nous donnent matière à réflexion lors de la rédaction, du suivi et de la gestion des portefeuilles de brevets destinés à l’Europe.

Dans cette deuxième partie de la série, nous examinons en détail la question des éléments non divulgués, de la nouveauté et de la suffisance de la description. Le principal enseignement à retenir est que les approches de l’OEB et de l’UPC sont étroitement alignées, et que de nombreux conseils en brevets européens trouveront très familières les formulations utilisées par l’UPC pour justifier ses décisions sur ces questions. Cela ne signifie pas pour autant que les résultats seront les mêmes à chaque fois. Traditionnellement, les divisions d’examen et d’opposition ainsi que les chambres de recours techniques (TBA) de l’OEB accordent une grande importance à la formulation utilisée dans le texte. À l’inverse, l’UPC met en avant son approche « holistique » lorsqu’il s’agit de comprendre ce qui est transmis à l’homme du métier. Selon les faits, cela peut parfois conduire à des résultats différents, bien que les cadres d’évaluation de l’élément non prévu, de la nouveauté et de la suffisance de la description soient globalement les mêmes.

Élément non prévu

En vertu de l’article 123(2) de la CBE, un brevet européen ou une demande de brevet européen ne peut être modifié de manière à contenir un objet qui ne figurait pas dans la demande telle qu’elle a été déposée. Par conséquent, toute modification apportée doit trouver son fondement dans la demande initiale. L’OEB est réputé pour sa rigueur dans l’évaluation de l’ajout d’éléments et applique ce que l’on appelle la « norme d’excellence » (G2/10). Selon cette norme, une modification ne peut être apportée que dans les limites de ce qu’un homme du métier pourrait déduire directement et sans ambiguïté, en s’appuyant sur les connaissances générales courantes, et de manière objective par rapport à la date de dépôt, à partir de l’ensemble des documents tels qu’ils ont été déposés.

Avec la norme d’excellence de l’OEB, même si une caractéristique est divulguée dans le descriptif, il peut parfois être difficile de modifier une revendication pour y inclure cette caractéristique si celle-ci n’est divulguée que dans le contexte d’un mode de réalisation spécifique de l’invention (généralisation intermédiaire). Pour qu’une telle modification soit admissible, la caractéristique ne doit pas être indissociablement liée aux autres caractéristiques du mode de réalisation. De plus, la divulgation globale doit justifier sa généralisation à l’ensemble du champ d’application de l’invention. Le même raisonnement s’applique à toute caractéristique omise de la modification.

À première vue, l’UPC s’aligne sur l’OEB en matière de matière ajoutée. Dans l’affaire Sibio c. Abbott [UPC-CoA-884/2025], la Chambre d’appel a confirmé l’approche adoptée dans l’affaire Abbott c. Sibio (UPC_CoA_382/2024), en se référant à la norme de référence de l’OEB. Faisant écho à l’approche de l’OEB concernant les généralisations intermédiaires, la Chambre de recours dans l’affaire Sibio c. Abbott a examiné s’il était admissible d’omettre une caractéristique d’un mode de réalisation spécifique en déterminant si cette caractéristique était indissociablement liée aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation.

Toutefois, bien que l’UPC adopte les mêmes critères juridiques que l’OEB pour examiner la question de la matière ajoutée, il peut exister des différences dans la manière dont ces critères sont mis en pratique. Par exemple, comme indiqué plus haut, les incertitudes actuelles quant à la manière dont les revendications doivent être interprétées lors de l’évaluation de l’ajout de matière à l’OEB peuvent donner lieu à des divergences entre l’OEB et l’UPC[2]. De plus, lorsque la Chambre de recours de l’UPC, dans l’affaire Sibio c. Abbott, a examiné si une caractéristique omise pouvait être généralisée à l’ensemble du champ de l’invention, elle a pris en compte l’effet technique de l’invention, ainsi que la question de savoir si la caractéristique omise contribuait à cet effet et était essentielle à l’invention. À titre de comparaison, la chambre de recours de l’Office de brevets de la Suisse (TBA) dans l’affaire T25/03 a examiné si des caractéristiques isolées étaient essentielles au mode de réalisation à partir duquel elles avaient été isolées. Étant donné qu’un mode de réalisation spécifique peut permettre d’obtenir des effets techniques améliorés ou plus nombreux que l’invention en général, il est possible qu’une caractéristique soit considérée comme essentielle à un mode de réalisation spécifique, mais pas à l’invention dans sa forme la plus générale. En conséquence, selon les faits de l’affaire, il est possible que l’UPC applique la norme de référence de manière plus souple.

Dans l’ensemble, l’OEB et l’UPC sont donc globalement alignés sur la question de l’ajout de matière, puisqu’ils appliquent la même norme de référence. Cependant, en mettant l’accent sur l’effet technique de l’invention, l’UPC semble adopter une vision plus globale de ce que l’invention cherche à réaliser et interprète la finalité des caractéristiques de l’invention dans ce contexte. Cela diffère de l’OEB, qui accorde une grande importance à la formulation du texte original. La question de savoir si cela conduit l’UPC à appliquer la « norme d’excellence » de manière plus souple dépendra probablement des faits propres à chaque affaire. Toutefois, d’après certaines observations, dans certains contextes factuels, l’UPC pourrait bien adopter une attitude plus permissive à l’égard de l’ajout d’éléments en raison de son approche globale.

Cette différence potentielle doit être prise en compte si les parties envisagent de contester des brevets européens après leur délivrance, en particulier lorsqu’il est encore possible de choisir la juridiction compétente (par exemple, si le délai d’opposition de 9 mois est toujours ouvert). Cela dit, ce risque de divergence pourrait s’atténuer avec le temps si l’OEB continue d’harmoniser son approche avec celle de l’UPC.

Tableau 2 : Résumé des approches de l’OEB et de l’UPC en matière de matière ajoutée

OEB TUB

Principe juridique « Gold Standard » – G2/10 « Gold Standard » – G2/10

Généralisation intermédiaire d’une caractéristique divulguée uniquement dans un mode de réalisation spécifique Considérer généralement qu’il y a ajout de matière, sauf si la caractéristique n’est pas indissociablement liée à d’autres caractéristiques omises du mode de réalisation et si la divulgation globale justifie l’isolation généralisante de la caractéristique et son introduction dans la revendication. En règle générale, il y a ajout d’éléments, sauf si la caractéristique n’est pas indissociablement liée à d’autres caractéristiques omises du mode de réalisation. L’effet technique que l’invention vise à obtenir, et la question de savoir si une caractéristique omise y contribue, sont pertinents pour l’évaluation de l’ajout d’éléments. En d’autres termes, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe un lien indissociable avec ces autres caractéristiques ou, pour le dire autrement, si cette caractéristique omise est essentielle à l’invention.

Différences possibles : le critère juridique étant le même, les pratiques sont globalement harmonisées. Toutefois, du moins d’après certaines observations, il peut exister des différences dans la manière dont ce critère est appliqué. L’accent est mis sur la formulation utilisée dans le mémoire descriptif lors de l’évaluation de ce qui peut être directement et sans ambiguïté déduit du texte. Le critère juridique étant le même, les pratiques sont globalement harmonisées. Toutefois, du moins d’après certaines observations, il peut exister des différences dans la manière dont ce critère est appliqué. L’accent est mis sur les objectifs techniques de l’invention dans son ensemble lors de l’évaluation de ce qui peut être directement et sans ambiguïté déduit du texte

Nouveauté

La « norme de référence » ci-dessus a des implications de grande portée dans les procédures devant l’OEB, car le concept uniforme de divulgation signifie qu’il est également utilisé pour évaluer la nouveauté et la priorité (G2/10). La Chambre d’appel de l’UPC a entériné ce concept uniforme, au moins dans son approche de la nouveauté.

Par exemple, dans l’affaire Fujifilm c. Kodak [UPC_CoA_473/2025], la Chambre de recours de l’UPC a confirmé que la nouveauté devait être évaluée sur la base de ce qu’un homme du métier, en s’appuyant sur ses connaissances générales courantes à la date de dépôt ou de priorité pertinente, pourrait déduire directement et sans ambiguïté d’un seul document de l’état de la technique. Si la divulgation du document de l’état de la technique dans son intégralité doit être prise en compte, le contenu d’un document de l’état de la technique ne saurait être traité comme un réservoir dans lequel on pourrait puiser des caractéristiques pour créer un mode de réalisation particulier. De plus, si différents passages d’un document peuvent être combinés, cela n’est possible que s’il existe un enseignement clair et sans équivoque suggérant cette combinaison.

La Chambre de recours a également reconnu que des caractéristiques pouvaient être divulguées implicitement, mais cela exigeait que l’homme du métier considère ces caractéristiques comme une conséquence claire et sans ambiguïté de ce qui était explicitement mentionné.

Ces concepts seront très familiers aux mandataires en brevets européens exerçant devant l’OEB ; en effet, la terminologie utilisée par la Chambre de recours dans ses arrêts aurait pu être copiée-collée directement à partir des décisions de la Chambre de recours en matière de brevets (TBA). Toutefois, comme pour la matière ajoutée, des différences de résultat peuvent apparaître selon le degré de rigueur avec lequel la « norme de référence » est appliquée. Sur le papier du moins, l’approche de l’UPC en matière de nouveauté est étroitement alignée sur celle de l’OEB. Cependant, l’UPC semble adopter une approche plus holistique lors de l’examen de l’état de la technique et accorde davantage d’importance aux objectifs techniques que le document de l’état de la technique cherche à atteindre. À l’inverse, l’OEB accorde traditionnellement une importance considérable à la formulation utilisée. Cela peut avoir une incidence sur ce qui est considéré comme pouvant être déduit directement et sans ambiguïté du texte, notamment en ce qui concerne les divulgations implicites ou lorsqu’il s’agit de déterminer si des éléments d’une divulgation de l’état de la technique peuvent être combinés en l’absence d’un enseignement explicite en ce sens.

Tableau 3 : Résumé des approches de l’OEB et de l’UPC en matière de nouveauté

OEB UPC

Principe juridique « Gold Standard » – G2/10, concept uniforme de divulgation avec des éléments supplémentaires et la priorité « Gold Standard » – G2/10, concept uniforme de divulgation avec des éléments supplémentaires

Similitudes L’état de la technique n’est pas un réservoir dans lequel on peut sélectionner des caractéristiques pour créer un mode de réalisation. Il n’est pas possible de combiner différentes parties du document de l’état de la technique à moins qu’il n’y ait une indication claire en ce sens. L’état de la technique n’est pas un réservoir dans lequel on peut sélectionner des caractéristiques pour créer un mode de réalisation. Il n’est pas possible de combiner différentes parties du document de l’état de la technique, sauf s’il existe une suggestion claire et sans équivoque de le faire.

Différences possibles Le critère juridique étant le même, les pratiques sont globalement harmonisées. Toutefois, du moins d’après certaines observations, il peut exister des différences dans la manière dont ce critère est appliqué. L’accent est mis sur la formulation utilisée dans le fascicule lors de l’évaluation de ce qui pourrait être directement et sans ambiguïté déduit du texte. Le critère juridique étant le même, les pratiques sont globalement harmonisées. Toutefois, du moins d’après certaines observations, il peut exister des différences dans la manière dont ce critère est appliqué. L’accent est mis sur les objectifs techniques de l’invention dans son ensemble lors de l’évaluation de ce qui peut être directement et sans ambiguïté déduit du texte

Suffisance

L’article 83 de la CBE stipule qu’un brevet ou une demande de brevet doit divulguer une invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être mise en œuvre par un homme du métier. L’exigence de suffisance est généralement considérée comme un élément clé du « compromis du brevet » : un monopole est accordé au titulaire du brevet en échange d’une divulgation de l’invention suffisamment détaillée pour permettre sa reproduction.

La jurisprudence de l’OEB stipule que l’objet d’une demande doit être suffisamment divulgué à la date de dépôt effective de la demande, sur la base de la demande dans son ensemble et en tenant compte des connaissances générales communes de l’homme du métier. Lorsqu’une revendication est contestée au motif d’une divulgation insuffisante, l’OEB impose à la partie soulevant cette contestation la charge de présenter des doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables, quant à la capacité d’un homme du métier à reproduire l’invention. Cette charge peut s’avérer difficile à assumer, car le critère de suffisance est généralement satisfait, des essais de routine étant admissibles pour répondre aux exigences de suffisance.

La Chambre de recours de l’UPC a largement entériné l’approche de l’OEB en matière de suffisance dans l’affaire Sanofi c. Amgen [UPC_CoA_528/2024]. À l’instar de l’OEB, la Chambre de recours a confirmé qu’un seul mode de réalisation de l’invention était jugé suffisant pour satisfaire aux exigences de suffisance. La Chambre de recours a également confirmé que la divulgation n’avait pas à inclure d’instructions spécifiques sur la manière de reproduire chaque mode de réalisation concevable de l’invention. Tout comme l’approche de l’OEB autorise des échecs occasionnels (T931/91), la Chambre de recours a estimé que l’indisponibilité de certains modes de réalisation n’avait pas d’incidence sur la suffisance de la divulgation, dès lors que l’homme du métier serait en mesure d’obtenir des modes de réalisation appropriés entrant dans le champ d’application de la revendication. En outre, la Chambre de recours a confirmé qu’un nombre raisonnable d’essais et d’erreurs n’empêchait pas la mise en œuvre de l’invention.

Les approches de l’OEB et de l’UPC en matière de suffisance semblent s’aligner. Cependant, bien que la revendication dans l’affaire Sanofi c. Amgen fût une revendication d’utilisation thérapeutique, l’objection relative à la suffisance ne reposait pas sur l’allégation selon laquelle l’indication thérapeutique revendiquée était suffisamment divulguée. Souvent, dans les procédures de validité postérieures à la délivrance dans le domaine pharmaceutique, c’est là le principal point de litige lorsque la suffisance est remise en cause. Par exemple, la jurisprudence de l’OEB exige que la demande initiale apporte la preuve qu’un médicament possède l’effet thérapeutique revendiqué, en particulier si, en l’absence de données expérimentales dans la demande, il ne serait pas crédible que cet effet thérapeutique soit obtenu. Le niveau de preuve requis reste une question ouverte et dépend fortement des faits. Néanmoins, cette question est cruciale pour la validité, car l’absence d’un effet crédible ne peut être pallée par des éléments de preuve publiés a posteriori (G2/21). Il reste à voir si la JUB adoptera l’approche de l’OEB quant à la question de savoir si un effet thérapeutique est rendu suffisamment crédible pour satisfaire aux exigences de l’article 83 de la CBE.

Tableau 4 : Résumé des approches de l’OEB et de l’UPC en matière de suffisance

OEB UPC

Similitudes L’objet doit être suffisamment divulgué à la date de dépôt de la demande, sur la base de la demande dans son ensemble et en tenant compte des connaissances générales communes de l’homme du métier. Un mode de réalisation de l’invention est requis pour satisfaire aux exigences de suffisance. L’absence de certains modes de réalisation n’avait pas d’incidence sur la suffisance, dès lors que l’homme du métier serait en mesure d’obtenir des modes de réalisation appropriés entrant dans le champ d’application de la revendication. La méthode par essais et erreurs n’empêche pas la mise en œuvre de l’invention

[1] Voir les motifs 6 de la décision G5/83

[2] G1/26