Facteurs à prendre en compte

Il n’existe pas de solution unique pour décider d’opter ou non pour l’opt-out de certains ou de tous vos brevets européens.

• Quelle est la solidité de l’évaluation de la validité du brevet ?
• Quelle est la valeur du brevet pour l’entreprise ?
• Dans quelle mesure avez-vous validé le brevet ? Avez-vous maintenu une large portée territoriale de protection ?
• Le brevet protège-t-il un produit commercial clé ou est-il défensif ?
• Quelle est la taille de votre portefeuille de brevets, y a-t-il plusieurs niveaux de protection pour votre technologie ou un seul brevet « clé » ?
• Le brevet couvre-t-il un produit de base, une technologie de plateforme ou de méthode, ou des brevets secondaires ?
• L’entreprise dépend-elle du ou des brevets pour attirer des investissements ou des revenus de licence ?
• Quelle est la nature des accords de licence – licence exclusive versus nombreuses licences non exclusives ?
• Y a-t-il une complexité quelconque autour de la propriété du brevet ?
• L’effort d’identification de la propriété correcte (ou d’obtenir l’accord des propriétaires) du brevet serait-il disproportionné par rapport à la valeur du brevet ?
• Opérez-vous dans un secteur litigieux ou les litiges devant les tribunaux des brevets sont-ils rares ?
• Avez-vous connaissance de tiers cherchant à contester le brevet ? Par exemple, le brevet a-t-il fait l’objet d’une opposition ?
• Avez-vous des contrefaçons ou des contrefacteurs dans plusieurs pays de la JUB ?

Nous constatons que différents secteurs adoptent des approches différentes. Cela dépend en partie du caractère litigieux (ou non) de leur secteur, de l’appétence au risque de l’entreprise et de sa volonté de consacrer du temps et de l’argent à la diligence raisonnable pour établir la propriété.

Quels sont les avantages de laisser vos brevets européens dans le système de la JUB ?

• Maintenant que la JUB est opérationnelle, elle a une compétence non exclusive sur les brevets européens en vigueur dans les États membres de l’UE participants. Cela signifie que la JUB et les tribunaux nationaux compétents auront compétence sur les BE qui n’ont pas fait l’objet d’un opt-out. Cela permet aux titulaires de brevets une certaine flexibilité pour choisir s’ils veulent faire respecter leurs droits devant les tribunaux nationaux ou faire respecter le faisceau de brevets nationaux BE dans une seule action en contrefaçon devant la JUB.
• Si vous ne déposez pas de demande d’opt-out, le temps et les coûts nécessaires pour gérer tout exercice de diligence raisonnable visant à déterminer la position de propriété et à déposer l’opt-out sont minimisés.
• Certains titulaires de brevets choisissent de laisser au moins une partie de leurs brevets européens sous la juridiction de la JUB afin d’acquérir une certaine expérience du système de la JUB et d’influencer le développement de sa jurisprudence.
• Une action devant la JUB est entendue par un panel de juges de la JUB dans une division spécifiée, mais le jugement a un effet dans tous les pays de la JUB où le brevet est en vigueur. Cette cour commune et supranationale répond à la plainte selon laquelle le système actuel des brevets européens est fragmenté.
• L’intention est que les actions déposées auprès de la JUB soient strictement inscrites au rôle, la cour rendant son jugement dans les 12 mois suivant l’introduction de l’instance. C’est nettement plus rapide pour les procédures en contrefaçon que dans de nombreux tribunaux nationaux des brevets des États membres de l’UE.
• Le système de la JUB signifie qu’il devrait être possible d’empêcher la contrefaçon dans plusieurs juridictions en une seule action.
• La JUB peut également permettre aux titulaires de brevets de capturer la contrefaçon lorsque des parties travaillant ensemble contrefont différents éléments de la revendication dans différentes juridictions.
• Selon le développement de la jurisprudence de la JUB, elle pourrait offrir une interprétation judiciaire plus favorable sur certaines questions juridiques, par exemple, les inventions de sélection ou la doctrine des équivalents.

Quelles sont les raisons de déposer un opt-out pour exclure la compétence de la JUB ?

• La principale raison de déposer un opt-out est d’éviter le risque de révocation centrale du brevet devant la JUB. C’est particulièrement le cas lorsque la Cour n’a pas encore été mise à l’épreuve et testée, de sorte qu’il n’est pas possible de prédire de manière fiable l’issue des actions.
• L’intention est que les actions déposées auprès de la JUB soient strictement inscrites au rôle, la cour rendant son jugement dans les 12 mois suivant l’introduction de l’instance. C’est nettement plus rapide pour les procédures de révocation que dans de nombreux tribunaux nationaux des brevets des États membres de l’UE et que les procédures centrales d’opposition post-délivrance disponibles devant l’OEB.
• Bien que plus coûteuse et moins étendue que la procédure d’opposition de l’OEB, la révocation centrale peut être intentée à tout moment pendant la durée de vie du brevet, y compris avant ou après l’expiration du délai d’opposition de 9 mois, pendant que l’opposition de l’OEB est en cours et après sa conclusion.
• L’opt-out maintient le statu quo et un contestataire devrait poursuivre une opposition centrale et/ou intenter plusieurs actions en révocation devant les tribunaux nationaux.
• À condition qu’il n’y ait pas eu de procédures nationales relatives au brevet devant les tribunaux des États membres de l’UE participants (appelées « verrouillage »), le titulaire du brevet peut déposer une demande de retrait de l’opt-out.
• Lorsque la position de propriété est relativement simple, le temps et les coûts associés au dépôt d’un opt-out sont relativement minimes.