EPA und EPG im Vergleich: Was die Ansätze zur Rechtsbeständigkeit für die Ausarbeitung und Prüfung europäischer Patentanmeldungen bedeuten (Teil 1)

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) nahm am 1. Juni 2023 seine Tätigkeit auf und hat bereits erheblichen Einfluss auf die Praxis des Europäischen Patentamts (EPA). Weniger als ein Jahr später erließ das Berufungsgericht des EPG seine Entscheidung in 10x Genomics vs. NanoString (UPC_CoA_335/2023) zur Auslegung von Patentansprüchen nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ). Die Auffassung des Berufungsgerichts stand im Widerspruch zum „klassischen“ Ansatz des EPA. Diese Abweichung war ein wichtiger Anstoß dafür, dass das EPA seine Auslegungspraxis überdachte. Im Juni 2025 näherte die Große Beschwerdekammer des EPA in G1/24 den Ansatz des EPA zur Anspruchsauslegung demjenigen des EPG an. Sie bezeichnete es als „äußerst unattraktiv, wenn das EPA bewusst eine Praxis verfolgen würde, die derjenigen der Gerichte widerspricht, die seinen Patenten nachgelagert sind“.

In G1/24 machte die Große Beschwerdekammer ihre Harmonisierungsabsicht deutlich. Harmonisierung ist jedoch kein neues Anliegen. Bereits in der vor rund 46 Jahren ergangenen Entscheidung G5/83[1] stellte sie fest, dass das EPA die Entscheidungen der Gerichte und Ämter für gewerblichen Rechtsschutz der EPÜ-Vertragsstaaten berücksichtigen müsse. G5/83 trug jedoch wenig zur Harmonisierung bei. Seit G1/24 ist dagegen ein spürbarer Wandel festzustellen: Das EPA unternimmt zunehmend bedeutende Schritte, um seinen Ansatz zur Beurteilung der Rechtsbeständigkeit an denjenigen des EPG anzugleichen. Umgekehrt entwickelt das EPG seine Rechtsprechung zwar unabhängig vom EPA, doch zahlreiche Aspekte seiner Rechtsprechung zur Rechtsbeständigkeit sind vom Ansatz des EPA geprägt.

In dieser vierteiligen Beitragsreihe untersuchen wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ansätzen von EPA und EPG bei Anspruchsauslegung, unzulässiger Erweiterung, Neuheit, ausreichender Offenbarung und erfinderischer Tätigkeit. Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede beeinflussen nicht nur Prozessstrategien, sondern geben auch Anlass, die Ausarbeitung, Prüfung und Verwaltung von Patentportfolios für Europa zu überdenken.

Im ersten Teil dieser Reihe befassen wir uns ausführlich mit der Anspruchsauslegung.

Anspruchsauslegung

Bevor die Technische Beschwerdekammer in T439/22 die Große Beschwerdekammer um Klarstellung zur Anspruchsauslegung ersuchte, hätten viele European Patent Attorneys argumentiert, dass bei einem klaren Anspruchsbegriff keine Heranziehung der Beschreibung erforderlich sei und diese nur zur Auflösung von Unklarheiten diene. Zwar gab es frühere Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern, nach denen die Beschreibung auch ohne Mehrdeutigkeit heranzuziehen war. Diese bildeten jedoch eine Minderheit und hielten überwiegend am Vorrang der Patentansprüche fest[2], wodurch der Einfluss der Beschreibung auf den Schutzbereich begrenzt wurde. (Quellverknüpfung: T439/22)

Mit G1/24 stellte die Große Beschwerdekammer diese etablierte Praxis auf den Kopf und entschied:

„Die Patentansprüche bilden den Ausgangspunkt und die Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung … Die Beschreibung und die Zeichnungen sind stets zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen … und nicht nur dann, wenn die Fachperson einen Anspruch bei isolierter Betrachtung als unklar oder mehrdeutig ansieht.“

Dies entsprach dem Ansatz des Berufungsgerichts des EPG in 10x Genomics vs. NanoString:

„Der Patentanspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents … [D]ie Beschreibung und die Zeichnungen sind stets als Auslegungshilfe für den Patentanspruch heranzuziehen und nicht lediglich zur Auflösung etwaiger Unklarheiten des Patentanspruchs.“

Die Regeln für die Anspruchsauslegung beim EPA und beim EPG sind damit nun einfach: Die Patentansprüche bilden Ausgangspunkt und Grundlage der Auslegung; Beschreibung und Zeichnungen müssen jedoch bei der Auslegung stets herangezogen werden.

Einfachheit führt jedoch nicht zwangsläufig zu Vorhersehbarkeit. Nach G1/24 hielten zahlreiche Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern[3] weiterhin am Vorrang der Patentansprüche gegenüber der Beschreibung fest. Obwohl die Kammern die Beschreibung „heranzogen“, werteten sie einschränkende Merkmale bestimmter Ausführungsformen daher nicht zwangsläufig als Begrenzung des Anspruchswortlauts. Diese Entscheidungen standen weitgehend im Einklang mit der EPG-Entscheidung Kinexon v Ballinno (UPC_CFI_230/2024), in der die Pariser Zentralabteilung feststellte, dass ein Anspruch nicht auf ein Verständnis beschränkt werden dürfe, das sich aus spezielleren oder engeren Merkmalen eines abhängigen Anspruchs oder der Beschreibung ergibt.

In T1999/23 und T1561/23 ging die Technische Beschwerdekammer noch weiter und entschied, dass selbst eine einschränkende Definition[4] eines Begriffs in der Beschreibung nicht dazu verwendet werden könne, den Gegenstand eines Anspruchs einzuschränken, den die Fachperson ansonsten weiter auslegen würde. In T1999/23 wandte die Kammer G1/24 an, stellte aber fest, dass eine Definition, die mit der klaren technischen Bedeutung des im Anspruch verwendeten Begriffs unvereinbar sei, dieser klaren technischen Bedeutung nicht vorgehen könne; dies widerspräche der Rechtssicherheit.

Der Ansatz in T1999/23 stand in deutlichem Gegensatz zum Ansatz in T439/22. Dort verstand die Technische Beschwerdekammer G1/24 dahin gehend, dass die Betrachtung der Ansprüche und die Heranziehung der Beschreibung einen einheitlichen Vorgang bilden. Anstatt zunächst die Ansprüche zu betrachten und ihre Bedeutung anschließend im Lichte der Beschreibung neu zu bewerten, hielt die Kammer einen ganzheitlichen Ansatz für zutreffend. Danach würde eine Fachperson, die den Anspruch im Zusammenhang mit Beschreibung und Zeichnungen liest, eine in der Beschreibung enthaltene Definition grundsätzlich in ihrem Wortlaut zugrunde legen. Sofern die Definition technisch sinnvoll ist und mit der Gesamtoffenbarung des Patents übereinstimmt, würde die Fachperson den Anspruchsbegriff im Sinne dieser Definition verstehen und sowohl erweiternde als auch einschränkende Aspekte berücksichtigen.

Der in T439/22 entwickelte ganzheitliche Ansatz wurde inzwischen in G1/25 bestätigt. Obwohl G1/25 vorrangig die Anpassung der Beschreibung betrifft, stützt sich die Entscheidung auf die in G1/24 entwickelten Grundsätze der Anspruchsauslegung, um festzulegen, unter welchen Umständen die Beschreibung an die Patentansprüche angepasst werden muss, damit die Anforderungen des EPÜ erfüllt sind. Indem G1/25 auf G1/24 abstellt, bestätigt die Entscheidung zugleich den Ansatz aus T439/22 zur Anwendung von G1/24. Da diese Bestätigung die Begründung der Großen Beschwerdekammer in G1/25 trägt, könnte T439/22 für künftige EPA-Entscheidungen nun bindend sein. Sollte sich dies bestätigen, hätte es Auswirkungen etwa auf Freedom-to-Operate-Analysen: Es müsste noch genauer geprüft werden, ob ein scheinbar enger Anspruchsbegriff in der Beschreibung weiter oder sogar unbestimmt definiert ist. Auch könnte schwer zu beurteilen sein, ob eine Definition bei Zugrundelegung ihres Wortlauts technisch sinnvoll ist und mit der Gesamtoffenbarung des Patents übereinstimmt, wie T439/22 verlangt. Für Beteiligte könnte es daher schwieriger werden, Freedom-to-Operate-Risiken einzuschätzen.

Vor dem Hintergrund des Ansatzes aus T439/22 ist außerdem unklar, ob das EPA annehmen wird, dass die gewöhnliche Bedeutung eines Anspruchsbegriffs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung des Patents hervorgeht, wenn die Beschreibung den Begriff anders, also weiter oder enger, definiert. Obwohl die Ansprüche als Ausgangspunkt der Anspruchsauslegung gelten, verstand die Kammer in T439/22[5] die Begründung der Großen Beschwerdekammer in G1/24 dahin gehend, dass keine „Auslegungshandlung“ vorgenommen werden kann, ohne gleichzeitig die Beschreibung heranzuziehen. Wird ein Anspruchsbegriff in der Beschreibung abweichend von seiner ansonsten klaren Bedeutung definiert, könnte es daher nicht mehr möglich sein, den Anspruch unter Berufung auf diese klare Bedeutung einzuschränken, wenn sich die klare Bedeutung allein aus dem isoliert betrachteten Anspruch ergibt. Angenommen, der Begriff „Emulsion“ bedeutet nach allgemeinem Verständnis eine Dispersion flüssiger Partikel in einer Flüssigkeit, wird in der Beschreibung aber weiter als Dispersion von Partikeln, also nicht notwendigerweise flüssigen Partikeln, in einer Flüssigkeit definiert. Nach T439/22 könnte diese Definition die allgemein anerkannte Bedeutung von „Emulsion“ verdrängen[6]. Dann könnten auch Dispersionen wie Kolloide, die üblicherweise nicht als Emulsionen gelten, unter die Anspruchsdefinition fallen. Ohne eine klare und eindeutige Offenbarung, dass die dispergierten Partikel in der Emulsion flüssig sind, könnte der Begriff „Emulsion“ möglicherweise nicht ohne unzulässige Erweiterung auf seine gewöhnliche Bedeutung beschränkt werden. Wird der Anspruch in einem einheitlichen Vorgang im Lichte der Beschreibung ausgelegt, ist fraglich, ob die gewöhnliche Bedeutung des Begriffs als unmittelbar und eindeutig allein aus dem Anspruch hervorgehend angesehen werden kann. Denn T439/22 scheint G1/24 dahin gehend zu verstehen, dass jede isolierte „Auslegungshandlung“ am Anspruch ausgeschlossen ist.

Eine weitere Folge des in G1/25 bestätigten Ansatzes könnte ein erhöhtes Risiko sogenannter Fallen nach Artikel 123(2) und (3) EPÜ sein. Dabei kann der Patentinhaber nach der Erteilung möglicherweise einen Einwand wegen unzulässiger Erweiterung nicht ausräumen, ohne zugleich den Schutzbereich unzulässig zu erweitern. Nochmals zum Beispiel „Emulsion“: Wird die Definition im Prüfungsverfahren in der Annahme gestrichen, der Anspruchsbegriff könne anschließend seine gewöhnliche Bedeutung haben und nicht mehr der weiter gefassten, aus der Beschreibung entfernten Definition unterliegen, kann dies problematisch sein. Wird die gewöhnliche Bedeutung nicht als unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableitbar angesehen, weil die Anspruchsauslegung einheitlich im Lichte der ursprünglichen Offenbarung erfolgen muss, könnte gegen den erteilten Anspruch später ein Einwand nach Artikel 123(2) EPÜ erhoben werden. Gleichzeitig kann es dem Patentinhaber verwehrt sein, die gestrichene Definition wieder in die Beschreibung aufzunehmen, weil dadurch die Bedeutung von „Emulsion“ und damit der Schutzbereich entgegen Artikel 123(3) EPÜ erweitert werden könnte.

Daher ist bei der Aufnahme von Definitionen in Patentanmeldungen besondere Sorgfalt geboten. Dies gilt für Definitionen von Anspruchsbegriffen, kann aber auch Definitionen von Begriffen in der Beschreibung betreffen, da solche Begriffe im Prüfungsverfahren später in die Ansprüche aufgenommen werden können. Wie bei der Ausarbeitung von Patentanmeldungen für Europa ohnehin üblich, sollten Rückfallpositionen vorgesehen werden, etwa engere oder ineinander verschachtelte Definitionen, damit eine Grundlage für eine erforderliche Einschränkung besteht. Auch im Prüfungsverfahren kann nicht mehr ohne Weiteres angenommen werden, dass ein Anspruch seinem Wortlaut nach in seiner gewöhnlichen Bedeutung ausgelegt wird. Obwohl die Beschreibung nach G1/25 nicht mehr unter allen Umständen an die Ansprüche angepasst werden muss, sollte während des Prüfungsverfahrens darauf geachtet werden, dass Definitionen in der Beschreibung der beabsichtigten Bedeutung der Anspruchsbegriffe entsprechen. Selbst wenn die gewöhnliche Bedeutung des Anspruchswortlauts dies gewährleistet, können zu weit gefasste Definitionen in der Beschreibung die Bedeutung des Anspruchs verdrängen und Stand der Technik „erfassen“, wodurch die Rechtsbeständigkeit des Anspruchs infrage gestellt wird. Umgekehrt können engere Definitionen in der Beschreibung den ansonsten weiteren Anspruchswortlaut beschränken und das Risiko erhöhen, dass Dritte eine Verletzung vermeiden.

Viele Kommentatoren haben G1/24 und G1/25 begrüßt, weil sie den Ansatz des EPA zur Anspruchsauslegung an denjenigen des EPG annähern. Auf einer allgemeinen Ebene trifft dies weitgehend zu. Indem G1/25 jedoch den spezifischen Ansatz aus T439/22 zur Anwendung von G1/24 bestätigt, scheint die Entscheidung weitergehende Vorgaben zu machen als das Berufungsgericht des EPG in 10x Genomics vs. NanoString. Diese Entscheidung lässt beispielsweise offen, unter welchen Umständen Definitionen in der Beschreibung in ihrem Wortlaut zugrunde zu legen sind und die ansonsten klare Bedeutung von Anspruchsbegriffen verdrängen. Stattdessen betont 10x Genomics vs. NanoString Artikel 69 EPÜ und das zugehörige Auslegungsprotokoll. Danach ist der Anspruch so auszulegen, dass ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbunden wird. Unklar ist, wie das EPG einen Ausgleich zwischen Definitionen, die von der ansonsten klaren Anspruchsbedeutung abweichen, und dem Erfordernis angemessenen Schutzes und ausreichender Rechtssicherheit herstellen wird. Wie weit darf eine Definition von der ansonsten klaren Bedeutung eines Anspruchsbegriffs abweichen, ohne die Rechtssicherheit für Dritte zu beeinträchtigen? Die Antwort wird zweifellos von den Umständen des Einzelfalls abhängen. Fest steht, dass sich dieses Problem bei der Beratung zur Ausübungsfreiheit nur schwer lösen lassen wird.

Offen bleibt außerdem, wie sich die Bestätigung von T439/22 durch G1/25 mit der Auslegung von Ansprüchen bei der Beurteilung unzulässiger Erweiterungen durch das EPA vereinbaren lässt. Beim EPA werden Ansprüche grundsätzlich in ihrer weitesten technisch sinnvollen Bedeutung ausgelegt. In diesem Zusammenhang gibt es Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern[7], die bei der Prüfung von Artikel 123(2) EPÜ sämtliche technisch sinnvollen Auslegungen eines Anspruchsmerkmals berücksichtigen. Diese Entscheidungen warnen davor, Anspruchsmerkmale unter Heranziehung der Beschreibung so auszulegen, dass der Anspruch auf eine mit Artikel 123(2) EPÜ vereinbare Auslegung beschränkt wird. Andernfalls könnte die unzulässige Erweiterung nicht mehr objektiv beurteilt werden, was die Rechtssicherheit gefährden würde. Durch die Bestätigung von T439/22 in G1/25 wird dieser Ansatz nun infrage gestellt. Sollte, wie wir für G1/26[8] erwarten, bestätigt werden, dass der Ansatz aus T439/22 auch auf unzulässige Erweiterungen anzuwenden ist, könnte das EPA seine Praxis hierzu lockern. Ansprüche würden dann möglicherweise nicht so ausgelegt, dass sie Gegenstände erfassen, die durch eine Auslegung im Lichte der Beschreibung nicht gestützt werden.

Für Leserinnen und Leser aus den USA dürfte außerdem von Interesse sein, dass das Berufungsgericht des EPG zur Auslegung von „Means-plus-function“-Ansprüchen entschieden hat. In Abbott v Sibio (UPC_CoA_382/2024) stellte es als allgemeinen Grundsatz der Anspruchsauslegung fest, dass Means-plus-function-Merkmale jedes Merkmal umfassen, das zur Ausführung der Funktion geeignet ist. Dies entspricht dem Ansatz des EPA.

Zum Inhalt der Erteilungsakte haben mehrere Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern[9] bestätigt, dass es nach dem EPÜ kein File-Wrapper-Estoppel gibt. Wird ein Anspruch als Reaktion auf einen Einwand mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit geändert, stellt dies daher kein Eingeständnis dar, dass der Anspruch vor der Änderung nicht neu oder nicht erfinderisch war. Das bedeutet jedoch nicht, dass Vorbringen in früheren Verfahren für spätere Verfahren folgenlos bleiben. In T325/23 stützte sich die Technische Beschwerdekammer auf eine vom Patentinhaber im Prüfungsverfahren vertretene Auslegung, um zu bestätigen, dass diese technisch sinnvoll war. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte das Berufungsgericht des EPG in Alexion v Samsung (UPC_CoA_402/2024). Dort wertete das Gericht die Erklärungen des Patentinhabers im Erteilungsverfahren und deren Billigung durch die Beschwerdekammer als Anhaltspunkt für das Verständnis der Fachperson am Anmeldetag. Sowohl vor dem EPG als auch vor dem EPA kann es für Patentinhaber daher schwierig sein, von früher vertretenen Auslegungspositionen abzurücken. Bei Aussagen zur Anspruchsauslegung ist entsprechend Vorsicht geboten, da sie spätere Verletzungs- oder Rechtsbeständigkeitsverfahren beeinflussen können.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ansätze des EPA und des EPG zur Anspruchsauslegung

Wesentliche Erkenntnisse

• Sowohl beim EPA als auch beim EPG bilden die Patentansprüche Ausgangspunkt und Grundlage der Anspruchsauslegung; die Beschreibung ist jedoch stets zur Auslegung heranzuziehen.
• Zumindest beim EPA werden Definitionen grundsätzlich in ihrem Wortlaut zugrunde gelegt, sofern sie technisch sinnvoll sind und mit der Gesamtoffenbarung des Patents übereinstimmen.
• Bei der Ausarbeitung von Patentanmeldungen ist insbesondere bei der Aufnahme von Definitionen besondere Sorgfalt geboten. Dies gilt auch für Begriffe, die noch nicht in den Ansprüchen enthalten sind, da sie später im Prüfungsverfahren oder in Verfahren nach der Patenterteilung in die Ansprüche aufgenommen werden können. Ineinander verschachtelte Definitionen sollten als Rückfallpositionen vorgesehen werden, um Definitionen erforderlichenfalls einschränken zu können.
• Bei Änderungen von Definitionen ist sicherzustellen, dass diese in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage finden. Je nach Sachverhalt kann ein Begriff möglicherweise nicht auf seine gewöhnliche Bedeutung geändert werden, wenn er in der ursprünglich eingereichten Anmeldung ausschließlich anders definiert war.
• Means-plus-function-Merkmale werden weit ausgelegt.
• Ein File-Wrapper-Estoppel gibt es nicht. Aussagen dazu, wie eine Fachperson einen Anspruch verstehen würde, können die spätere Anspruchsauslegung in Verfahren vor dem EPA und dem EPG jedoch beeinflussen.

Fußnoten

[1] Siehe Nummer 6 der Entscheidungsgründe in G5/83.

[2] Beispielsweise T1439/19.

[3] T2027/23, T1645/22, T669/23, T1069/23, T1211/23, T1232/23, T1465/23, T1505/23, T1846/23, T2034/23 und T2047/23.

[4] Im Unterschied zu Ausführungsformen.

[5] Nummer 2.4 der Entscheidungsgründe in T439/22.

[6] Unter der Voraussetzung, dass diese Auslegung technisch sinnvoll ist und mit der Gesamtoffenbarung des betreffenden Patents übereinstimmt.

[7] Siehe T405/24, Nummer 1.2.3 der Entscheidungsgründe.

[8] Derzeit steht noch eine Entscheidung über die Zulässigkeit der anhängigen Vorlage an die Große Beschwerdekammer G1/26 zur Auslegung von Ansprüchen bei der Beurteilung unzulässiger Erweiterungen aus.

[9] T1837/06 und T1042/15.