G1/26 – Eine neue Vorlage an die Große Beschwerdekammer stellt die Frage, ob Ansprüche bei der Beurteilung der Patentierbarkeit und der unzulässigen Erweiterung unterschiedlich ausgelegt werden sollten.

Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Auslegung von Ansprüchen, G1/24, sorgt weiterhin für Diskussionen darüber, wie die Beschreibung bei der Beurteilung von Fragen der Patentierbarkeit „heranzuziehen“ ist. Unmittelbar darauf folgend gibt es nun eine neue Vorlage, G1/26[1], zur Frage, wie die Beschreibung bei der Beurteilung der unzulässigen Erweiterung heranzuziehen ist.

G1/24 wurde vor weniger als einem Jahr erlassen und, sofern G1/26 als zulässig erachtet wird, wäre es die zweite Vorlage innerhalb von weniger als einem Jahr, die beeinflussen wird, wie Ansprüche künftig vom EPA auszulegen sind.

Hintergrund

Im Juni 2025 erließ die Große Beschwerdekammer eine Entscheidung in G1/24, in der sie erläuterte, dass bei der Beurteilung der Patentierbarkeit, etwa Neuheit und erfinderische Tätigkeit, die Ansprüche unter Heranziehung der Beschreibung auszulegen sind. Spätere Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern haben in Frage gestellt, wie die Beschreibung bei der Auslegung der Ansprüche heranzuziehen ist. Die Auswirkungen von G1/24 setzen sich fort, da die Große Beschwerdekammer nun gebeten wird zu prüfen, ob die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche in einer Weise herangezogen werden kann, die verhindert, dass der Anspruch gegen die Erfordernisse hinsichtlich unzulässiger Erweiterung verstößt.

Unzulässige Erweiterung und die Vorlageentscheidung T 0873/24[2]

Die Bestimmungen des EPA zur unzulässigen Erweiterung (Artikel 123(2) EPÜ) verlangen, dass jede an einem Patent oder einer Patentanmeldung vorgenommene Änderung eine klare und eindeutige Grundlage im ursprünglichen Text hat. Der sogenannte „Goldstandard“[3] des EPA, der bei der Beurteilung unzulässiger Erweiterung angewandt wird, ist bekanntermaßen äußerst hoch.

Die Vorlageentscheidung T 0873/24 betrifft ein Patent zu einem vorbeschichteten Stahlband.

Die Patentansprüche verlangen das Vorhandensein eines Verhältnisses von Titan zu Stickstoff von mehr als 3,42. Die Einheiten dieses Verhältnisses waren in den Ansprüchen jedoch nicht angegeben. Dies steht im Gegensatz zur Beschreibung, die festlegt, dass es sich um ein Gewichtsverhältnis handelt.

Die Frage der unzulässigen Erweiterung hängt daher davon ab, ob der Anspruch im Lichte der Beschreibung auszulegen ist, sodass er implizit auf ein Gewichtsverhältnis beschränkt ist. Der Einsprechende argumentierte, dass der Anspruch, da er nicht auf ein Gewichtsverhältnis beschränkt ist, Verhältnisse umfasst, für die es in der ursprünglich eingereichten Anmeldung keine Grundlage gibt. Der Patentinhaber war hingegen der Auffassung, dass implizit klar sei, dass das Verhältnis im Anspruch ein Gewichtsverhältnis sei, da dies das einzige durch die Beschreibung gestützte Verhältnis war.

Im vorliegenden Fall identifizierte die Technische Beschwerdekammer drei divergierende Linien der Rechtsprechung dazu, wie die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen ist. Die erste vertrat, dass die Beschreibung nur heranzuziehen sei, um den Fachmann und sein allgemeines Fachwissen zu definieren. Die zweite beruhte auf dem Grundsatz, dass die Beschreibung nicht dazu verwendet werden könne, die Ansprüche zu erweitern. Die dritte verfolgte einen ganzheitlicheren Ansatz und verlangte, dass Ansprüche und Beschreibung als Ganzes gelesen werden. Dieser dritte Ansatz wurde als der einzige angesehen, der die Auffassung des Patentinhabers stützen würde, dass der Verweis auf Gewichtsverhältnisse ein implizites Merkmal der Ansprüche sei.

Die Vorlage

Ein großer Teil der Entscheidung in T 0873/24 ist der Begründung der Zulässigkeit der Vorlage gewidmet. Dies liegt daran, dass die gefestigte Rechtsprechung nahelegt, dass eine Vorlage nur zulässig ist, wenn die Kammer zu dem Schluss gelangt ist, dass das Patent aus allen anderen Gründen aufrechterhalten würde. In der Vorlageentscheidung hat die Kammer die anderen Gründe nicht geprüft, da sie dies als unpraktisch und ineffizient erachtete. Die Kammer in T 0873/24 bemühte sich daher, einen niedrigeren Maßstab für Fragen zu begründen, die von der Großen Beschwerdekammer zu prüfen sind.

Die vorgelegten Fragen

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen lauteten wie folgt:

1. Kann eine Entscheidung für die Zwecke des Artikels 112(1) EPÜ als „erforderlich“ angesehen werden, wenn die vorlegende Kammer darlegt, dass die betreffende Rechtsfrage sich aus dem Kontext des bei ihr anhängigen Falls ergibt und es unter den Umständen des Verfahrens angemessen ist, dass die Kammer sie prüft und als Nächstes darüber entscheidet?
2. (a) Schließt der Umstand, dass die Ansprüche im Allgemeinen Ausgangspunkt und Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung sind, aus, dass ein Merkmal, das nur in der Beschreibung oder den Zeichnungen eines Patents offenbart ist, in die Bedeutung eines erteilten Anspruchs hineingelesen wird, insbesondere wenn dies zu einer einschränkenden Auslegung der im Anspruch verwendeten Begriffe führt?
3. (b) Falls die Antwort auf Frage 2.(a) nein lautet: Ist die Anspruchsauslegung das Ergebnis eines einheitlichen Verfahrens, das sowohl das Lesen der Ansprüche als auch das Heranziehen der Beschreibung und Zeichnungen umfasst, und schließt die Tatsache, dass der Anspruch Ausgangspunkt und Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit ist, nur solche Auslegungen aus, die zwar aus dem Patent als Ganzem abgeleitet werden können, aber dem allgemeinen technischen Verständnis der im Anspruch verwendeten Begriffe eindeutig widersprechen würden?
4. (a) Muss bei der Beurteilung der Übereinstimmung mit Artikel 123(2) EPÜ ein in einem Anspruch verwendeter Begriff anhand aller Auslegungen beurteilt werden, die für den fachkundigen Leser allein auf Grundlage des Anspruchs technisch sinnvoll sind?
5. (b) Falls die Antwort auf Frage 3.(a) nein lautet: Reicht es aus, dass nur die Auslegungen des Gegenstands des Anspruchs, die vor dem Hintergrund der Patentschrift als Ganzes ermittelt werden, unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableitbar sind?

Fazit

Es bleibt abzuwarten, ob die Große Beschwerdekammer diese Vorlage zulässt und, falls ja, welche Leitlinien für die Auslegung von Ansprüchen zum Zweck der Beurteilung unzulässiger Erweiterung gegeben werden. Je nach Antworten auf die vorgelegten Fragen könnten wir eine weitere Verschiebung bei der Anspruchsauslegung erleben. Die Entscheidung könnte auch Auswirkungen auf die Beurteilung unzulässiger Erweiterung nach dem „Goldstandard“ haben, wie wir sie derzeit kennen. Vor G1/24 lag die Hürde, Angriffen wegen unzulässiger Erweiterung auf Grundlage impliziter Offenbarungen zu entgehen, typischerweise sehr hoch. Dies könnte sich ändern, wenn Aussagen in der Beschreibung die Vorrangstellung der Ansprüche weiter reduzieren. Sollten diese Entwicklungen in den Vordergrund treten, welche Auswirkungen werden sie auf die Rechtssicherheit für Dritte haben?

[1] Vorlage an die Große Beschwerdekammer – G 1/26 („Beschichtete Stahlbänder“) | epo.org

[2] EP Über diese Datei – Europäisches Patentregister

[3] G2/10

Dieser Artikel wurde von Partnerin Hsu Min Chung erstellt