Der Oberste Gerichtshof im Vereinigten Königreich entscheidet, dass SKY-Marken bösgläubig eingetragen wurden

In einem lang erwarteten Urteil, gab der Oberste Gerichtshof im Vereinigten Königreich der Berufung von Skykick statt und stimmte dem High Court zu, dass der bekannte Sender Sky eine Reihe von SKY-Marken in böser Absicht angemeldet hatte. Dies beruhte auf dem Vorwurf, dass Sky übermäßig breite Spezifikationen für die SKY-Marken registriert hatte, ohne die Absicht, alle Waren und Dienstleistungen zu nutzen, sondern sie als rechtliche Waffe gegen Dritte einzusetzen. Der Oberste Gerichtshof entschied außerdem, dass die Einschränkung der Kategorien von Waren und Dienstleistungen, auf die sich Sky vor dem High Court berufen hatte, fair war. Das Berufungsgericht hatte jedoch zu Recht die Feststellungen des Richters zur Verletzung der SKY-Marken in Bezug auf Cloud-Migrationsdienste teilweise aufgehoben.

Das Urteil ist von großer Tragweite und behandelt eine Reihe wichtiger Fragen, darunter die Frage, was bei der Anmeldung einer Marke als bösgläubig gilt, sowie die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU auf Gerichtsverfahren, die EU-Marken betreffen. Die Bedeutung dieser Fragen für Markeninhaber und Praktiker wird durch die Tatsache unterstrichen, dass der Oberste Gerichtshof das Urteil trotz eines Antrags der Parteien, die Berufung nach Abschluss eines globalen Vergleichs in ihren laufenden Markenstreitigkeiten zurückzuziehen, gefällt hat.

Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass die Umstände, die eine Feststellung rechtfertigen könnten, dass ein Antrag auf Eintragung eines Zeichens in böser Absicht gestellt wurde, tendenziell in zwei Kategorien fallen: (i) wenn der Antrag nicht mit der Absicht gestellt wurde, sich fair am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, die Interessen Dritter auf eine Weise zu untergraben, die nicht mit ehrlichen Praktiken vereinbar ist; oder (ii) wenn der Antrag mit der Absicht gestellt wurde, ein ausschließliches Recht für andere Zwecke als die zu erlangen, die in den Aufgaben einer Marke liegen, insbesondere die Herkunftsfunktion.

Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass der CoA zu Unrecht festgestellt hatte, dass objektive Umstände, die sich auf die Breite oder Größe der Spezifikation von Waren oder Dienstleistungen beschränken, niemals ausreichen könnten, um die Vermutung der Gutgläubigkeit zu widerlegen. Ob aus einer sehr weit gefassten Spezifikation ordnungsgemäß auf Bösgläubigkeit geschlossen werden kann, hängt von allen Umständen ab. Wenn eine Person einen Antrag auf Eintragung einer Marke für Waren und Dienstleistungen aus Gründen stellt, die in der Gesetzgebung nicht vorgesehen sind, und in Bezug auf die die Person nicht beabsichtigt, die Marke als Herkunftsnachweis zu verwenden, stellt dies einen Missbrauch oder eine Zweckentfremdung des Systems dar. Lord Kitchin stellte klar, dass dies nicht die Möglichkeit der Inhaber beeinträchtigen sollte, die Schonfrist zu nutzen, in der die Marke nicht wegen Nichtbenutzung gefährdet wäre. Außerdem können Vorwürfe dieser Art vom Inhaber widerlegt werden, der eine angemessene Erklärung und Begründung für sein Handeln vorbringen kann.

Die Frage, die das Gericht stellen wird, ist, ob es ohne eine Erklärung und Begründung, die mit den Funktionen einer Marke übereinstimmt, angemessen ist, aus dem Umfang und der Art der Liste der Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand des Antrags sind, und unter allen anderen Umständen, einschließlich des Umfangs und der Art des Unternehmens des Antragstellers, zu schließen, dass der Antrag ganz oder teilweise einen Missbrauch des Systems darstellte und aus diesem Grund bösgläubig gestellt wurde.

Dieses Urteil unterstreicht, wie wichtig es für Markeninhaber ist, sicherzustellen, dass Anträge auf Markenschutz unter Berücksichtigung der Herkunftsfunktion einer Marke gestellt werden – d. h., dass ein Verbraucher die Waren und Dienstleistungen einer Marke von denen einer anderen Marke unterscheiden kann. Dieses Urteil verhindert nicht die legitime Expansion einer Marke und die Beantragung von Markenschutz, um dies zu erleichtern, aber Unternehmen sollten vorsichtig sein, wenn es um übermäßig breite Spezifikationen geht, die nicht objektiv gerechtfertigt werden können.

Dieser Artikel wurde von der Partnerin und Leiterin der Rechtsabteilung Rachel Fetches verfasst.