La Cour suprême considère que les marques SKY ont été enregistrées de mauvaise foi

Dans un arrêt très attendu https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2021-0181-judgment.pdf, la Cour suprême a fait droit à l’appel de Skykick, s’accordant avec la High Court pour considérer que le diffuseur bien connu, Sky, avait déposé un certain nombre de marques SKY de mauvaise foi. Cela était fondé sur l’allégation que Sky avait enregistré des spécifications excessivement larges pour les marques SKY sans intention d’utiliser tous les biens et services mais pour les déployer comme une arme juridique contre des tiers. La Cour suprême a également considéré que le rétrécissement des catégories de biens et services sur lesquelles Sky s’appuyait par la High Court était équitable. La Cour d’appel avait cependant eu raison d’annuler en partie les conclusions du juge sur la contrefaçon des marques SKY en relation avec les services de migration cloud.

L’arrêt est substantiel et a traité un certain nombre de questions importantes, notamment ce qui constitue la mauvaise foi lors de la demande d’une marque de commerce, ainsi que l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’UE sur les affaires judiciaires impliquant des marques de l’UE. L’importance de ces questions pour les propriétaires de marques et les praticiens est soulignée par le fait que la Cour suprême a rendu l’arrêt malgré une demande des parties de retirer l’appel suite à la conclusion d’un règlement global dans leurs litiges de marques en cours.

La Cour suprême a identifié que les circonstances qui pourraient justifier une conclusion qu’une demande d’enregistrement d’un signe a été faite de mauvaise foi tendaient à relever de deux catégories : (i) lorsque la demande a été faite, non pas avec l’intention de s’engager loyalement dans la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers ; ou (ii) lorsque la demande a été faite avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque de commerce, en particulier, la fonction d’indication d’origine.

La Cour suprême a considéré que la Cour d’appel avait eu tort de conclure que des circonstances objectives limitées à la largeur ou à la taille de la spécification des biens ou services ne pourraient jamais, par elles-mêmes, être suffisantes pour réfuter la présomption de bonne foi. La question de savoir si une inférence de mauvaise foi peut être correctement tirée d’une spécification très large dépendra de toutes les circonstances. Lorsqu’une personne fait une demande d’enregistrement d’une marque pour des biens et services pour des raisons non envisagées par la législation et en relation avec lesquels la personne n’a aucune intention d’utiliser la marque comme badge d’origine, cela constituait un abus ou une mauvaise utilisation du système. Lord Kitchin a été clair que cela n’était pas destiné à affecter la capacité des propriétaires à utiliser la période de grâce pendant laquelle la marque ne serait pas vulnérable pour non-usage. De plus, les allégations de cette nature peuvent être réfutées par le propriétaire qui peut fournir une explication et une justification raisonnables pour ses actions.

La question que la Cour posera est de savoir si, en l’absence d’une explication et d’une justification cohérentes avec les fonctions d’une marque de commerce, il est raisonnable d’inférer de la taille et de la nature de la liste des biens et services objet de la demande et dans toutes les autres circonstances, y compris la taille et la nature de l’activité du demandeur, que la demande constituait, en tout ou en partie, un abus du système et était, pour cette raison, faite de mauvaise foi.

Cet arrêt souligne l’importance pour les propriétaires de marques de s’assurer que les demandes de protection de marque de commerce sont faites en gardant à l’esprit la fonction d’origine d’une marque de commerce – c’est-à-dire, permettre à un consommateur de distinguer les biens et services d’une marque de ceux d’une autre. Cet arrêt n’empêche pas l’expansion légitime d’une marque et la recherche de protection de marque de commerce pour faciliter cela, mais les entreprises devraient être prudentes concernant les spécifications excessivement larges qui ne peuvent être objectivement justifiées.

Cet article a été préparé par l’Associée et Responsable juridique Rachel Fetches.