EPA und EPG: Wie die Ansätze von EPA und EPG zur Beurteilung der Patentgültigkeit Denkanstöße für die Ausarbeitung und Verfolgung europäischer Patentanmeldungen liefern (Teil 3)

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) hat am 1. Juni 2023 seine Tätigkeit aufgenommen und beeinflusst die Praxis des Europäischen Patentamts (EPA) bereits erheblich. Weniger als ein Jahr nach seiner Eröffnung erließ das Berufungsgericht des EPG (CoA) seine Entscheidung in 10x Genomics gegen NanoString (UPC_CoA_335/2023) und nahm darin zur Auslegung von Patentansprüchen nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) Stellung. Die Auffassung des Berufungsgerichts wich vom „klassischen“ Ansatz des EPA ab. Diese Diskrepanz spielte eine maßgebliche Rolle dabei, das EPA zu einer Neubewertung seiner Praxis zur Anspruchsauslegung zu veranlassen. Im Juni 2025 brachte die Große Beschwerdekammer des EPA (G1/24) den EPA-Ansatz zur Anspruchsauslegung näher an den des EPG heran und stellte fest, dass es „äußerst unattraktiv wäre, wenn das EPA bewusst eine gegenteilige Praxis zu den Gerichten anwenden würde, die sich nachgelagert mit seinen Patenten befassen“.

Die Große Beschwerdekammer hat in G1/24 die Harmonisierungsabsichten des EPA sehr deutlich gemacht. Harmonisierung ist jedoch kein neues Konzept. Bereits in G5/83, das vor rund 46 Jahren erging, stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass das EPA die Entscheidungen von Gerichten und Ämtern für gewerblichen Rechtsschutz in den Vertragsstaaten des EPÜ berücksichtigen müsse. G5/83 trug allerdings nur wenig zur Harmonisierung bei. Seit G1/24 ist jedoch ein spürbarer Wandel zu beobachten, und das EPA unternimmt zunehmend bedeutende Schritte, um seinen Ansatz zur Beurteilung der Patentgültigkeit mit demjenigen des EPG in Einklang zu bringen. Umgekehrt entwickelt das EPG seine Rechtsprechung zwar unabhängig vom EPA, viele Aspekte der EPG-Rechtsprechung wurden jedoch vom EPA-Ansatz zur Patentgültigkeit geprägt.[1]

In dieser vierteiligen Beitragsreihe beleuchten wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ansätzen von EPA und EPG hinsichtlich Anspruchsauslegung, unzulässiger Erweiterung, Neuheit, ausreichender Offenbarung und erfinderischer Tätigkeit. Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede beeinflussen nicht nur Prozessstrategien, sondern liefern auch wertvolle Denkanstöße für die Ausarbeitung, Verfolgung und Verwaltung von Patentportfolios mit Schutzwirkung in Europa.

Im dritten Teil dieser Reihe betrachten wir die erfinderische Tätigkeit im Detail.

Zusammenfassung

• Das EPG und das EPA wenden unterschiedliche Prüfungsrahmen für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit an. Das EPA bevorzugt den Aufgabe-Lösungs-Ansatz, bei dem die erfinderische Tätigkeit ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik beurteilt wird. Zwar können mitunter mehrere Ausgangspunkte herangezogen werden, jedoch nur dann, wenn diese „gleichermaßen geeignet“ sind. Die objektive technische Aufgabe wird anhand der technischen Wirkung formuliert, die sich aus den Merkmalen ergibt, welche den beanspruchten Gegenstand gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden.
• Das EPG verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Zunächst wird die objektive Aufgabe anhand dessen bestimmt, was die Erfindung dem Stand der Technik hinzufügt. Dabei werden nicht die einzelnen Anspruchsmerkmale isoliert betrachtet, sondern das der Erfindung zugrunde liegende erfinderische Konzept (die technische Lehre). Diese technische Lehre basiert auf den Wirkungen, die der Fachmann beim Lesen der Anmeldung als erreicht versteht. Daher empfiehlt es sich, die technischen Wirkungen der Erfindung bei der Ausarbeitung europäischer Patentanmeldungen zu beschreiben und möglichst auch nachzuweisen. Wie beim EPA können zwar auch nach dem Anmeldetag eingereichte Daten zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden, allerdings nur zum Nachweis technischer Wirkungen, die „von der technischen Lehre umfasst und in der ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert“ sind. Auch wenn die technische Lehre der Erfindung nicht zwingend ausdrücklich offenbart werden muss, kann das Fehlen einer solchen Offenbarung dazu führen, dass die Vorteile der Erfindung auslegungsbedürftig bleiben, was nicht notwendigerweise zugunsten des Patentinhabers ausfällt.
• Sobald die objektive technische Aufgabe bestimmt wurde, verwenden EPA und EPG ähnliche Kriterien zur Beurteilung der Frage, ob die beanspruchte Lösung naheliegend ist. So messen sowohl EPA als auch EPG der begründeten Erfolgserwartung („reasonable expectation of success“) erhebliche Bedeutung bei. Beide Institutionen stimmen im Wesentlichen darin überein, wann eine solche Erfolgserwartung vorliegt. Das EPG scheint jedoch eher bereit zu sein, auch wirtschaftliche Gesichtspunkte wie Kosten zu berücksichtigen, wenn beurteilt wird, ob der Fachmann zur beanspruchten Erfindung hingeführt oder von ihr weggeführt würde.

Erfinderische Tätigkeit

Das EPA wendet bei der Beurteilung, ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, grundsätzlich den Aufgabe-Lösungs-Ansatz an. Wie von der Großen Beschwerdekammer in G2/21 bestätigt, umfasst dieser die Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik, die Feststellung der Unterschiede zwischen der Erfindung und diesem Stand der Technik, die Definition der objektiven technischen Aufgabe anhand der mit diesen Unterschieden verbundenen technischen Wirkung sowie die Prüfung, ob ein Fachmann die beanspruchten technischen Merkmale vorgeschlagen hätte, um die durch die Erfindung erzielten Ergebnisse zu erreichen. Letzteres stellt die Beurteilung des Naheliegens dar, bei der insbesondere berücksichtigt wird, ob der Fachmann den beanspruchten Lösungsweg mit einer begründeten Erfolgserwartung verfolgt hätte.

Das EPG hat hingegen einen eigenen Prüfungsrahmen zur erfinderischen Tätigkeit entwickelt. Zwar bestehen Ähnlichkeiten zum Ansatz des EPA, jedoch auch wichtige Unterschiede. Anders als beim EPA, das zunächst den nächstliegenden Stand der Technik bestimmt, besteht der erste Schritt im Ansatz des EPG darin, den Gegenstand der Erfindung zu ermitteln. Dieser wird etwas irreführend als „objective problem“ bezeichnet, entspricht jedoch nicht der objektiven technischen Aufgabe im Sinne des EPA. Während das EPA die technische Aufgabe ausschließlich auf Grundlage der technischen Wirkung formuliert, die sich aus den technischen Unterschieden zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem nächstliegenden Stand der Technik ergibt, bestimmt das EPG die objektive Aufgabe anhand dessen,[2]

„was die Erfindung dem Stand der Technik hinzufügt, wobei nicht die einzelnen Anspruchsmerkmale isoliert betrachtet werden, sondern der Anspruch als Ganzes im Kontext der Beschreibung und Zeichnungen verglichen wird, sodass auch das der Erfindung zugrunde liegende erfinderische Konzept (die technische Lehre) berücksichtigt wird, das auf den technischen Wirkungen beruhen muss, die der Fachmann auf Grundlage der Anmeldung als durch die beanspruchte Erfindung erreicht versteht.“

Da das EPG den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik betrachtet und nicht lediglich einzelne Merkmale, ist sein Ansatz stärker „ganzheitlich“ geprägt als derjenige des EPA. Gleichwohl muss der technische Beitrag, ebenso wie beim EPA, nicht zwingend zu einer Verbesserung führen; eine erfinderische Tätigkeit kann auch in der Bereitstellung einer nicht naheliegenden Alternative liegen.[3]

Nach dem Ansatz des EPG ist eine beanspruchte Lösung dann naheliegend, wenn der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt im Stand der Technik des betreffenden technischen Gebiets und mit dem Ziel, die objektive Aufgabe zu lösen, zur beanspruchten Lösung gelangt wäre (und nicht lediglich gelangen könnte). Zum relevanten technischen Gebiet zählt nach Auffassung des EPG auch das, was das EPA als „benachbarte oder verwandte technische Gebiete“ bezeichnet. Das maßgebliche Gebiet umfasst daher sowohl das Gebiet, das für die objektive Aufgabe einschlägig ist, als auch jedes Gebiet, in dem dasselbe oder ein ähnliches Problem auftritt und dessen Kenntnis vom Fachmann erwartet werden kann.[4]

Hinsichtlich des „realistischen Ausgangspunkts“ verlangt das EPG nicht die Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik. Ein Ausgangspunkt ist vielmehr dann realistisch, wenn seine Lehre für den Fachmann von Interesse gewesen wäre. Dies kann der Fall sein, wenn das betreffende Dokument bereits mehrere Merkmale offenbart, die denjenigen der beanspruchten Erfindung ähneln, oder wenn es dasselbe beziehungsweise ein ähnliches Grundproblem behandelt wie die beanspruchte Erfindung. Bemerkenswert ist, dass das EPG der Anzahl gemeinsamer Merkmale offenbar ein ähnliches Gewicht beimisst wie der Zweckähnlichkeit. Beim EPA hingegen gilt allgemein, dass die Zweckähnlichkeit zwischen Stand der Technik und Erfindung bei der Beurteilung eines geeigneten Ausgangspunkts stärker ins Gewicht fällt als die bloße Anzahl gemeinsamer Merkmale (z. B. T273/92).

Wie beim EPA verfügt der Fachmann weder über erfinderische Fähigkeiten noch über schöpferische Vorstellungskraft. Für die Feststellung von Naheliegen bedarf es daher eines Hinweises oder einer Motivation, die ihn dazu veranlasst, einen weiteren Schritt in Richtung der beanspruchten Erfindung zu unternehmen. Die beanspruchte Lösung gilt als naheliegend, wenn der Fachmann aufgrund eines solchen Hinweises oder im Rahmen routinemäßigen Handelns den nächsten Schritt unternommen und dadurch zur beanspruchten Erfindung gelangt wäre. Dies ist typischerweise dann der Fall, wenn die Ergebnisse des nächsten Schrittes eindeutig vorhersehbar waren oder eine begründete Erfolgserwartung bestand.

Ob eine begründete Erfolgserwartung vorliegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Je weniger ein Forschungsgebiet erschlossen ist, desto schwieriger ist es, Erfolgsaussichten vorherzusagen. Wie beim EPA kann ein Hinweis im Stand der Technik für das Vorliegen einer Erfolgserwartung sprechen; je stärker dieser Hinweis ist, desto geringer sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Erfolgserwartung.

In Sanofi gegen Amgen stellte das Berufungsgericht fest, dass zu erwartende praktische oder technische Schwierigkeiten sowie die mit Versuchen verbundenen Kosten den Fachmann ebenfalls davon abhalten könnten, den nächsten Schritt zu unternehmen. Wer mit der EPA-Praxis vertraut ist, mag überrascht sein, dass Kosten als relevanter Faktor genannt werden, da wirtschaftliche Erwägungen beim EPA gewöhnlich wenig Überzeugungskraft besitzen. Gleichwohl erscheint der allgemeine Gedanke, dass Schwierigkeiten einen Fachmann davon abhalten können, einen Schritt in Richtung der Erfindung zu machen, sowohl beim EPA als auch beim EPG als anerkanntes Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit.

Das Berufungsgericht führte ferner aus, dass es bei vom Patentinhaber substantiiert dargelegten Unsicherheiten oder praktischen beziehungsweise technischen Schwierigkeiten Sache der Partei sei, die das Naheliegen behauptet, nachzuweisen, dass diese Unsicherheiten oder Schwierigkeiten den Fachmann nicht daran gehindert hätten, eine begründete Erfolgserwartung hinsichtlich der Lösung der technischen Aufgabe zu haben. In Sanofi gegen Amgen konnte der Patentinhaber darlegen, dass der Fachmann vernünftigerweise nicht hätte vorhersagen können, ob der der Erfindung zugrunde liegende Antikörperansatz zu einer therapeutisch wirksamen Behandlung der Hypercholesterinämie führen würde. Dies schloss eine begründete Erfolgserwartung aus. Vor dem Prioritätstag arbeiteten bereits zahlreiche Pharmaunternehmen an vergleichbaren Antikörpern. Das Berufungsgericht gelangte jedoch zu dem Schluss, dass dies nicht zwangsläufig belege, dass der Fachmann eine begründete Erwartung gehabt hätte, diese Antikörper würden die technische Aufgabe lösen. Vielmehr hätte der Fachmann diese Entwicklungen lediglich als interessantes Forschungsgebiet mit bloßer Hoffnung auf Erfolg ansehen können.

Der Prüfungsrahmen des EPG zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unterscheidet sich vom Ansatz des EPA. In Meril gegen Edwards betonte das Berufungsgericht jedoch ausdrücklich, dass diese unterschiedlichen Ansätze bei korrekter Anwendung nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führen sollten. Dies mag erklären, weshalb das EPA bislang keine Schritte unternommen hat, seinen Aufgabe-Lösungs-Ansatz anzupassen. Darüber hinaus existiert auch EPA-Rechtsprechung, die die Auffassung stützt, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht zwingend in jedem Fall angewendet werden muss, wenngleich dies in der Praxis selten eine Rolle spielt.[5]

Die eigentliche Bewährungsprobe für die Frage, in welchem Umfang die Ansätze von EPG und EPA zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können, dürfte die noch ausstehende Entscheidung des Berufungsgerichts zur Gültigkeit des Sanofi-Patents betreffend die Kombination von Cabazitaxel und Prednison/Prednisolon zur Behandlung von Prostatakrebs sein.[6]

Im vorangegangenen Einspruchsverfahren vor dem EPA hatten die Einsprechenden argumentiert, der Fachmann habe eine begründete Erfolgserwartung gehabt, weil die klinische Phase-II-Studie zugunsten einer bereits genehmigten Phase-III-Studie übersprungen worden sei. Die Technische Beschwerdekammer folgte dieser Argumentation jedoch nicht (T136/24). Vielmehr stellte sie fest, dass die Erfolgserwartung anhand der verfügbaren Tatsachen zu beurteilen sei, einschließlich der Art des Wirkstoffs, des Fortschritts der klinischen Prüfungen sowie des Wissensstands über Sicherheit und potenzielle Toxizität des Wirkstoffs in der betreffenden Indikation. Die Kammer verwies auf eine umfangreiche EPA-Rechtsprechung, die eine Abwägung positiver und negativer Hinweise auf den Erfolg der beanspruchten Lösung verlangt. Hinsichtlich der Phase-III-Studie stellte die Kammer fest, dass die von den Einsprechenden angeführten positiven Hinweise nicht ausgereicht hätten, um eine begründete Erfolgserwartung hinsichtlich des primären Endpunkts der Studie, nämlich einer Verbesserung der Gesamtüberlebensrate gegenüber dem Vergleichsarm, zu begründen.

Als die Patentgültigkeit vor dem EPG angegriffen wurde, gelangte die Lokalkammer Mannheim hingegen zu einer anderen Bewertung. Auf im Wesentlichen derselben Tatsachengrundlage stellte sie fest, dass der Fachmann eine begründete Erfolgserwartung gehabt hätte, die Aufgabe mit der beanspruchten Kombination im Lichte des Stands der Technik zu lösen. Die Lokalkammer übernahm den von der Technischen Beschwerdekammer angewandten Ansatz der Abwägung positiver und negativer Hinweise. Sie unterschied jedoch zwischen dem Begriff der begründeten Erfolgserwartung im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit und der Frage, ob eine klinische Studie ihren primären Endpunkt erreichen würde. Als technische Aufgabe des Patents sah sie die Bereitstellung einer therapeutischen Option zur Behandlung von Patienten mit kastrationsresistentem metastasiertem Prostatakarzinom an, die zuvor mit einem docetaxelbasierten Regime behandelt worden waren und bei denen die Erkrankung während oder nach dieser Behandlung fortgeschritten war. Dies unterschied sich vom primären Endpunkt der klinischen Studie, der in einer Verbesserung der Gesamtüberlebensrate der mit Cabazitaxel behandelten Patienten gegenüber der Kontrollgruppe bestand.[7]

Noch wichtiger ist jedoch, dass die Lokalkammer wirtschaftlichen Überlegungen offenbar größeres Gewicht beimaß und beispielsweise hervorhob, dass „der Sponsor dieser Studie sie zu Beginn nicht als enttäuschend angesehen hatte und dies bis zum Prioritätstag auch zu keinem Zeitpunkt getan hatte“. Zusammen mit der Dauer der Studie überzeugte dies die Kammer offenbar davon, dass im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit eine begründete Erfolgserwartung vorlag. Damit widersprach die Lokalkammer den Feststellungen der Technischen Beschwerdekammer und gelangte zu dem Ergebnis, dass das Patent naheliegend gewesen sei.[8]

Interessanterweise äußerte sich die Lokalkammer ausdrücklich zu dieser Abweichung von der EPA-Entscheidung. Sie stellte jedoch fest, dass die Tatsache, dass die Patentgültigkeit bereits vom EPA geprüft worden sei, das EPG nicht von seiner Pflicht als unabhängiges Gericht entbinde, das EPÜ eigenständig auszulegen und anzuwenden. Nationale Entscheidungen und Entscheidungen des EPA seien daher lediglich „Elemente, die von den Spruchkörpern des EPG zu berücksichtigen sind“ und könnten zwar überzeugende Wirkung entfalten, seien aber nicht bindend. Es ist bemerkenswert, diese Formulierung mit der Aussage der Großen Beschwerdekammer in G1/24 zu vergleichen, wonach es „äußerst unattraktiv wäre, wenn das EPA bewusst eine gegenteilige Praxis [zum EPG] anwenden würde“. Es bleibt abzuwarten, ob das Berufungsgericht die Entscheidung der Lokalkammer bestätigen wird.

Trotz der Unterschiede zwischen den Ansätzen von EPG und EPA lassen sich in der EPG-Rechtsprechung deutliche Anklänge an die Rechtsprechung des EPA erkennen. Sowohl EPA als auch EPG prüfen, was der Fachmann getan hätte (und nicht lediglich hätte tun können). Beide berücksichtigen darüber hinaus Hinweise im Stand der Technik sowie die Frage, ob der Fachmann vernünftigerweise erwartet hätte, dass die beanspruchte Erfindung die objektive technische Aufgabe löst. Zwar gelangte die Mannheimer Lokalkammer im Cabazitaxel-Fall zu einer anderen Bewertung hinsichtlich der begründeten Erfolgserwartung, wendete jedoch bei der Abwägung positiver und negativer Hinweise einen sehr ähnlichen Ansatz an.

Darüber hinaus wird die „Aufgabe“ bei EPA und EPG zwar unterschiedlich bestimmt, in beiden Fällen spielen jedoch die technischen Wirkungen gegenüber dem Stand der Technik eine zentrale Rolle. Das Berufungsgericht des EPG hat klargestellt, dass es sich dabei um diejenigen technischen Wirkungen handelt, die der Fachmann auf Grundlage der Anmeldung als erreicht versteht. Ebenso bestimmt G2/21 beim EPA, dass sich ein Patentinhaber auf eine technische Wirkung berufen kann, wenn der Fachmann diese Wirkung als von der technischen Lehre umfasst und in der ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert ansehen würde. Die Beurteilung dieser Voraussetzung hängt stark von den Umständen des Einzelfalls ab, und verschiedene Technische Beschwerdekammern haben unterschiedliche Herangehensweisen entwickelt. Bislang scheint jedoch eine weitgehende Übereinstimmung hinsichtlich der grundlegenden Prinzipien zu bestehen, nach denen beurteilt wird, ob eine technische Wirkung zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden kann.

In Sumi Agro gegen Syngenta [UPC_CoA_523/2024] argumentierte Sumi Agro, Syngenta habe keine technische Wirkung über die gesamte Anspruchsbreite hinweg nachgewiesen, da die Beispiele lediglich eine technische Wirkung (verbesserte Stabilität) für einen Teilbereich (63,5 bis 68,6 %) des beanspruchten Konzentrationsbereichs von Fettsäuren (1 bis 95 %) belegten. Nach Auffassung von Sumi Agro sei damit die technische Wirkung nicht über den gesamten Bereich hinweg nachgewiesen worden und könne daher nicht zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden.

Das Berufungsgericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht und stellte fest, dass Sumi Agro insoweit seiner Darlegungslast nicht nachgekommen sei. Es verwies darauf, dass die Patentschrift die verbesserte Stabilität ausdrücklich und allgemein beschreibe. Betrachtet man die Beispiele im Kontext der gesamten Patentschrift, bestehe kein Anlass zu der Annahme, dass die technische Wirkung nicht über den gesamten beanspruchten Bereich erzielt werden könne. Unter Verwendung derselben Formulierung wie die Große Beschwerdekammer in G2/21 hielt das Berufungsgericht fest, dass diese technische Wirkung „von der technischen Lehre umfasst und in der ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert“ sei.

Weder der Ansatz des EPG noch derjenige des EPA verlangt, dass die technische Wirkung ausdrücklich offenbart wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Syngenta von der allgemeinen Beschreibung der technischen Wirkung in der ursprünglichen Anmeldung profitierte. Zusammen mit den Ausführungsbeispielen genügte diese Aussage, um die technische Wirkung zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen. Ob das Ergebnis anders ausgefallen wäre, wenn eine allgemeine Beschreibung der technischen Wirkung im ursprünglichen Text gefehlt hätte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Risiken können jedoch entstehen, wenn überhaupt keine technische Wirkung genannt wird. Zwar kann unter Umständen auch ohne ausdrückliche Offenbarung eine technische Wirkung aus der Patentschrift hergeleitet werden; die so ermittelte Wirkung entspricht jedoch möglicherweise nicht der Absicht des Patentinhabers, insbesondere wenn die ursprüngliche Patentschrift nur wenige Ausführungen oder Nachweise zu den Vorteilen der Erfindung enthält. Dies kann die Position des Patentinhabers hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit verschlechtern, zumal die Möglichkeit, sich auf nachträglich eingereichte Daten zu stützen, davon abhängen kann, ob die betreffende Wirkung „von der technischen Lehre umfasst und in der ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert“ ist.

Tabelle 5: Zusammenfassung der Ansätze von EPA und EPG zur erfinderischen Tätigkeit

[1] Siehe Entscheidungsgründe 6 von G5/83

[2] Sanofi gegen Amgen [UPC_CoA_528/2024] und Meril gegen Edwards [UPC_CoA_27/2025]

[3] Meril gegen Edwards [UPC_CoA_27/2025]

[4] 8.2. Verwandte technische Gebiete (benachbarte Gebiete)

[5] Leitsatz, Entscheidungsgrund 5

[6] EP 2493466 B

[7] Seite 32, erster Absatz der Entscheidung

[8] Seite 41, vorletzter Absatz der Entscheidung