Das Berufungsgericht des EPG konkretisiert den Umgang mit anhängigen europäischen Patentanmeldungen

Unter bestimmten Umständen können Patentinhaber bereits vor der Patenterteilung an das EPG-System gebunden werden.

Das EPG ist für europäische Patente zuständig, sofern kein Opt-out erklärt wurde. Doch wie verhält es sich bei noch anhängigen europäischen Patentanmeldungen?

Das Berufungsgericht des EPG (CoA) (UPC_CoA-90/2026) hat sich kürzlich mit dieser Frage befasst und dabei eine Entscheidung der Pariser Zentralabteilung (UPC_CFI_799/2026) bestätigt. Danach können Verfahren vor dem EPG auch europäische Patentanmeldungen erfassen, sofern die Patenterteilung nach Artikel 97 Absatz 1 EPÜ[¹] vor Einreichung der Klageerwiderung erfolgt. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Zeitpunkt von Opt-out-Erklärungen.

Hintergrund und Entscheidung der Pariser Zentralabteilung

Am 3. März 2026 erhob Omnia Technologies S.p.A. eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung (Declaration of Non-Infringement, DNI) hinsichtlich zweier Patente von Sidel Participations SAS, EP 4594194 (EP ’194) und EP 4624351 (EP ’351). Zum Zeitpunkt der Klageerhebung waren beide Anmeldungen noch anhängig.

Für EP ’194 hatte das EPA bereits eine Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ erlassen. Die Erteilungsformalitäten waren jedoch noch nicht abgeschlossen, sodass die Erteilungsentscheidung nach Artikel 97 Absatz 1 EPÜ noch nicht ergangen war. EP ’351 befand sich noch in einem früheren Stadium des Prüfungsverfahrens.

Sidel erklärte am 2. April 2026 für EP ’194 und am 8. April 2026 für EP ’351 den Opt-out aus der Zuständigkeit des EPG. Die Erteilungsentscheidungen erfolgten am 26. März 2026 beziehungsweise am 23. April 2026.

Am 9. April 2026 bestritt Sidel die Zuständigkeit des EPG. Zwar wurde anerkannt, dass Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b EPGÜ dem EPG die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Patenten zuweist. Sidel argumentierte jedoch, dass dies hier nicht greifen könne, weil die Klage vor der Patenterteilung erhoben worden sei.

Die Pariser Zentralabteilung folgte dieser Argumentation nicht. Nach ihrer Auffassung genügt es, wenn das Patent vor Einreichung der Klageerwiderung erteilt wird. In diesem Fall könne das EPG die Sache verhandeln.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts

Das Berufungsgericht hat den von der Pariser Zentralabteilung gewählten Ansatz im Ergebnis bestätigt. Obwohl sich der Fall auf eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung bezieht, spricht vieles dafür, dass vergleichbare Überlegungen auch auf andere Verfahrensarten, etwa Nichtigkeitsklagen, Anwendung finden könnten.

Je nach Verfahrensstand könnte daher bereits ein präventiv eingeleitetes DNI-Verfahren oder möglicherweise sogar eine Nichtigkeitsklage dazu führen, dass für das betreffende Patent kein wirksamer Opt-out mehr erklärt werden kann.

Praktische Konsequenzen für Patentinhaber

Patentinhaber sollten deshalb frühzeitig über einen Opt-out entscheiden.

Dies gilt insbesondere für Patentanmeldungen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie für Wettbewerber von besonderem Interesse sein könnten, beispielsweise wenn während des Prüfungsverfahrens Stellungnahmen Dritter eingereicht wurden oder wenn in verwandten Verfahren bereits Einsprüche erhoben wurden.

Ein präventiver Angriff durch einen Dritten kann dazu führen, dass ein Patentinhaber an das EPG-System gebunden wird, obwohl dies strategisch möglicherweise nicht gewünscht ist.

Europäische Patentanmeldungen können bereits ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aus dem EPG-System ausgeschlossen werden, also sogar vor Beginn der sachlichen Prüfung.

Wenn Sie Ihre Opt-out-Strategie überprüfen möchten, wenden Sie sich bitte an Hsu Min Chung oder Ihre übliche Ansprechperson bei HGF.

[1] Hierbei handelt es sich um die Erteilungsentscheidung nach Artikel 97 Absatz 1 EPÜ, mit der zugleich das Datum festgelegt wird, an dem der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird.