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UPC und Forum Shopping – Regel 17.3

November 2023

Reihenfolge der auf der Vorderseite eines Patents aufgeführten Klassifikationen und warum sie wichtig ist?

Am 1. Juni 2023 hat das ASTELLAS INSTITUTE FOR REGENERATIVE MEDICINE vor der Zentralkammer des UPC einen Antrag auf Widerruf des Europäischen Patents Nr. EP 3056564 B1 mit dem Titel „Methode zur Reinigung von retinalen Pigmentepithelzellen“ gegen die betroffenen eingetragenen Inhaber, nämlich HEALIOS KK und OSAKA UNIVERSITY, eingereicht.

Beachten Sie für den weiteren Verlauf des Artikels den Titel des verklagten Patents. Beachten Sie auch Anspruch 1 des erteilten Patents, der wie folgt lautet

1. Verfahren zur Reinigung einer retinalen Pigmentepithelzelle, umfassend die folgenden Schritte: (1) Gewinnen einer Zellpopulation, die durch Differenzierungsinduktion von pluripotenten Stammzellen auf Laminin oder einem Fragment davon erhalten wurde, durch Behandeln mit einer Zelltrennlösung, wobei die Zellpopulation retinale Pigmentepithelzellen enthält, die auf dem Laminin oder dem Fragment davon unter einer geleeartigen Substanz vorhanden sind, die andere visuelle Zellen enthält, ohne eine Mischung mit der geleeartigen Substanz zu bilden; (2) Dissoziieren der Adhäsion zwischen den retinalen Pigmentepithelzellen der Zellpopulation; (3) Einführen der in (2) erhaltenen Zellpopulation auf einen Filter; und (4) Erhalten von retinalen Pigmentepithelzellen, die den Filter passiert haben. “

Das UPC hat drei Sitze. Der Hauptsitz der Zentralabteilung ist Paris. Zwei weitere Sitze befinden sich in München und Mailand.

Wie aus dem Beschluss des Verwaltungsausschusses nach Artikel 87(2) EPGÜ zur Änderung des Abkommens, Artikel 1 hervorgeht, ist die Aufteilung der Klagen auf die drei Sitze der Zentralkammer in Tabelle 1 dargestellt.

 

Zentrale Abteilungen

Sektion Mailand Sektion Paris Sektion München
Niederlassung des Präsidenten
(A) Lebensnotwendige Güter, ohne ergänzende Schutzzertifikate (B) Durchführung von Operationen, Transport (C) Chemie, Metallurgie, ohne ergänzende Schutzzertifikate
(D) Textilien, Papier (F) Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen, Sprengen
(E) Feste Konstruktionen
(G) Physik
(H) Elektrizität
Supplementary protection certificates

 

Tabelle 1

Die Zentralabteilung in Mailand wird die Angelegenheiten der IPC-Sektion (A) überwachen, mit Ausnahme der ergänzenden Schutzzertifikate (ESZs); letztere werden von Paris bearbeitet. Die Zentralabteilung in München wird Angelegenheiten der IPC-Sektion (C) bearbeiten.

Die bibliographischen Angaben des Klagepatents weisen die folgenden internationalen Klassifikationen auf

(51) C12N 5/079 A61K 35/30

Die Angelegenheit wurde jedoch zunächst nicht vor dem Sitz in München verhandelt. Daher hat das Panel 1 der Zentralkammer (Sitz Paris) eine Entscheidung erlassen, um die Klage von der Zentralkammer mit Sitz in Paris an die Zentralkammer mit Sitz in München zu übertragen. Die Entscheidung können Sie hier nachlesen.

Das Gericht hat klargestellt, dass sich der Sitz, an dem eine Klage erhoben wird, nach der Reihenfolge der internationalen Klassifikationen richtet, die in den bibliographischen Angaben auf der Vorderseite eines Klagepatents aufgeführt sind, gemäß R.17.3 der Verfahrensordnung.

Gemäß R.17.3 der Verfahrensordnung gilt: „Die Verteilung der Klagen auf den Sitz der Zentralkammer und ihre Abteilungen wird wie folgt festgelegt.

(a) Betrifft eine Klage ein einziges Patent mit einer einzigen Klassifikation, so weist die Kanzlei die Klage dem Sitz oder der Abteilung der Zentralkammer zu, die der Klassifikation des Patents gemäß Anhang II des Abkommens entspricht. Die Geschäftsstelle weist die Klage gemäß Regel 345.3 einem Panel zu.

(b) Betrifft eine Klage mehr als ein Patent und weist die Mehrheit der Patente eine einzige Klassifikation auf, die dem Sitz oder einer einzigen Abteilung der Zentralkammer gemäß Anhang II des Abkommens entspricht, so weist die Kanzlei die Klage dem Sitz oder dieser Abteilung der Zentralkammer zu. Die Geschäftsstelle weist die Klage gemäß Regel 345.3 einem Panel zu.

(c) Findet weder Absatz (a) noch Absatz (b) Anwendung, insbesondere wenn

(i) die Klage ein einziges Patent mit mehr als einer Klassifikation betrifft oder

(ii) wenn die Klage mehr als ein Patent betrifft und keine Mehrheit der Patente eine einzige Klassifikation aufweist, die dem Sitz oder einer der Sektionen der Zentralkammer entspricht, weist die Kanzlei die Klage gemäß Regel 345.3 dem Gremium am Sitz oder in der Sektion zu, das der ersten Klassifikation entweder des einzigen Patents oder, wenn die Klage mehr als ein Patent betrifft, des Patents, das in der Klageschrift gemäß Anhang II des Abkommens zuerst aufgeführt ist. Hält der vorsitzende Richter des jeweiligen Spruchkörpers die Verweisung der Klage für angemessen, so nimmt er sie an. Ist er anderer Ansicht, weist er die Kanzlei an, die Klage gemäß Regel 345.3 an den vorsitzenden Richter eines Spruchkörpers des Sitzes oder der anderen Abteilung der Zentralkammer zu verweisen, den er für angemessen hält, der ebenfalls prüft, ob die Zurückverweisung der Klage angemessen ist. Ist dieser vorsitzende Richter anderer Ansicht, so teilt er dies dem Präsidenten des Gerichts mit, der die Klage dem Sitz oder der Abteilung der Zentralkammer zuweist, die er für angemessen hält“.

Im vorliegenden Fall handelte es sich um eine Nichtigkeitsklage. Nach R.47 gelten R.16 bis R.18 sinngemäß für eine Nichtigkeitsklage.

Die erste im Klagepatent genannte Klassifikation war C12N 5/079.

Die zweite im Klagepatent erwähnte Klassifikation war A61K 35/30.

In der vorliegenden Angelegenheit hat das Präsidium des UPC, das für die Verwaltung des Gerichts zuständig ist, zunächst vorläufig festgelegt, dass die Verteilung der bei den Zentralkammern anhängigen Klagen im Zusammenhang mit Patenten der IPC-Abschnitte (A) und (C) wie folgt aussieht:

  • Die bei der Zentralkammer anhängigen Klagen in Bezug auf Patente des IPC-Abschnitts (A) werden dem Sitz in Paris zugewiesen (Art. 1), und
  • Sachen, die bei der Zentralkammer anhängig sind und Patente der Sektion C des IPC betreffen, werden dem Sitz in München zugewiesen (Art. 2).

Das Panel 1 der Pariser Zentralkammer hat jedoch eine Verfügung erlassen, mit der die Angelegenheit „an den vorsitzenden Richter des zuständigen Panels der Zentralkammer – Sektion München“ übertragen wird.

Warum ist das wichtig?

Erinnern Sie sich daran, dass die Internationalen Klassifikationen waren

(51) C12N 5/079 A61K 35/30

Die erste aufgeführte Internationale Klassifikation war C12N 5/079.

C12N 5/00 bezieht sich auf

Undifferenzierte menschliche, tierische oder pflanzliche Zellen, z.B. Zelllinien; Gewebe; deren Kultivierung oder Erhaltung; Kulturmedien dafür (Pflanzenvermehrung durch Gewebekulturtechniken A01H 4/00) [2006.01]

C12N 5/079 schränkt die obige Klassifizierung auf „…Nervenzellen [2010.01]“ ein.

Dies scheint angesichts des Gegenstands des Patents und der Ansprüche eine angemessene breite Klassifikation zu sein.

Die zweite aufgeführte internationale Klassifikation war A61K 35/30.

Die Klassifikation A61 bezieht sich auf

„Medizinische oder tierärztliche Wissenschaft; Hygiene“.

Die Klassifikation A61K bezieht sich auf

ZUBEREITUNGEN FÜR MEDIZINISCHE, ZENTRALE ODER TOILETTENZWECKE (Vorrichtungen oder Verfahren, die speziell dazu geeignet sind, pharmazeutische Produkte in eine bestimmte physikalische Form oder Verabreichungsform zu bringen A61J 3/00; chemische Aspekte von oder Verwendung von Materialien zur Desodorierung von Luft, zur Desinfektion oder Sterilisation oder für Bandagen, Verbände, saugfähige Unterlagen oder chirurgische Artikel A61L; Seifenzusammensetzungen C11D)„.

Die internationale Klassifikation A61K 35/00 betrifft

Medizinische Zubereitungen, die Stoffe oder Reaktionsprodukte mit unbestimmter Beschaffenheit enthalten [2006.01]

Die internationale Klassifikation A61K 35/30 schließlich grenzt das oben Genannte ein auf

… Nerven; Gehirn; Augen; Hornzellen; Liquor; Neuronale Stammzellen; Neuronale Vorläuferzellen; Gliazellen; Oligodendrozyten; Schwannzellen; Astroglia; Astrozyten; Plexus choroideus; Rückenmarkgewebe [2015.01]„.

In Anbetracht des Gegenstands der Ansprüche scheint diese zweite Klassifizierung ebenso angemessen zu sein. Es scheint ein schmaler Grat zu sein, ob A61K an erster oder zweiter Stelle steht (und interessanterweise steht die A61-Klassifikation an erster Stelle, wenn Sie Anspruch 1 in die IPC-Klassifikationssoftware der WIPO eingeben). Dies zeigt, dass die Festlegung der Prioritäten, welcher IPC-Code an erster Stelle steht, keine exakte Wissenschaft ist.

Aus der obigen Tabelle 1 geht hervor, dass die Zuständigkeitsbereiche der Zentralabteilung – Sektion Paris und der Zentralabteilung – Sektion München wie folgt lauten

(A) Menschliche Bedürfnisse, ohne ergänzende Schutzzertifikate„; und

(C) Chemie, Metallurgie, ohne ergänzende Schutzzertifikate

(F) Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen, Sprengen„.

Man muss sich fragen, ob es angesichts der obigen TABELLE 1 nicht sinnvoller gewesen wäre, die Aktion in der Zentralabteilung Paris zu belassen, anstatt sie in die Zentralabteilung München zu verlegen.

Nichtsdestotrotz ist die allgemeine Sorge folgende: Es gibt keine Möglichkeit, die einer Anmeldung zugewiesenen IPC-Klassifikationen oder die Reihenfolge dieser Klassifikationen, wie sie auf der Vorderseite eines Patents dargestellt sind, zu beeinflussen, und dennoch werden die von der WIPO getroffenen Klassifikationsentscheidungen zu jeder Anmeldung und folglich zu jedem Patent einen dauerhaften Einfluss vor dem UPC haben, der weit außerhalb der Kontrolle der Parteien einer Klage vor dem UPC liegt, und, was noch wichtiger ist, weit außerhalb der Kontrolle eines Patentanmelders.

Können die IPC-Codes auch dazu verwendet werden, vor dem Einheitlichen Gericht ein Forum zu suchen?

Sicherlich im Falle einer Klage, die sich auf mehrere Patente für ein Produkt bezieht, die aber unterschiedliche Technologien umfassen, wie z.B. medikamentenfreisetzende Stents, bei denen die Innovationen in der Struktur des Stents an sich, einer Methode zur Installation des Stents, einer medikamentenfreisetzenden Beschichtung usw. liegen können. Man kann sich vorstellen, dass für einen solchen Stent eine Familie von verwandten Patenten erteilt wird. Die Mitglieder dieser Familie könnten, je nach den Ansprüchen der erteilten Patente, verschiedene führende IPC-Codes haben, die alle möglichen Plätze für eine UPC-Klage abdecken. Ein Kläger kann dann den von ihm bevorzugten Gerichtsstand auswählen, indem er in seiner Klageschrift gemäß Regel 17.3 ein Patent mit einem IPC-Code, der sich auf den gewünschten Gerichtsstand bezieht, an erster Stelle aufführt.

Man kann sich vorstellen, dass ein solcher Stent verschiedene Anspruchsarten innerhalb desselben Patents hat, für die auch verschiedene IPC-Codes gelten würden. Es könnte sein, dass diese IPC-Codes entsprechend der Reihenfolge der Ansprüche, wie sie im erteilten Patent aufgeführt sind, festgelegt werden. Auch hier könnten Klagen, die vor der Erteilung des Patents erhoben werden, das Forum beeinflussen, das gemäß Regel 17.3 für die Verhandlung der Klage vor dem UP ausgewählt wird.

 

Dieser Artikel wurde von den Partnern Harry Hutchinson und Lauris Kemp verfasst.

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