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IP-Inhaltsstoffe, Teil 14: Ein kleiner Leitfaden zur Freedom-to-operate

Mai 2024

Sie haben eine bahnbrechende neue Technologie entwickelt, die die Welt der Lebensmitteltechnologie revolutionieren wird, Ihr kommerzielles Produkt wurde formuliert und das Design Ihres auffälligen neuen Logos ist fertiggestellt. Sie sind bereit, auf den Markt zu gehen, richtig? Nicht ganz…

Bevor Sie Ihr Produkt auf den Markt bringen, Ihre Pilotanlage bauen oder für Ihre Marke werben, ist es ratsam, noch eine weitere Maßnahme zu ergreifen, um das Risiko Ihrer Markteinführung zu mindern, nämlich zu prüfen, ob es irgendwelche Schutzrechte Dritter gibt, die Ihnen den Weg versperren könnten. Sie denken vielleicht, dass Sie, da Sie ein Schutzrecht für Ihr Produkt angemeldet haben, ohne das Risiko einer Verletzung anderer Rechte vorgehen können. Es ist jedoch ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Ihr eigenes geistiges Eigentum Ihnen die Erlaubnis gibt, weiterzumachen. Im Gegenteil: Schutzrechte wie Patente und Marken geben Ihnen das Recht, andere daran zu hindern, etwas zu tun, aber sie geben Ihnen NICHT automatisch das Recht, etwas zu tun. Mit anderen Worten: Selbst wenn Sie ein erteiltes Patent haben, können Sie immer noch das Patent eines anderen verletzen, indem Sie Ihr Produkt herstellen oder verkaufen oder Ihr Verfahren in einem Land durchführen, in dem das geistige Eigentum eines Dritten besteht.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns darauf, festzustellen, ob Sie im Zusammenhang mit Patentrechten Freedom-to-operate (FTO) haben. In einem späteren Artikel werden wir uns eingehender mit der Suche nach einer Freigabe für Ihre Marke befassen.

Wie kann ich wissen, welche Patente andere Unternehmen haben?

Eine Freedom-to-operate-Recherche kann durchgeführt werden, um festzustellen, welche Patente Ihnen in den Ländern, in denen Sie Ihr Produkt herstellen und verkaufen oder Ihr Verfahren durchführen wollen, im Weg stehen könnten. FTO-Recherchen werden in der Regel von spezialisierten Recherchenunternehmen durchgeführt, und Ihr Patentanwalt kann Ihnen bei der Analyse der ermittelten Rechte und der Bewertung des Risikos helfen. Eine FTO-Recherche kann sich auf Ihr spezifisches Technologiegebiet, auf bestimmte Ihnen bekannte Wettbewerber oder auf eine Kombination aus beidem beschränken.

Wann sollte ich eine FTO-Recherche durchführen?

Es kommt darauf an. Befindet sich Ihr Projekt noch in einem frühen Stadium, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Technologie weiter entwickelt ist, um eine aussagekräftige FTO-Suche durchführen zu können. Wenn sich z. B. die Formulierung Ihres Lebensmittelprodukts im Laufe Ihrer Forschung und Entwicklung wahrscheinlich noch erheblich ändern wird, ist eine FTO-Recherche vielleicht erst dann sinnvoll, wenn die Formulierung näher an der Fertigstellung ist. Wenn Sie hingegen bald eine bedeutende Investition in Ihr Unternehmen tätigen werden, wie z. B. den Bau einer Verarbeitungsanlage, kann es sich lohnen, eine FTO-Recherche durchzuführen, bevor Sie sich zu großen Kosten verpflichten.

Der Zeitpunkt der FTO-Recherche kann auch von externen Faktoren beeinflusst werden, z. B. davon, ob Sie sich um Investitionen bemühen oder nicht. Ein potenzieller Investor oder Lizenznehmer möchte möglicherweise Ihre FTO-Position verstehen, bevor er bereit ist, ein Geschäft zu unterzeichnen. Manchmal kann eine begrenzte FTO-Recherche, die sich z. B. auf einige wenige Schlüsselländer oder Wettbewerber oder auf den wichtigsten Aspekt Ihrer Technologie beschränkt, zunächst durchgeführt werden, um Investoren zu beruhigen. Später, wenn Sie sich dem Markt nähern, kann eine umfassendere FTO-Recherche durchgeführt werden. Die Recherchestrategie sollte daher auf das Stadium, in dem sich Ihr Unternehmen befindet, und auf das Maß an Sicherheit, das Sie oder Ihre Investoren zu diesem Zeitpunkt benötigen, zugeschnitten sein.

Gute Nachrichten – die FTO-Recherche hat mir Entwarnung gegeben, also besteht kein Risiko, richtig?

Leider nein! Die FTO-Recherche ist keine exakte Wissenschaft. Patentrecherchen können anhand von Schlüsselwörtern, Patentklassifizierungscodes, Firmen- und Erfindernamen, chemischen Strukturen oder einer Kombination der oben genannten Elemente durchgeführt werden. Der Umfang einer FTO-Recherche, d. h. wie viele Dokumente sie erfassen soll, hängt zum Teil vom verfügbaren Budget ab. Allerdings ist auch bei einer „Goldstandard“-Suche nicht gewährleistet, dass jedes einzelne potenziell relevante Dokument gefunden wird.

Es ist auch zu bedenken, dass die Feststellung, ob die Gefahr einer Verletzung der Ansprüche eines erteilten Patents besteht oder nicht, oft eine Beurteilung der Bedeutung dieser Ansprüche erfordert, was eine subjektive Angelegenheit sein kann. Da die Gerichte in den verschiedenen Ländern die Ansprüche unterschiedlich auslegen, kann es unmöglich sein, mit Sicherheit zu sagen, ob Ihr Produkt oder Verfahren im Falle eines Rechtsstreits als Verletzung eines erteilten Patents angesehen werden würde oder nicht. Und auch wenn Sie glauben, dass Sie sicher außerhalb der Ansprüche eines fremden Patents arbeiten, hält Sie das nicht unbedingt davon ab, rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Frage der FTO hängt also von der Höhe des Risikos ab. Besteht nach dem Umfang der von Ihnen durchgeführten FTO-Recherchen ein hohes, mittleres oder geringes Risiko einer Verletzung? Wie prozessfreudig sind die Konkurrenten in Ihrem Bereich, und wie hoch ist das Risiko, dass sie Maßnahmen ergreifen, wenn sie feststellen, dass Sie ihr geistiges Eigentum verletzen? Sind Sie und Ihre Investoren mit diesem Risikoniveau einverstanden?

Hilfe, da steht mir ein Patent eines Dritten im Weg – schmeißen wir das ganze Projekt weg!

Nicht so schnell! Wenn im Rahmen einer FTO-Recherche ein Patentdokument mit Ansprüchen identifiziert wird, die Ihr kommerzielles Produkt oder Verfahren umfassen, gibt es einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen sollten:

(1) Untersuchen Sie, ob das Patent wahrscheinlich gültig ist. Eine Recherche zum Stand der Technik kann nützlich sein, um festzustellen, ob es Gründe gibt, das Patent anzufechten. Selbst wenn Sie sich entscheiden, das Patent nicht anzufechten, kann der ermittelte Stand der Technik, der die Ansprüche möglicherweise für ungültig erklärt, als Verteidigung oder als Verhandlungsinstrument genutzt werden;

(2) Das Patent anfechten. Wenn ein relevanter Stand der Technik gefunden wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Anfechtung fremden geistigen Eigentums. In Europa sind dies unter anderem: Einreichung von Bemerkungen Dritter (vor der Erteilung); Einspruchsverfahren (innerhalb von neun Monaten nach der Erteilung); und Nichtigkeitsverfahren vor den nationalen Gerichten oder dem Einheitlichen Patentgericht.

(3) Erlangung einer Lizenz vom Patentinhaber; oder

(4) Finden Sie eine Umgehungslösung für Ihre Technologie.

Die Aussicht, Ihr Produkt oder Ihren Prozess neu entwerfen zu müssen oder erhebliche Kosten für die Erlangung einer Lizenz oder die Ungültigmachung des geistigen Eigentums Dritter auf sich nehmen zu müssen, ist zwar nicht verlockend, aber es ist besser, eine dieser Optionen zu wählen, wenn Sie mit blockiertem geistigen Eigentum konfrontiert sind, als auf eine Verletzung defensiv reagieren zu müssen.

Indem Sie eine FTO-Recherche in Ihre Geschäftsstrategie einbauen, rüsten Sie sich mit den notwendigen Informationen aus, die Sie für die Entscheidungsfindung an wichtigen Meilensteinen benötigen, und zeigen potenziellen Investoren, dass Sie die Rechte an geistigem Eigentum Dritter ernst nehmen und ein proaktives Risikomanagement betreiben.

Für weitere Hilfe bei der Einrichtung Ihrer Freedom-to-operate wenden Sie sich bitte an die Autorin, Jennifer Bailey unter [email protected]. Mit Dank an Marie Walsh für redaktionelle Beiträge.


Dieser Artikel wurde von Partnerin und Patent Attorney Dr. Jennifer Bailey erstellt.

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