Der unbeabsichtigte oder versehentliche Verlust von Patentrechten kann für Patentinhaber und auch für Fachleute im Bereich des geistigen Eigentums sehr belastend sein. Der häufigste Grund für eine Wiederherstellung ist das Erlöschen eines Patents aufgrund der Nichtzahlung einer Jahresgebühr. Sobald Sie feststellen, dass eine Jahresgebühr versäumt wurde und ein Patent erloschen ist, geraten Sie nicht in Panik. Fehler passieren, und menschliches Versagen bedeutet nicht immer, dass Ihre Patentrechte unwiederbringlich verloren sind. Sofern bestimmte Voraussetzungen und Fristen eingehalten werden, können die betreffenden Rechte oft wiederhergestellt werden. Wenden Sie sich an HGF, um Ihre Optionen zu besprechen.
Dieser Artikel behandelt die unterschiedlichen Situationen im Vereinigten Königreich und in Europa und hebt hervor, wie wichtig es ist, den Sachverhalt frühzeitig zu klären, um Fallstricke zu vermeiden.
Großbritannien
Jahresgebühren können aus verschiedenen Gründen versäumt werden, unter anderem aufgrund von Fehlkommunikation zwischen den für die Zahlung der Gebühren zuständigen Personen. In Großbritannien sind die Jahresgebühren nach der Erteilung fällig und beginnen am vierten Jahrestag der Anmeldung. Werden diese nicht rechtzeitig gezahlt, können sie innerhalb einer sechsmonatigen Nachfrist gegen Zahlung eines Zuschlags nachgezahlt werden. Ist die Gebühr nach Ablauf dieser Nachfrist immer noch nicht entrichtet, erlischt das Patent, und es muss ein Antrag beim UKIPO gestellt werden, wenn das Patent wieder in Kraft gesetzt werden soll. Dieser Antrag kann innerhalb von 19 Monaten ab dem Datum der versäumten Jahresgebühr (d. h. 13 Monate nach Ablauf der Nachfrist) gestellt werden.
Mit dem Antrag sollte der Anmelder die Gründe darlegen, warum die Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde. Die zu erfüllende Voraussetzung ist, dass die Nichtzahlung unbeabsichtigt erfolgte. Mit anderen Worten: Der Inhaber muss nachweisen, dass er die Absicht hatte, das Patent aufrechtzuerhalten und die Jahresgebühr zu zahlen, dass jedoch ein Umstand eintrat, der dazu führte, dass die Zahlung nicht erfolgte. Die Gründe müssen stichhaltig sein, und ein Antrag auf Wiederherstellung wird nicht genehmigt, wenn ein Inhaber das Patent absichtlich erlöschen ließ, es sich später jedoch anders überlegt hat.
Nach Einreichung des Antrags kann sich das Patentamt schriftlich an den Inhaber wenden, falls es Klarstellungen oder weitere Informationen benötigt. Das Patentamt kann auch Nachweise zur Untermauerung des Antrags auf Wiederherstellung verlangen. Wurde die Jahresgebühr beispielsweise versehentlich nicht entrichtet, weil Anweisungen an eine falsche E-Mail-Adresse gesendet wurden, kann das Patentamt eine Kopie des E-Mail-Verlaufs als Nachweis anfordern.
Sobald das Patentamt anhand der Nachweise davon überzeugt ist, dass der Antragsteller die Jahresgebühr tatsächlich entrichten wollte, daran jedoch durch bestimmte Umstände gehindert war, wird dem Antrag stattgegeben. Der Antragsteller muss dann die Jahresgebühr und den entsprechenden Zuschlag entrichten.
Der Antrag kann zwar innerhalb von 13 Monaten nach Ablauf der Nachfrist gestellt werden, sollte jedoch so bald wie möglich erfolgen, um das Risiko der Entstehung von Rechten Dritter zu minimieren. Es ist wichtig, die Rechte Dritter zu berücksichtigen, da die Wiederherstellung abgelehnt werden kann, wenn ein Dritter Rechte erworben hat. Während dieser 13 Monate kann jede Person, die in gutem Glauben handelt, eine Handlung vornehmen, die als Verletzung des Patents gelten würde, wäre dieses nicht erloschen. Diese Personen können solche Handlungen auch nach der Wiederherstellung des Patents weiterhin vornehmen. Dies gilt auch für diejenigen, die in gutem Glauben ernsthafte und wirksame Vorbereitungen zur Durchführung solcher Handlungen getroffen haben. Sobald das Patent wieder in Kraft gesetzt ist, werden alle nachfolgenden Handlungen als Verletzung behandelt, so als ob das Patent nie erloschen wäre.
Europa
Auch für eine europäische Patentanmeldung sind Jahresgebühren jährlich zu entrichten, wobei die erste Jahresgebühr ab dem 2. Jahrestag des Anmeldetags fällig wird. Nach der Erteilung sind die Jahresgebühren jährlich an jedes nationale Patentamt zu entrichten, in dem das europäische Patent validiert wurde.
Wird die Jahresgebühr nicht fristgerecht an das EPA gezahlt, kann sie während einer sechsmonatigen Nachfrist entrichtet werden, wobei ein Zuschlag in Höhe von 50 % der Jahresgebühr anfällt. Wird die Jahresgebühr nicht innerhalb dieser Nachfrist gezahlt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Dem Anmelder wird eine Mitteilung gemäß Regel 112 (1) EPÜ zugesandt, in der er über den Verlust der Rechte informiert wird.
Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand muss „innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist“ (Regel 136 (1) EPÜ) gestellt werden. Der Zeitpunkt, zu dem der Anmelder feststellt, dass die Jahresgebühr versäumt wurde, ist daher entscheidend, da er den Beginn der zweimonatigen Frist markiert, innerhalb derer der Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt werden muss. Der Antrag auf Wiedereinsetzung muss drei Voraussetzungen erfüllen:
- den Antrag auf Wiedereinsetzung und die Begründung des Antrags,
- die Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr sowie
- die Nachholung der versäumten Handlung (z. B. Zahlung der Jahresgebühr einschließlich der Zusatzgebühr für die Nachfrist).
Häufig, aber nicht immer, ist das Datum der Mitteilung gemäß Regel 112 (1) EPÜ der Zeitpunkt, zu dem der Anmelder Kenntnis davon erlangt, dass eine Zahlungsfrist versäumt wurde. Es ist aus zwei wesentlichen Gründen wichtig, schnell zu handeln. Erstens nimmt es Zeit in Anspruch, die relevanten Fakten zu sammeln, um festzustellen, warum die Zahlung nicht fristgerecht erfolgt ist. Zweitens könnte das EPA zu dem Schluss kommen, dass die Beseitigung des Hindernisses tatsächlich bereits früher erfolgte, sollten Tatsachen ans Licht kommen, die belegen, dass der Anmelder sich der versäumten Zahlung bewusst war.
Nach Artikel 122 (1) EPÜ kann ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden, wenn ein Anmelder oder Patentinhaber verhindert war, eine Frist „trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt“ einzuhalten. Dieser Maßstab der „gebotenen Sorgfalt“ unterscheidet sich vom britischen Erfordernis der „Unabsichtlichkeit“ und ist anspruchsvoller.
Die Anforderung der „gebotenen Sorgfalt“ bedeutet, dass der Anmelder und sein zugelassener Vertreter nachweisen müssen, dass die versäumte Zahlung ein Einzelfall in einem ansonsten gut funktionierenden System war. Wir müssen darlegen, dass die betreffenden Systeme in der Regel robust sind und dass es trotz bestehender Maßnahmen zur Risikominderung in diesem Fall zu einem unerwarteten Versagen gekommen ist. Wurden beispielsweise Anweisungen zur Zahlung der Jahresgebühr an die richtige Person gesendet, die betreffende Person die Anweisung jedoch nicht ausgeführt hat, würde das EPA eine Erklärung für die Gründe dafür verlangen. Welche Maßnahmen sind getroffen worden, um sicherzustellen, dass Anweisungen korrekt erfasst und umgesetzt werden? Warum ist dies in diesem Fall nicht geschehen? Es kann hilfreich sein, dem EPA einen zeitlichen Ablauf der relevanten Ereignisse vorzulegen. Das EPA kann Nachweise für alle im Antrag auf Wiedereinsetzung gemachten Angaben verlangen. Dazu könnten eine von der für die Zahlung der Jahresgebühren verantwortlichen Person unterzeichnete Zeugenaussage oder Kopien einer E-Mail-Korrespondenz gehören, in der die Umstände der versäumten Zahlung dargelegt wurden.
Jeder Antrag auf Wiedereinsetzung hängt in hohem Maße von den konkreten Sachverhalten ab, und es ist wichtig, diese vollständig und genau darzulegen, um die besten Erfolgsaussichten für den Antrag zu gewährleisten.
Europäische nationale Patentämter
Mit Fachleuten in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden kann HGF direkt bei der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in diesen Ländern behilflich sein. Es gibt einige Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern, wie beispielsweise eine sechsmonatige Nachfrist für die Zahlung der Jahresgebühr gegen einen Zuschlag. Es gibt jedoch auch Unterschiede: Während das Vereinigte Königreich bei versäumten Fristen den Maßstab der „Unabsichtlichkeit“ anwendet, orientieren sich viele europäische nationale Patentämter am EPA und verlangen, dass der Anmelder und sein Vertreter „alle gebotene Sorgfalt“ nachweisen.
Frankreich
In Frankreich kann ein Anmelder, der eine vom französischen Patentamt (INPI) gesetzte Frist versäumt hat, gemäß den Bestimmungen des Artikels L.612-16 des CPI einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen, sofern er einen berechtigten Grund vorbringen kann und die Nichteinhaltung der Frist zur Zurückweisung der Patentanmeldung oder des Antrags, zum Verfall der Patentanmeldung oder des Patents oder zum Verlust eines sonstigen Rechts geführt hat.
Der Wiedereinsetzungsantrag muss innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses eingereicht werden. Die versäumte Handlung muss innerhalb dieser Frist nachgeholt werden. Der Wiedereinsetzungsantrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig.
Bezieht sich der Wiedereinsetzungsantrag auf die Nichtzahlung einer Jahresgebühr, so gilt als nicht eingehaltene Frist die sechsmonatige Nachfrist gemäß Artikel L.612-19 CPI, und die Wiedereinsetzung wird nur gewährt, wenn die zum Zeitpunkt der Wiedereinsetzung fälligen Jahresgebühren zusammen mit der Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet wurden.
Die zweimonatige Frist für den Wiedereinsetzungsantrag wird grundsätzlich ab dem Zeitpunkt berechnet, zu dem die Ursache, die die fristgerechte Zahlung verhindert hat, beseitigt wurde.
Was den berechtigten Grund betrifft, so muss es sich um eine äußere Ursache handeln, die unfreiwillig ist und nicht dem Patentinhaber zuzurechnen ist (Beispiele: Krankheit, Schwierigkeiten innerhalb des Unternehmens, Fehler eines zugelassenen Vertreters usw.).
Der Fehler eines zugelassenen Vertreters wird – sofern dieser Fehler durch Beweise belegt ist – in der Tat häufig als berechtigter Grund für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Nichtzahlung von Jahresgebühren herangezogen.
Deutschland
Eine Nachfrist ermöglicht die verspätete Zahlung von Jahresgebühren innerhalb von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Fälligkeitstermin ohne zusätzliche Zahlung eines Zuschlags sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem ursprünglichen Fälligkeitstermin gegen Zahlung eines Zuschlags. Werden diese Fristen versäumt, sehen § 123 Abs. 1 und 2 des deutschen Patentgesetzes unter bestimmten Voraussetzungen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vor:
(1) Wer ohne eigenes Verschulden daran gehindert war, eine Frist gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht einzuhalten, wobei die Nichteinhaltung nach den gesetzlichen Bestimmungen einen rechtlichen Nachteil zur Folge hat, hat auf Antrag Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. …
(2) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hinderungsgrundes schriftlich zu beantragen. Der Antrag muss die Tatsachen enthalten, auf denen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beruht; diese sind bei Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen. Ein Jahr nach Ablauf der nicht eingehaltenen Frist kann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden.
Wichtig:
- ohne Verschulden:
Eine Frist wird ohne Verschulden versäumt, wenn die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet wurde. Obwohl dieser Maßstab mit dem oben erörterten Maßstab der „gebotenen Sorgfalt“ beim EPA vergleichbar ist, liegt der Schwerpunkt hier eher darauf, ob die Nichteinhaltung einer Frist ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit seitens einer oder mehrerer Personen erfolgte. Letztendlich hängt es immer von den Umständen des Einzelfalls ab, ob geltend gemacht werden kann, dass die Unterlassung „ohne eigenes Verschulden“ erfolgte.
- wann:
Innerhalb von zwei Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem der Grund für die Nichteinhaltung beseitigt wurde (Kenntniserlangung), und innerhalb eines Jahres, gerechnet ab dem Ablauf der versäumten Frist.
- wie:
Der Antrag muss die Tatsachen enthalten, auf denen die Wiedereinsetzung beruht. Dies muss innerhalb von zwei Monaten geschehen. Es ist nicht möglich, Tatsachen zu einem späteren Zeitpunkt hinzuzufügen. Die versäumte Handlung ist innerhalb derselben Frist nachzuholen. Der Sachverhalt muss von Anfang an vollständig sein – ohne Ausnahmen. Die Tatsachen sollten gleichzeitig glaubhaft gemacht werden, um insbesondere das Risiko späterer Veränderungen der Tatsachendarstellung zu vermeiden.
- Rechtzeitiges Handeln:
Ein Wiedereinsetzungsverfahren stellt stets hohe zeitliche Anforderungen an alle Beteiligten, und es hängt ganz von der Sorgfalt einer Partei ab, die relevanten Tatsachen rechtzeitig offenzulegen, die entsprechenden Beweismittel rechtzeitig zu beschaffen und auf etwaige Fragen unsererseits zu reagieren, um die Erfolgsaussichten zu maximieren.
Österreich
Die Fristen entsprechen denen in Deutschland. Die gesetzlichen Bestimmungen (verankert in §§ 129–131 des österreichischen Patentgesetzes) sind jedoch etwas anders formuliert. Hinweis: Das österreichische Recht unterscheidet nicht zwischen Tatsachen und Beweisen oder zwischen Tatsachen und Begründung. Die Glaubwürdigkeit der vorgebrachten Tatsachen muss innerhalb der zwei Monate vollständig glaubhaft gemacht werden.
Niederlande
In den Niederlanden kann ein Patent aus verschiedenen Gründen erlöschen. Neben dem oben beschriebenen Erlöschen aufgrund der Nichtzahlung von Jahresgebühren kann auch die Unterlassung von für niederländische Patente spezifischen Handlungen zum Erlöschen führen.
Dazu gehört die Nichteinhaltung einer oder mehrerer Anforderungen für die Validierung eines europäischen Patents in den Niederlanden, d. h. die fristgerechte Einreichung einer niederländischen Übersetzung der erteilten Ansprüche und einer englischen oder niederländischen Übersetzung der Beschreibung (sofern diese nicht in englischer Sprache vorlag) beim niederländischen Patentamt (Octrooicentrum Nederland, OCNL) sowie die Entrichtung der Validierungsgebühr. Dieselben Anforderungen (Einreichung der Übersetzungen der Ansprüche und gegebenenfalls der Beschreibung sowie Zahlung der Gebühren innerhalb der entsprechenden Frist) gelten auch für die niederländische Revalidierung eines europäischen Patents, das im Einspruchsverfahren in geänderter Form aufrechterhalten wurde (selbst wenn nur die Beschreibung geändert wurde), und deren Nichteinhaltung führt ebenfalls zum Erlöschen des niederländischen Patents.
Wenn ein niederländisches Patent (einschließlich des niederländischen Teils eines europäischen Bündelpatents) aufgrund der Nichtzahlung von Jahresgebühren oder der Nichterfüllung anderer formaler Anforderungen erlischt, können Sie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Zustand stellen („herstel in de vorige toestand“; Art. 23 des niederländischen Patentgesetzes). Der Antrag auf Wiedereinsetzung muss innerhalb der kürzeren der beiden Fristen – eines Jahres ab dem Zeitpunkt des Erlöschens des Patents oder zwei Monaten, nachdem die erste Person (z. B. Formalsachbearbeiter, IP-Manager, Patentanwalt, Dienstleister für Jahresgebühren) ausdrücklich Kenntnis vom Erlöschen erlangt hat, gestellt werden. Im Falle eines Erlöschens aufgrund der Nichtzahlung von Jahresgebühren gilt das Ende der sechsmonatigen Nachfrist als Erlöschungszeitpunkt.
Zusammen mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung müssen Sie die Gebühren entrichten, die bei fristgerechter Einreichung fällig gewesen wären (einschließlich etwaiger Zuschläge), sowie eine gesetzliche Bearbeitungsgebühr. Die versäumte Handlung muss spätestens zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags nachgeholt werden. Die Vorlage der relevanten Tatsachen und Argumente zur Begründung des Antrags kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen; das OCNL setzt hierfür in der Regel eine Frist von vier Wochen nach Eingang des Antrags auf Wiedereinsetzung.
Bei der Prüfung des Antrags auf Wiedereinsetzung wendet das OCNL den strengeren Maßstab des Nachweises der „gebotenen Sorgfalt“ an. Dies bedeutet, dass die Beweislast bei der Partei liegt, die die Wiedereinsetzung beantragt: Sie muss eine detaillierte, glaubwürdige Darstellung vorlegen (wer hat was, wann unter Verwendung welcher Systeme getan) und Nachweise dafür erbringen, dass es sich bei der versäumten Handlung um einen Einzelfall handelt, der einer ordnungsgemäß geschulten und erfahrenen Fachkraft unterlaufen ist, die ein ansonsten zuverlässiges Fristenüberwachungs- und Verwaltungssystem mit geeigneten Kontrollmechanismen nutzte, das aus entschuldbaren Gründen versehentlich versagt hat. Beispiele für solche Beweismittel sind Kopien von E-Mail-Korrespondenz zwischen den beteiligten Parteien, Screenshots von Fristenverwaltungssystemen, die Kontrollmaßnahmen zeigen, sowie Auszüge aus internen Arbeitsabläufen; diese Dokumente können so bearbeitet werden, dass sie nicht auf bestimmte Personen zurückgeführt werden können, und können auf Antrag aus dem OCNL-Register ausgeschlossen werden (in der Praxis werden nur ausgehende Mitteilungen des OCNL im Rahmen des Verfahrens veröffentlicht). Es ist üblich, dass das OCNL während des Verfahrens schriftliche Antworten auf konkrete Fragen zu den Ereignissen, die zu dem Versäumnis geführt haben (z. B. Zuständigkeiten der beteiligten Personen, Einzelheiten zu Standardverfahren), sowie die Vorlage weiterer Belege anfordert.
Beabsichtigt die OCNL, den Antrag auf Wiedereinsetzung abzulehnen, lädt sie den Antragsteller (bzw. dessen Vertreter) zu einer mündlichen Anhörung in der OCNL-Dienststelle in Den Haag ein, bei der ein Anwalt der OCNL um weitere Klarstellung zu kritischen Punkten im Antrag bittet.
Wird der Antrag auf Wiedereinsetzung abgelehnt, kann innerhalb einer Frist von sechs Wochen bei der OCNL Widerspruch eingelegt werden. Etwaige weitere Rechtsmittel können nur außerhalb der OCNL eingelegt werden, d. h. beim Bezirksgericht Den Haag und, falls dies ebenfalls erfolglos bleibt, bei der Verwaltungsrechtsabteilung des Staatsrats der Niederlande.
Einheitspatent
Auch für Einheitspatente fallen Jahresgebühren an, die als einheitliche Gebühr direkt an das EPA zu entrichten sind. Werden diese nicht fristgerecht gezahlt, steht eine sechsmonatige Nachfrist zur Verfügung, in der zusätzlich eine Gebühr in Höhe von 50 % der Jahresgebühr zu entrichten ist. Wird die Jahresgebühr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, erlischt das Einheitspatent; es kann jedoch ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden. Wie bei der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand einer europäischen Patentanmeldung muss der Antrag nachweisen, dass alle gebotene Sorgfalt aufgewendet wurde.
Dieser Artikel wurde von Senior Patent Attorney Fiona Christie verfasst.