Sind Sie besorgt über Patente von Konkurrenten? Was Sie tun (und was Sie vermeiden) sollten!

In den letzten Jahren hat sich das Verständnis für die Bedeutung des geistigen Eigentums (Intellectual Property, IP) für den Wert von Unternehmen deutlich verbessert. Dazu gehört auch ein wachsendes Bewusstsein für die potenziellen Risiken, die mit unbeabsichtigten Verletzungen von Patenten Dritter verbunden sind.

Oft fehlt den Unternehmen jedoch eine solide Strategie für den Umgang mit solchen Risiken. Dies führt dazu, dass instinktive Ansätze umgesetzt werden, die ineffizient und störend sind und die Gefahr bergen, selbst Schaden zu nehmen. Mit besserem Verständnis und Unterstützung ist eine effektive und effiziente Risikominderung möglich.

Die Sorge ist verständlich und berechtigt. Zu den Rechtsmitteln, die einem erfolgreichen Kläger in einem Rechtsstreit wegen einer Patentverletzung zur Verfügung stehen, gehören eine einstweilige Verfügung, eine Anordnung zur Herausgabe oder Vernichtung der verletzenden Artikel und Schadensersatz oder eine Gewinnabrechnung. Hinzu kommen die Kosten für die Verteidigung, die in manchen Fällen die größte Belastung darstellen können.

Sorgfältige strategische Manager werden daher oft versuchen, das Risiko einer Verletzung von Patenten Dritter zu verringern oder zu beseitigen. Dies ist in der Regel der Ausgangspunkt für eine Tätigkeit im Rahmen der ‘Handlungsfreiheit’. Dies ist eine potenziell unschätzbare Aufgabe, wenn sie richtig durchgeführt wird. Wenn sie jedoch schlecht ausgeführt wird, kann sie zu Ablenkung, Frustration, ungenauen Ergebnissen und sogar zu einer Erhöhung des Risikos führen.
 

Hier sind meine Tipps zur Ausübungsfreiheit:

Tipp Eins: Realistische Ziele

Das Patentsystem ist so beschaffen, dass ein gewisses Maß an Unsicherheit und Risiko praktisch unvermeidlich ist.

• Patentanmeldungen werden erst etwa 18 Monate nach ihrer Einreichung veröffentlicht. Folglich gibt es immer 18 Monate lang neue Patentanmeldungen, über die nichts bekannt ist.
• Patentanmeldungen können neu ausgerichtet werden, typischerweise auf unzählige (und potenziell unvorhersehbare) Arten, bevor sie erteilt werden, wodurch ihr Schutzumfang bis zur Erteilung ungewiss ist.
• Die Auslegung dessen, was ein Patent schützt, unterliegt in begrenztem Maße den Unwägbarkeiten der öffentlichen Meinung.
• Keine Suche nach potenziell relevanten Anmeldungen/Patenten kann perfekt sein.

Ohne dieses Verständnis können das strategische Management, Investoren und/oder Partner explizit oder implizit die Gewissheit suchen, dass das, was entwickelt wird, nachweislich keine Patente Dritter verletzt. Die Erkenntnis, dass ein gewisses Maß an Ungewissheit besteht, definiert jedoch zwangsläufig das Wesen der Freedom-to-operate-Analyse und die damit verbundenen Erwartungen neu. Die Forderung nach Gewissheit, ob intern oder extern, ist nicht realistisch. Nichtsdestotrotz, und das ist entscheidend, kann das Risiko in der Regel erheblich gemanagt und/oder gemildert werden, und darauf hinzuarbeiten ist oft der beste Ansatz.

Tipp Zwei: Einschaltung eines Patentanwalts

Wenn versucht wird, eine Freedom-to-operate-Aufgabe an interne Design-Ingenieure zu übertragen, ohne die Unterstützung eines Patentanwalts vorzusehen, ist es wahrscheinlich, dass:

• Die Aufgabe entmutigend und/oder sogar unüberwindbar erscheint, was in der Regel zu Frustration und/oder einer ineffizienten und wenig hilfreichen Vorgehensweise führt.
• Falsche und schädliche Schlussfolgerungen hinsichtlich des Risikos einer Verletzung und/oder möglicher Abhilfemaßnahmen gezogen werden. Häufige Ursachen sind die Nichtberücksichtigung der Lebensdauer von Patenten, die Nichtberücksichtigung gerichtlicher Erwägungen, die Unkenntnis wesentlicher Unterschiede zwischen Patentanmeldungen und Patenten, mangelndes Verständnis dafür, wie ein Patent definiert, was tatsächlich geschützt ist, und mangelnde Erfahrung mit der Auslegung von Patenten durch die Gerichte.
• Die Versuchung groß sein wird, nach “Patentrezepten” zu suchen, die in Wirklichkeit wenig bringen. Besondere Erwähnung verdienen hier die Berichte über die Patentlandschaft. Diese haben ihre Berechtigung, wenn es darum geht, allgemeine Informationen über Konkurrenten zu liefern, aber sie sind nicht geeignet, um spezifische Risiken zu verstehen und zu mindern.
• Es eine erhebliche Ablenkung von der eigentlichen Tätigkeit des Entwerfens geben wird.
• In physischen und/oder elektronischen Aufzeichnungen potenziell schädliche Aussagen (ob zutreffend oder nicht) festgehalten werden, die später im Rahmen eines Rechtsstreits Gegenstand der Offenlegung (erzwungene Vorlage bei der gegnerischen Partei) sein können. Dies kann für die Verteidigung schädlich sein.

Ein erfahrener Patentanwalt ist in der Lage, ein Unternehmen aus der Perspektive des geistigen Eigentums zu prüfen und gemeinsam mit dem Unternehmen eine Freedom-to-operate-Analysestrategie zu entwickeln, die dem Budget, der Risikotoleranz und den geschäftlichen Gegebenheiten entspricht. Entscheidend ist, dass der Patentanwalt mit Unterstützung des Unternehmens den Inhalt der detaillierten Analyse ausarbeitet und ratsame Abhilfemaßnahmen vorschlägt. Es empfiehlt sich, die strategische Führungsebene einzubeziehen, damit die Erwartungen vernünftig formuliert werden und Vertrauen entsteht.

Tipp 3: Es gibt keine Abkürzungen, aber es gibt eine Prioritätensetzung

Eine verlässliche und aufschlussreiche Analyse von Patenten Dritter ist in jedem größeren Umfang relativ kostspielig. Das liegt daran, dass es Zeit, erhebliches Fachwissen und Erfahrung erfordert, das Risiko von Verletzungen und die Gültigkeit von Patenten zuverlässig zu analysieren und geeignete Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen. Daher ist es in der Regel wichtig, Prioritäten zu setzen und zu verstehen, wo die größten Risiken für Ihr Unternehmen liegen. Insbesondere bei komplexen Produkten/Prozessen ist das Ziel, “unsere Position in Bezug auf alles zu verstehen”, selten praktikabel oder verhältnismäßig.

Tipp Vier: Sorgen Sie für das richtige Timing

Es gibt kein Patentrezept für alle, aber ein guter Zeitpunkt, um ernsthaft damit zu beginnen, ist die Fertigstellung eines ersten Designs. Auch wenn ein früherer breiter Rahmen nützlich sein kann, empfehle ich, nicht zu versuchen, durch eine Patentüberprüfung zu entwerfen (“Design in the Gaps”). Dieser Ansatz hemmt die Innovation, liefert suboptimale Lösungen und/oder führt zu Verzagtheit. Ebenso ist es nicht wünschenswert, eine erste Untersuchung erst dann vorzunehmen, wenn man sich bereits in erheblichem Maße auf ein bestimmtes Design festgelegt hat, da dies die Kosten für die Minderung der entdeckten Risiken erhöhen kann.

Regelmäßige Überprüfungen sind in der Regel ebenfalls ratsam. Die Frage der Freedom-to-operate beinhaltet viele dynamische Teile: das Prüfungs- und Änderungsverfahren für Patentanmeldungen, den Bestand an Patenten, der zu einem bestimmten Zeitpunkt in Kraft ist, und oft auch den Designprozess des betreffenden Unternehmens). Folglich stellt jede Freedom-to-operate-Analyse eine “Momentaufnahme” zum jeweiligen Zeitpunkt dar, die veraltet sein kann.

Tipp Fünf: Aktive Verteidigung

Es wird oft unterschätzt, dass der Umfang und die Qualität des eigenen Patentportfolios eines Unternehmens entscheidend für die Vermeidung von Verteidigungsklagen sein können. Wenn Sie Ihr eigenes Portfolio auf ein Niveau ausbauen, das zumindest im Verhältnis zu Ihrem Innovationsniveau und Ihrer Größe steht, kann dies wie eine Versicherungspolice wirken. Insbesondere kann dies die Wahrscheinlichkeit einer günstigen Verhandlungslösung, einer Partnerschaft, einer Fusion oder einer Übernahme erhöhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freedom-to-operate-Aktivitäten relativ komplex und dynamisch sein können, aber mit einem realistischen Rahmen und professioneller Unterstützung müssen sie nicht destruktiv und stressig sein. Darüber hinaus können sie das Risiko für Ihr Unternehmen erheblich verringern und sogar zufriedenstellend und angenehm sein (dies ist eine überraschend häufige Reaktion!).

Wenn Sie mehr über die Analyse und Abschwächung von IP-bezogenen Risiken für Ihr Unternehmen erfahren möchten, wenden Sie sich an marketing@hgf.com.

Dieser Artikel wurde von Patent Director John Hawtree geschrieben.