Warum die Aufstockungsrecherche des EPA nach älteren nationalen Rechten für das UP und das UPC von Bedeutung ist

Bevor die einheitliche Wirkung vom EPA registriert werden kann, muss ein Anmelder zunächst ein europäisches Patent über das EPA erhalten, so wie es derzeit der Fall ist. Um für die Registrierung als Einheitspatent („UP“) in Frage zu kommen, muss das europäische Patent mit denselben Ansprüchen für alle 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt worden sein. Diese Bedingung muss erfüllt sein, unabhängig davon, ob alle diese Staaten tatsächlich von dem UP erfasst werden. Das bedeutet, dass (i) die Rücknahme der Benennung eines der 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten die Erlangung eines UP ausschließt und (ii) ein anderer Satz von Ansprüchen für einen der teilnehmenden Mitgliedstaaten das EPA ebenfalls daran hindert, ein UP zu registrieren.

Ältere nationale Rechte (d. h. Patentdokumente aus den EPÜ-Vertragsstaaten, die möglicherweise ein „Neuheitsproblem“ in Bezug auf die Patentierbarkeit darstellen würden) werden für die Zwecke der Prüfung der Patentierbarkeit durch das EPA nicht in den Stand der Technik einbezogen (Artikel 54(3) EPÜ). Dies bezieht sich auf nationale Anmeldungen, deren Anmeldetage vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der europäischen Anmeldung liegen und die an oder nach diesem Tag als nationale Anmeldungen oder Patente veröffentlicht wurden. Nach Artikel 139(2) EPÜ können jedoch nach der Erteilung des europäischen Patents ältere nationale Rechte als Nichtigkeitsgrund in nationalen Verfahren geltend gemacht werden.

Seit dem 1. September 2022 führt das EPA systematische Aufstockungsrecherchen durch, um solche älteren nationalen Rechte zu finden – dies wird in der Regel im Rahmen der R71(3)-Mitteilung des EPA (Mitteilung der Erteilungsabsicht) mitgeteilt. Das EPA führt am Ende der Prüfung bereits eine Aufstockungsrecherche für europäische Rechte durch.

Bei der Eröffnung kann das UPC ein UP nur aus den in Artikel 138 (1) und 139 (2) EPÜ genannten Gründen ganz oder teilweise aufheben (Artikel 65 EPGÜ). Somit könnte ein älteres nationales Recht gegenüber einem UP vor dem UPC zum Stand der Technik werden.

Um diese älteren nationalen Rechte zu vermeiden, können die Anmelder getrennte Anträge für Länder stellen, in denen ältere nationale Rechte bestehen (Regel 138 EPÜ). Dies würde jedoch ein UP ausschließen.

Die Antragsteller müssen daher die Feststellung eines nationalen älteren Rechts sorgfältig prüfen, da dies bei der Entscheidung über ihre Validierungsstrategie und die Frage, ob ein UP der richtige Ansatz ist, eine Rolle spielen wird.

Dieser Artikel wurde von HGF Partnern & IP-Spezialisten für Patentwesen Andy Camenisch und Dr. Jennifer Uno verfasst.