Erstes FRAND-Urteil von UPC führt zu einstweiliger Verfügung gegen OPPO

Panasonic Holdings Corporation gegen Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd & anor UPC_CFI_210/2023 – Zentrale Lokalkammer Mannheim (Tochtermann, Böttcher, Brinkman & Loibner) – 22. November 2024.

Das UPC erließ seine erste einstweilige Verfügung zur Durchsetzung des europäischen Patents Nr. 2568724 B1, eines standardessentiellen Patents (SEP), und wies in einem Rechtsstreit zwischen Panasonic und dem chinesischen Implementierer OPPO eine FRAND-Verteidigung zurück. Die zentrale Lokalkammer Mannheim befand das Patent für gültig und durch OPPO verletzt und befand es auch für wesentlich für den 4G-Standard. Die zentrale Lokalkammer Mannheim verfolgte bei den in Huawei gegen ZTE festgelegten Schritten für FRAND-Lizenzverhandlungen einen eher pragmatischen als formalistischen Ansatz. Dies erforderte eine detaillierte Bewertung des jeweiligen Verhaltens der Parteien im Rahmen dieser Verhandlungen.

Hintergrund

Das Patent war eine Teilanmeldung der ersten Generation, die sich auf eine Mobilstation bezog, die für die Übertragung von Referenzsignalen konfiguriert war, die so abgebildet wurden, dass sie widerstandsfähiger gegen Störungen durch den Physical Uplink Control Channel (PUCCH) sind. Panasonic erklärte das Patent gegenüber ETSI für wesentlich für 4G-Telekommunikationsstandards. Die IPR-Richtlinie des ETSI unterliegt französischem Recht und verpflichtet den SEP-Inhaber, nach Treu und Glauben Verhandlungen über eine FRAND-Lizenz aufzunehmen. Panasonic behauptete, dass OPPO die Ansprüche auf Verfahren und Vorrichtungen EP2568724B1 durch 4G-fähige Smartwatches und Mobiltelefone (z. B. das OPPO „Find X5 Pro“) in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Schweden verletzt habe. Während der vierjährigen Lizenzverhandlungen steigerte OPPO seinen Marktanteil bei den Smartphone-Lieferungen in Europa von 2 % im Jahr 2019 auf 5 % im Jahr 2021, war jedoch aufgrund von Patentstreitigkeiten mit Nokia über 5G-Patente gezwungen, sich vorübergehend aus wichtigen europäischen Märkten wie Deutschland zurückzuziehen. OPPO schloss Anfang 2024 einen Vertrag mit Nokia und kehrte anschließend auf die wichtigsten europäischen Märkte zurück.

Angesichts der erfolglosen Lizenzverhandlungen reichte Panasonic 12 UPC-Klagen und 8 nationale Klagen (u. a. vor deutschen, britischen und chinesischen Patentgerichten) gegen Oppo und parallel dazu gegen einen anderen chinesischen Implementierer, Xiaomi, ein.

Im Rahmen paralleler Rechtsstreitigkeiten vor britischen Gerichten hatten sich Panasonic und Xiaomi vor Verletzungs-/Gültigkeitsverfahren zu einem FRAND-Satz verpflichtet, der vom britischen Patentgericht festgelegt werden sollte. Die Attraktivität der Festlegung eines FRAND-Satzes durch das britische Gericht für Implementierer (aber nicht für SEP-Inhaber) war durch zwei Urteile aus dem Jahr 2024 beeinträchtigt worden, bei denen die FRAND-Bedingungen deutlich näher an denen der Implementierer als an denen der SEP-Inhaber lagen. Wie der UK CoA einräumte, bedeutete dies, dass die Implementierer erkannt hatten, dass es in ihrem Interesse lag, eine vom Gericht festgelegte Lizenz zu akzeptieren, während die SEP-Inhaber auf diese Entwicklung mit einer aggressiveren Verfolgung von Parallelverfahren reagierten, in denen sie einstweilige Verfügungen beantragten, um Druck auf die Implementierer auszuüben.

Richter Meade teilte der zentralen Lokalkammer Mannheim mit, dass das britische Patentgericht ab dem 28. Oktober 2024 ein FRAND-Verfahren zur Festlegung der globalen Lizenzbedingungen, einschließlich der Gebühr, für das Panasonic-Portfolio durchführen werde. Ein Urteil wird vor Weihnachten erwartet. Eine Folge der Entscheidung des britischen CoA vom 3. Oktober 2024, eine vorläufige Lizenz an Xiaomi zu erteilen, war jedoch, dass Panasonic und OPPO am 25. Oktober 2024 beim britischen High Court gemeinsame Anträge auf Aussetzung der Verfahren gegen Xiaomi und Oppo stellten, nachdem sie sich grundsätzlich darauf geeinigt hatten, die Beilegung ihres globalen Patentstreits abzuschließen, obwohl die Vergleichsvereinbarung noch nicht unterzeichnet worden war. Daher beschloss die zentrale Lokalkammer Mannheim, nachdem es am 9. Oktober 2024 die FRAND-Argumente von Panasonic und OPPO gehört hatte, dass es sein Urteil verkünden würde, um den Umgang mit FRAND-Fragen im Rahmen des UPC-Abkommens zu klären.

Das Urteil

Der UK CoA stellte in Panasonic v Xiaomi fest, dass sich SEPs von anderen „normalen“ Patenten unterscheiden, bei denen das primäre Rechtsmittel bei Verletzungen eine Unterlassungsanordnung ist, um das von ihnen repräsentierte Monopolrecht zu wahren. Stattdessen handele es sich bei der SEP-Regelung um eine Haftungsregelung, bei der das Rechtsmittel des SEP-Inhabers rein finanzieller Natur sei. Die zentrale Lokalkammer Mannheim vertrat eine gegenteilige Auffassung. Die zentrale Lokalkammer Mannheim entschied, dass im Rechtsraum der Europäischen Union SEPs Eigentumsrechte sind, die denselben Status haben wie andere Patente, bei denen Unterlassungsanordnungen ein geeignetes Mittel zur Beseitigung von Verletzungen darstellen. Diese Feststellung basierte auf dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Huawei gegen ZTE, in dem festgestellt wurde, dass es keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, eine Unterlassungsklage wegen Verletzung eines SEP zu erheben, sofern vor der Klageerhebung bestimmte Schritte unternommen wurden.

In einem Amicus-Curiae-Schriftsatz der Europäischen Kommission (EK) in einem deutschen Verfahren zwischen HMD und VoiceAge wurde vorgeschlagen, dass die Abfolge der Verfahrensschritte gemäß Huawei v. ZTE in einer starren Reihenfolge eingehalten werden muss, wenn der SEP-Inhaber eine einstweilige Verfügung erwirken möchte, ohne gegen das EU-Wettbewerbsrecht zu verstoßen. Die Schritte, wie unten grafisch dargestellt, umfassen einen ersten Schritt, bei dem der SEP-Inhaber einen Implementierer über eine Verletzung informiert, und einen zweiten Schritt, bei dem der Implementierer seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringt. Der Amicus-Curiae-Schriftsatz vertrat auch eine strenge Auffassung vom Inhalt der Verletzungsmitteilung, indem er vorschlug, dass ein Verweis auf eine Webseite eines Implementierers nicht ausreiche und dass detaillierte Informationen wie eine Anspruchstabelle des EP-Patents in der Verletzungsmitteilung enthalten sein sollten.

Die zentrale Lokalkammer Mannheim (siehe Abs. 203) betonte die Verpflichtung des SEP-Inhabers, eine angemessene Lizenzgebühr anzugeben und plausibel zu begründen, warum die vorgeschlagene Lizenzgebühr FRAND ist. Wenn die Lizenzvereinbarungen mit anderen Implementierern nicht veröffentlicht werden, ist es der Patentinhaber, der die Bedingungen bestehender Lizenzvereinbarungen kennt und somit weiß, welche Bedingungen FRAND sind. Die zentrale Lokalkammer Mannheim lehnte einen „formalistischen Ansatz“ in Bezug auf die Anforderungen von Huawei gegen ZTE ab und stellte fest, dass Implementierer in ihrer Antwort auf das Benachrichtigungsschreiben eine Klärung von den SEP-Inhabern einholen sollten (siehe Abs. 206).

Die zentrale Lokalkammer Mannheim verfolgte daher bei der Anwendung von Verfahrensschritt 1 einen flexibleren Ansatz als im Amicus-Curiae-Schriftsatz der Europäischen Kommission dargelegt und schlug vor, dass eine strenge logische Abfolge der Schritte nicht zwingend erforderlich sei, mit dem Vorschlag, dass der Implementierer die Verantwortung habe, bei der Behebung eines Mangels in der Mitteilung über die Verletzung zu helfen. Die zentrale Lokalkammer Mannheim kritisierte das Verhalten von OPPO, das seine Einwände nicht erläuterte, aber wiederholt weitere Informationen anforderte.

Ebenso belastete die zentrale Lokalkammer Mannheim in Verfahrensschritt 2 den Implementierer stärker als den SEP-Inhaber, indem es das Verhalten des Implementierers als Hinweis auf die tatsächliche Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz untersuchte.

In Verfahrensschritt 3, in dem der SEP-Inhaber dem Implementierer ein FRAND-Angebot unterbreiten muss, bewertete die zentrale Lokalkammer Mannheim die Weigerung von OPPO, direkte Verkaufszahlen für verletzende Artikel vorzulegen, negativ, obwohl OPPO angeboten hatte, von einem Dritten (IDC) geschätzte Zahlen vorzulegen (siehe Randnr. 202).

OPPO hatte sich darüber beschwert, dass Panasonic in Schritt 3 keinen vollständigen Lizenzvertrag zusammen mit einer Berechnung der Lizenzgebühren vorgelegt hatte. Die zentrale Lokalkammer Mannheim war jedoch der Ansicht, dass es für Panasonic ausreichend gewesen sei, einige allgemeine Bedingungen zu skizzieren, anstatt einen spezifischen Lizenzvertrag vorzulegen, da OPPO sich geweigert hatte, spezifische Verkaufszahlen vorzulegen. Diese Ansicht scheint für den SEP-Inhaber günstig zu sein, da der EuGH in der Rechtssache Huawei gegen ZTE die Auffassung vertrat, dass der SEP-Inhaber in Schritt 3 „ein spezifisches schriftliches Angebot für eine Lizenz zu solchen Bedingungen vorzulegen hat, in dem insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben sind“.

In Bezug auf das Verhalten des Implementierers kam die zentrale Lokalkammer Mannheim zu dem Schluss, dass OPPO nicht in gutem Glauben und mit der Bereitschaft zum Abschluss einer Lizenz handelte, zumindest weil es sich der Festlegung eines globalen FRAND-Satzes widersetzte, indem es einen territorial begrenzten Lizenzgebührensatz für die Vertragsstaaten des EPÜ, die USA und Japan forderte, China und den Rest der Welt jedoch ausschloss (siehe Randnummer 235). Die zentrale Lokalkammer Mannheim war der Meinung, dass die Forderung von OPPO, den Hauptteil der Lizenz vom Pekinger Gericht für geistiges Eigentum festlegen zu lassen, eine bereits komplexe Situation noch weiter verkompliziert, indem sie FRAND-Verfahren zur Festlegung von Lizenzgebühren für Teilregionen der Welt fordert, deren Gerichte keine Verträge haben, die relative Prioritäten von Entscheidungen zwischen Regionen festlegen. Sie stellten fest, dass das Risiko widersprüchlicher Entscheidungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten einer raschen Beilegung globaler Streitigkeiten nicht förderlich ist.

In diesem ersten FRAND-Urteil für das UPC hat die zentrale Lokalkammer Mannheim eine Haltung eingenommen, die eher dem SEP-Inhaber als dem SEP-Anwender zugutekommt. Sollte dieser Ansatz vom UPC CoA übernommen werden, würde dies zu einer flexibleren Herangehensweise an die Schritte in Huawei v. ZTE und zu einem Gerichtsstand führen, der für den SEP-Inhaber günstiger ist als für den Anwender.

Dieser Artikel wurde von Rachel Fetches, Partnerin und Leiterin der Rechtsabteilung, und Susan Keston, Partnerin und Patent Attorney, verfasst.