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Markenverletzung im Metaverse – ein Kampf zwischen Hermès und Mason Rothschild
März 2023
Der Fall MetaBirkins hat die Aufmerksamkeit von Markeninhabern, Künstlern und Markenanwälten auf der ganzen Welt auf sich gezogen, da er zum ersten Mal Licht auf den Schutz von Marken im Bereich des Metaverse wirft. Das Urteil ist endlich gefallen und Hermès hat den Kampf gegen Mason Rothschild über die Verwendung von MetaBirkins für nicht fungible Token („NFT“) gewonnen.
Zusammenfassung
Zusammenfassend entschied die Bundesjury von Manhattan, dass Rothschild für die folgenden Ansprüche haftbar ist:
- Markenverletzung;
- Markenverwässerung; Und
- Cyberbesetzung.
Die Jury stellte auch fest, dass Rothschild Hermes $133,000 Schadensersatz für diese Ansprüche zahlen sollte.1
Hintergrund
Die Leser können sich daran erinnern:
Hermès ist ein Luxusmodehaus, das für seine legendären Birkin-Taschen bekannt ist. Trotz der Exklusivität und der Schwierigkeit, eine zu bekommen, verkaufte Hermès seit 1986 allein in den Vereinigten Staaten Birkin-Handtaschen im Wert von über $1 Milliarden, wobei in den letzten zehn Jahren $100 Millionen verkauft wurden.
Rothschild, ein digitaler Künstler, auch bekannt als Sonny Estival, erstellt NFTs – digitale Token, die nicht kopiert, ersetzt oder unterteilt werden können und die als Echtheits- und Eigentumszertifikate fungieren und in verschiedenen Formen erscheinen können, einschließlich digitaler Kunstwerke.
Im Jahr 2021 startete Rothschild zwei von Birkin inspirierte NFT-Projekte. Das erste betraf ein digitales Bild, das als „Baby Birkin“ bekannt ist und einen 40 Wochen alten Fötus zeigt, der in einer transparenten Birkin-Handtasche schwanger wird. Der mit dem „Baby Birkin“ verknüpfte NFT wurde für $23,500 verkauft und später für $47,000 weiterverkauft.
Das zweite Projekt war eine Sammlung von einhundert digitalen Bildern namens „MetaBirkins“, die schließlich zur Grundlage dieses Streits wurde. Jedes Bild zeigte eine mit Kunstpelz bezogene Birkin-Handtasche, die bis Juni 2022 für über $1.1 Million verkauft wurde.
Das Gesetz
Hermès verklagte Rothschild vor Gericht und behauptete, die Verwendung der Marke MetaBirkins in Bezug auf NFTs für digitale Darstellungen von mit Kunstpelz überzogenen Birkin-Handtaschen verletze seine Markenrechte und verwässere die damit verbundene Unterscheidungskraft und den guten Willen. Es behauptete auch, dass die Verwendung des Domainnamens https://metabirkins.com der Birkin-Marke verwirrend ähnlich sei und daher für Cybersquatting verantwortlich sei.
Die Grundlage für Markenverletzungen dreht sich im Allgemeinen um die Ähnlichkeit von Marken und Waren/Dienstleistungen und ob dies zu Verwirrung beim Verbraucher führt. Die Markenrechte, auf die Hermès sich berief, umfassten unter anderem Waren der Klasse 18, darunter Handtaschen, aber keine virtuellen Handtaschen. Die Schlüsselfrage war daher, ob virtuelle Güter, die mit NFTs verbunden sind, als ihren realen Gegenstücken ähnlich angesehen werden.
Rothschild verteidigte sich und behauptete, die Verwendung von MetaBirkins sei ein künstlerischer Ausdruck der pelzfreien Initiative der Mode, die durch den ersten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten geschützt werden sollte.
In diesem Zusammenhang wandte die Jury den „Rogers-Test“ auf den Fall an, der feststellt, dass Künstler Marken in Titeln von Kunstwerken verwenden können, sofern dies für das zugrunde liegende Werk künstlerisch relevant ist oder der Titel die Öffentlichkeit nicht ausdrücklich irreführt über die Herkunft der Quelle des zugrunde liegenden Werkes. Die Frage entwickelte sich daher zu der Frage, wie die Verbraucher das Werk wahrnehmen würden und ob es sich bei dem Werk um einen künstlerischen Ausdruck oder um einen finanziellen Versuch handelte, den Markennamen von Hermès auszunutzen.
Hermès konnte die Jury davon überzeugen, dass Rothschilds Verwendung nicht für künstlerischen Schutz in Frage kam, indem er Umfragebeweise einreichte, die die tatsächliche Verwirrung der Verbraucher auf dem Markt zeigten, Ausschnitte aus Rothschilds Kommunikation mit Investoren darüber, wie er in der Lage war, ein Millionen-Dollar-Unternehmen zu schikanieren und mit den Projekten Geld zu verdienen und gleichzeitig die Absichten von Hermès zu identifizieren, zu einem späteren Zeitpunkt in den NFT-Markt einzutreten. Zur Untermauerung reichte Hermès im August 2022 eine Markenanmeldung für Birkin in Klasse 9 für virtuelle Waren ein.
Die Jury kam zu dem Schluss, dass die Verbraucher beim Kauf der MetaBirkins NFTs verstanden haben, dass sie diese kaufen, um das digitale Bild neben den NFTs exklusiv zu besitzen. Es wurde auch festgestellt, dass das digitale Bild einer Handtasche Handtaschen nahe genug wäre, um eine Zuwiderhandlung darzustellen.
Rothschild hat angedeutet, gegen diese erstinstanzliche Entscheidung Berufung einlegen zu wollen. Zum Zeitpunkt dieses Artikels scheint es, dass die MetaBirkins-Website und die Social-Media-Seiten von Rothschild noch aktiv sind.
Was bedeutet das für Markeninhaber?
Dies ist ein positives Ergebnis für Markeninhaber, da es den Schutzumfang von Marken erweitert, der den Schutz von virtuellen Gütern möglicherweise nicht abdeckt. Hier wurde der Test zwischen physischen Produkten und künstlerischen Arbeiten im Metaversum ausbalanciert. Bei der Prüfung der ersten Änderungsbedenken stellte der Gerichtshof fest, dass je nach den Umständen eine traditionelle Analyse anwendbar sein könnte. Da Rothschilds Produkte eher als „tragbare Güter“ verkauft werden, könnten sie eher als Gebrauchsgegenstände denn als künstlerische Werke betrachtet werden.
Während die Entscheidung zugunsten des renommierten Hermès ausfällt, kann es für kleinere Markeninhaber schwieriger sein, diesbezüglich Argumente / Beweise zu erbringen. Daher kann ein taktischer Ansatz für alle Markeninhaber, die mit dem Metaverse handeln möchten oder sich dessen bewusst sind, dass Wettbewerber von Drittanbietern handeln, darin bestehen, eine Marke in Klasse 9 für virtuelle Güter anzumelden, mit der Absicht, die Marke innerhalb von 5 Jahren ab Registrierung im Vereinigten Königreich zu verwenden. Dies ist umso wichtiger, wenn man die in diesem Fall eingereichten Beweise betrachtet, die darauf hindeuten, dass Rothschilds nächstes Ziel die Luxusuhrenmarke Patek Phillipe mit „MetaPateks“ war.
Insgesamt unterstreicht dieser Fall, wie wichtig es ist, wie die kollidierende Marke verwendet wird und ob die Verwendung darauf hindeutet, dass die angebotenen Waren/Dienstleistungen mit dem Rechteinhaber kommerziell verbunden sind.
Dieser Artikel wurde von HGF-Trade Mark Attorney Cherry Shin erstellt.