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Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt Nichtigkeit eines Patents aufgrund einer Änderung, die die Ausführungsform als außerhalb des Geltungsbereichs der Ansprüche identifiziert
Januar 2025
In einem Fall, der die Herausforderungen hervorhebt, die sich aus Änderungen nach der Erteilung ergeben, und insbesondere die Auslegung der Ansprüche im Hinblick auf die Beschreibung, hat das Berufungsgericht in Ensygnia IP Ltd v Shell UK Oil Products Ltd & amp; Ors ([2024] EWCA Civ 1490) eine erstinstanzliche Entscheidung über die Nichtigkeit des Patents von Ensygnia bestätigt, in der Fragen der Auslegung von Ansprüchen, des Hinzufügens von Angelegenheiten und der Erweiterung des Geltungsbereichs behandelt wurden.
Diese Entscheidung stellt klar, dass der Anspruchsumfang nicht durch eine Änderung der Beschreibung erweitert werden kann, um die Auslegung der Ansprüche zu verschieben, und erinnert an das potenzielle Risiko, das Anmeldern durch die Praxis des EPA entsteht, eine explizite Kennzeichnung von Beispielen zu verlangen, die nicht in den Umfang der Ansprüche fallen.
Hintergrund
Ensygnia IP Ltd („Ensygnia“), der Patentinhaber, behauptete, dass Shell UK Oil Products Ltd („Shell“) sein Patent GB 2489332 C2 verletze. Ensygnia verklagte Shell wegen Patentverletzung, weil das Unternehmen registrierten Nutzern der Shell-App erlaubte, an Shell-Tankstellen mit ihrem Handy und einem auf einer Karte an der Zapfsäule angezeigten QR-Code Kraftstoff zu kaufen. Die zentrale Frage war, ob die Patentansprüche von Ensygnia statische grafische Codes, wie gedruckte QR-Codes, umfassten oder nur Codes abdeckten, die elektronisch auf Bildschirmen angezeigt wurden.
Shell erhob Widerklage und machte geltend, dass das Patent ungültig sei, weil der Patentinhaber die Beschreibung nach der Erteilung geändert und damit die Auslegung der Ansprüche unzulässigerweise über die ursprüngliche Offenbarung hinaus geändert habe, um die Anzeige nicht-digitaler Codes abzudecken, während sich die ursprüngliche Offenbarung nur auf die elektronische Anzeige des Codes bezog.
Ensygnia hatte ihr Patent nach der Erteilung geändert, um in den Ansprüchen festzulegen, dass ein grafisch codiertes Informationselement auf dem Display des Informatikgeräts angezeigt wird (wie in den erteilten Ansprüchen), aber darüber hinaus durch eine Änderung, dass das Informatikgerät „ein Display und ein elektronisches Gerät umfasst und wobei das Display ein ‚Zeichen‘ ist“. Ein erster Versuch einer Anspruchsänderung nach der Erteilung beinhaltete, dass das Zeichen „geografisch in der Nähe des elektronischen Geräts“ war, was vom Prüfer als unklar abgelehnt wurde. Die Beschreibung wurde nach der Erteilung ebenfalls erheblich geändert, um zu besagen, dass Ausführungsformen, die das grafisch codierte Informationselement (oder „Grafisches Objekt, GO“) elektronisch anzeigen, wie z. B. auf einer Webseite oder auf einem elektronischen Display, „außerhalb des Geltungsbereichs der Ansprüche“ liegen, um angeblich eine Auslegung der Anspruchssprache dahingehend zu ermöglichen, dass die Anzeige des Codes nicht auf einem elektronischen Display, sondern auf einer Karte erfolgt. Zunächst wurde festgestellt, dass diese nach der Erteilung vorgenommenen Änderungen den Schutz der Patentansprüche unzulässig erweiterten.
Feststellungen des Berufungsgerichts
Zur Auslegung der Ansprüche stellte Lord Justice Birss fest, dass bei der Anspruchssprache, wenn sie isoliert betrachtet wird, nicht eindeutig ist, ob sie statische Codes abdeckt. Die Spezifikation, einschließlich der Änderung nach der Erteilung, lieferte jedoch einen Kontext, der es dem Fachmann ermöglichen würde, die Ansprüche so zu verstehen, dass sie statische, nicht-elektronische grafische Codes einschließen, da die Spezifikation die Erfindung beschrieb, ohne sie auf elektronische Anzeigen zu beschränken. Diese breitere Auslegung bedeutete, dass statische Codes, wie gedruckte QR-Codes, in den Geltungsbereich der Ansprüche fielen.
Das Gericht stellte jedoch fest, dass es in der erteilten oder eingereichten Beschreibung keine Grundlage, weder explizit noch implizit, dafür gab, dass die Ansprüche statische Codes einschließen. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der ersten Instanz, dass die nach der Erteilung vorgenommenen Änderungen, mit denen die angezeigten Zeichen als anders als ein auf einer elektronischen Anzeige angezeigtes Zeichen definiert wurden, einschließlich der ausdrücklichen Kennzeichnung als außerhalb des Geltungsbereichs der Ansprüche liegend, Ausführungsformen, bei denen der grafische Code auf einer elektrischen Anzeige angezeigt wird, zusätzliche Elemente einführten. Die ursprünglich gewährten Ansprüche wurden als auf elektronische Anzeigen beschränkt angesehen, und die nach der Erteilung vorgenommenen Änderungen erweiterten den Umfang nach der Erteilung unzulässigerweise auf statische Anzeigen. Birss LJ stellte fest, dass die nach der Erteilung vorgenommenen Änderungen keine Klarstellungen, sondern eine Erweiterung des Umfangs der Ansprüche darstellten.
Schlussfolgerung
Diese Entscheidung unterstreicht die Bedeutung einer präzisen Ausarbeitung von Patentanmeldungen und die Risiken von Änderungen nach der Erteilung und dient Patentinhabern als warnendes Beispiel: Jeder Versuch, Ansprüche nach der Erteilung zu erweitern, birgt das Risiko einer Nichtigerklärung aufgrund von Hinzufügungen oder unzulässiger Erweiterung des Geltungsbereichs.
Darüber hinaus wird in der Entscheidung klargestellt, dass bei der Änderung der Beschreibung, wie sie derzeit in den Prüfungsrichtlinien des EPA vorgeschrieben ist, darauf geachtet werden muss, Beispiele zu kennzeichnen, die nicht in den Geltungsbereich der Ansprüche fallen, da solche Änderungen den Geltungsbereich der Ansprüche, wie er von einem britischen Gericht ausgelegt wird, ändern und möglicherweise zu einem ungültigen Patent führen können.
Dieser Artikel wurde von den Patentdirektoren Janine Swarbrick und David Hufton verfasst.