UPC fällt erstes Urteil zur Gültigkeit und Verletzung eines zweiten Anspruchs auf medizinische Verwendung

Sanofi Biotechnology SAS & Anor / Amgen, Inc. & Ors- Thomas, Thom, Kupecz und Dorland-Galliot – [UPC_CFI_505/2024]

Die Düsseldorfer Lokalkammer (Lokalkammer) hat das erste Urteil des UPC zu Ansprüchen auf eine zweite medizinische Verwendung gefällt. Der Fall betrifft EP 3 536 712, das von Regeneron exklusiv an Sanofi lizenziert wurde. Sanofi und Regeneron hatten Amgen wegen Verletzung des Patents verklagt, während Amgen eine Gegenklage auf Widerruf des Patents eingereicht hatte. Obwohl die Lokalkammer der Einspruchsabteilung des EPA zustimmte, dass das Patent gültig war, stellte die Lokalkammer keine Verletzung zugunsten der Kläger fest. Vielmehr war das Gericht nicht davon überzeugt, dass Amgen das Produkt in einer Weise auf den Markt gebracht hatte, die einen mutmaßlichen Verletzer wissentlich zu der beanspruchten therapeutischen Verwendung geführt hätte. Bei dieser Schlussfolgerung warnte das Gericht jedoch davor, abstrakt über die Verletzung von Ansprüchen auf eine zweite medizinische Verwendung zu entscheiden und betonte die Notwendigkeit, alle relevanten Fakten und Umstände der beanspruchten Verletzung zu analysieren. In dem fraglichen Fall wurde das Medikament in der Zusammenfassung der Produktmerkmale (SmPC) mit der beanspruchten Verwendung in Verbindung gebracht. Es wurde jedoch festgestellt, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gab, dass Ärzte das Medikament von Amgen für die beanspruchte therapeutische Verwendung des Patents von Regeneron verschrieben hätten.

Hintergrund

Dieser Fall betrifft einen Streit zwischen den Klägern, Sanofi und Regeneron, und dem Beklagten, Amgen, im Zusammenhang mit dem cholesterinsenkenden Medikament Evolucumab von Amgen, das unter dem Handelsnamen Repatha® vermarktet wird. Die Kläger verklagten Amgen wegen Verletzung eines zweiten Patents zur medizinischen Verwendung, das auf die Zusammensetzung mit einem PCSK9-Inhibitor zur Senkung des Lp(a)-Spiegels bei einer bestimmten Patientengruppe gerichtet war.

Im Gegensatz zu Patentansprüchen auf eine pharmazeutische Zusammensetzung per se wird ein Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung nicht notwendigerweise allein durch den Verkauf der beanspruchten Zusammensetzung ohne die Zustimmung des Patentinhabers verletzt. Dies liegt daran, dass die Ansprüche in Patenten auf eine zweite medizinische Verwendung auf die im Anspruch angegebene besondere Verwendung (z.B. Dosis, therapeutische Indikation, Patientenuntergruppe, Verabreichungsart) beschränkt sind und nicht alle Verwendungen des Arzneimittels umfassen. Trotz des zweckgebundenen Umfangs von Patenten für die medizinische Zweitverwendung können sie sich für innovative Unternehmen als sehr wertvoll erweisen, da sie in der Regel die Marktexklusivität gegen Ende der Patentlaufzeit eines Medikaments vorantreiben, wenn der Umsatz in der Regel am größten ist.

Ein signifikantes Beispiel sind die Pregabalin-Patente von Warner-Lambert. Ihre Patente auf Pregabalin per se und seine Verwendung zur Behandlung von Epilepsie waren ausgelaufen, und sie starteten weltweit Klagen, um den Verkauf von Pregabalin auf der Grundlage ihrer Patente für die medizinische Verwendung zu stoppen, die die Verwendung von Pregabalin zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen bedeckten. Während Dritte nach dem Auslaufen des entsprechenden Patents Pregabalin für Epilepsie hätten verkaufen dürfen, mussten sie verhindern, dass sie von der immer noch patentierten Verwendung für neuropathische Schmerzen profitieren. Ob der Verkauf von Pregabalin durch einen Dritten das Risiko einer Verletzung darstellte oder nicht, hing von den Umständen des Verkaufs ab. Die Gerichte in den verschiedenen Ländern wendeten unterschiedliche Tests an, um die Verletzung zu beurteilen. Die Lokalkammer des UPC hatte nun zum ersten Mal Gelegenheit, diese heikle Frage zu klären.

Probleme in diesem Fall

Die Kläger vertraten den Standpunkt, dass die Aktivitäten von Amgen auf eine Anstiftung zur Verletzung hinausliefen, indem sie die Verwendung von Repatha® für den beanspruchten Zweck der Senkung des Lp(a)-Spiegels förderten. In der Fachinformation von Amgen wurde erwähnt, dass Repatha® in klinischen Studien den Lp(a)-Wert gesenkt hatte. Nach Ansicht der Kläger war dies ein Beweis für eine Verleitung, da ein Verschreiber die Wirkung von Repatha® auf den Lp(a)-Wert aus der Fachinformation erkennen und verstehen würde, dass eine bedeutende Gruppe von Patienten von dieser Wirkung profitieren könnte.

Amgen stellte nicht nur die Gültigkeit des Patents in Frage, sondern argumentierte auch, dass die bloße Erwähnung der Lp(a)-senkenden Wirkung von Repatha® in der Fachinformation für die Entscheidung eines Verschreibers, Repatha® zu verschreiben, nicht relevant sei. Weder Repatha® noch das Produkt von Sanofi/Regeneron, Praluent®, waren für die Senkung von Lp(a) zugelassen. Im Gegenteil, in der Fachinformation waren mehrere therapeutische Indikationen für Repatha® aufgeführt, von denen die meisten mit den Risiken eines erhöhten LDL-Cholesterinspiegels in Zusammenhang standen. Sie behaupteten, dass keine der in der Fachinformation genannten Indikationen auch nur implizit mit der Senkung von Lp(a) zusammenhängt. Amgen vertrat daher den Standpunkt, dass die Kläger keine Verletzung nachgewiesen hätten.

Auslegung der Behauptungen

Wie bei grundlegenden Entscheidungen des UPC üblich, erörterte die Lokalkammer ausführlich den Schutzumfang der Ansprüche, bevor sie die Gültigkeit und Verletzung analysierte. EPA-Praktiker, die gespannt auf die Entscheidung der Großen Kammer des EPA in der Sache G1/24 warten, werden vielleicht durch den Verweis auf den „Vorrang der Ansprüche“ in Randnummer 86 der Entscheidung[1] neugierig gemacht. Während das EPA diese Formulierung jedoch gelegentlich bei der Auslegung der Ansprüche ohne Bezugnahme auf die Beschreibung verwendet hat, bekräftigte die Lokalkammer die in der Entscheidung NanoString gegen 10x Genomics [UPC_CoA_335/2023] aufgestellten Grundsätze. Nach Ansicht der Lokalkammer bezog sich der „Vorrang“ nicht auf die beanspruchten Ansprüche für sich allein. Stattdessen kam die Lokalkammer zu dem Schluss, dass die Beschreibung[2] bei der Feststellung des Vorrangs der Ansprüche immer eine Rolle spielt.

Ungeachtet dessen stimmte die Lokalkammer mit dem EPA darin überein, dass eine Zusammensetzung für jede spezifische Verwendung in einem Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers patentierbar sein kann und dass sich die Neuheit von Ansprüchen auf medizinische Verwendung allein aus der beanspruchten therapeutischen Verwendung ergeben kann.

In ihrer Widerklage auf Widerruf betonte Amgen, dass die beanspruchte Verwendung therapeutischer Natur sein müsse und argumentierte, dass die Senkung des Lp(a)-Spiegels in diesem Fall keine therapeutische Indikation darstelle. Hätte Amgen Erfolg gehabt, wären die Ansprüche lediglich als „geeignet für“ die beanspruchte Verwendung und nicht als speziell auf diesen Zweck beschränkt ausgelegt worden, so dass sich der Patentinhaber nicht auf die beanspruchte Verwendung als Neuheit hätte berufen können.

Die Lokalkammer stützte sich auf die Beschreibung des Patents, um die Argumente von Amgen zurückzuweisen. Die Lokalkammer kam zu dem Schluss, dass ein Fachmann angesichts der Beschreibung die Reduzierung von Lp(a) als eigenständige therapeutische Maßnahme mit dem Ziel der Behandlung oder Verringerung des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstehen würde. Die Widerklage von Amgen auf Nichtigerklärung war erfolglos.

Verstöße

Zu Gunsten von Amgen stellte die Lokalkammer jedoch auch fest, dass keine Verletzung vorliegt. Die Lokalkammer wies darauf hin, dass es bisher keine gesetzlichen Bestimmungen über die Verletzung von Ansprüchen auf eine zweite medizinische Verwendung gibt. Die Lokalkammer vertrat die Auffassung, dass die Kläger nachweisen müssen, dass das angeblich verletzte Produkt die „Verwendungs“-Merkmale des Anspruchs erfüllt, um eine Verletzung festzustellen. Um dies zu prüfen, wandte die Lokalkammer den Test an, dass der angebliche Verletzer:

• Das Medizinprodukt muss so angeboten oder in Verkehr gebracht werden, dass es zu der beanspruchten therapeutischen Verwendung führt oder führen kann (das sogenannte „objektive Element“)
• von dem der mutmaßliche Verletzer weiß oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass es dies tut (das sogenannte „subjektive Element“).

Hätte es beispielsweise ein Rezept für die Senkung des Lp(a)-Spiegels oder Umstände gegeben, die darauf hindeuten, dass eine solche Verwendung zu erwarten ist, wäre es für den mutmaßlichen Verletzer schwierig gewesen, die Feststellung einer Verletzung zu vermeiden, da er vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass der Verkauf des Produkts zu der beanspruchten Verwendung führen würde.

Die Lokalkammer wies auch darauf hin, dass bei der Beurteilung der relevanten Fakten Folgendes wichtig sein kann:

• das Ausmaß oder die Bedeutung der angeblich verletzenden Benutzung,
• der relevante Markt einschließlich dessen, was auf diesem Markt üblich war,
• der Marktanteil der beanspruchten Verwendung im Vergleich zu anderen Verwendungen,
• Welche Maßnahmen der mutmaßliche Verletzer ergriffen hat, um den jeweiligen Markt zu beeinflussen,

1. entweder positiv, indem er de facto die patentierte Verwendung fördert,
2. oder negativ, indem er Maßnahmen ergriffen hat, um zu verhindern, dass das Produkt für die patentierte Verwendung genutzt wird.

Die Lokalkammer erkannte an, dass der SmPC des Produkts wichtig sein könnte. Er war jedoch nicht der einzige entscheidende Faktor. In der SmPC des vorliegenden Falles gab es keinen Hinweis darauf, dass Repatha® für die beanspruchte Indikation zugelassen worden war, sondern Repatha® war für eine Reihe anderer Erkrankungen indiziert. Amgen hatte außerdem ein „dünnes Etikett“ verwendet und es vermieden, sein Produkt für die beanspruchte Anwendung zu kennzeichnen. Darüber hinaus legten die Experten von Amgen überzeugende Gründe dafür vor, warum die in der Fachinformation beschriebene Lp(a)-senkende Wirkung ihre Verschreibungsentscheidungen nicht beeinflusst hätte, und die Kläger waren nicht in der Lage nachzuweisen (z.B. durch Vorlage von Verschreibungen), dass das Inverkehrbringen von Repatha® durch Amgen zu der beanspruchten Verwendung geführt hätte.

Schlussfolgerungen

Obwohl es sich um eine erstinstanzliche Entscheidung handelt, hat die Lokalkammer deutlich gemacht, dass die Verletzung von Ansprüchen auf eine zweite medizinische Verwendung eine komplexe Angelegenheit ist, die eine detaillierte Analyse des Sachverhalts erfordert. Während eine „dünne Etikettierung“, die die noch patentierte Verwendung herausnimmt, die Position des Beklagten in Bezug auf die Verletzung unterstützen kann, sollten die gesamten Umstände, unter denen das Produkt auf den Markt gebracht wird, sowie subjektive Aspekte wie die Frage, was der Beklagte wusste oder hätte wissen müssen, berücksichtigt werden.

Viele werden genau beobachten, ob das UPC-Gericht Berufung einlegt. Dies wird mehr Klarheit über Ansprüche auf medizinische Zweitverwendung vor den Gerichten in der gesamten EU schaffen und könnte die Praxis in anderen Ländern beeinflussen.

[2] Artikel 69 EPÜ und sein Protokoll

Dieser Artikel wurde von Partnerin & Patent Attorney Hsu Min Chung und Patent Attorney Robert Scanes verfasst.