Published Juli 2024
Neue Blog-Serie – Agritech Thymes: Ein kurzer Blick auf die öffentliche Vorbenutzung von Pflanzen in den USA
In den USA können Pflanzen durch Gebrauchspatente, Pflanzenpatente und/oder Sortenschutzrechte geschützt werden. Für beide Arten von Patenten gelten die gleichen Neuheitsregeln des USC §102, wonach die öffentliche Vorbenutzung als Offenbarung gilt, die die Neuheit einer Erfindung zerstören kann.
In einer Entscheidung des Federal Circuit in den USA aus dem Jahr 2023, die sich auf eine Gebrauchsmusteranmeldung für eine bestimmte Pflanzensorte bezog, wurde entschieden, dass die bloße öffentliche Zurschaustellung einer neuen Pflanzensorte und deren Kennzeichnung mit dem Sortennamen vor dem Anmeldetag eine zitierfähige öffentliche Vorbenutzung der Pflanze darstellt.
In diesem Fall1 ging es um das US-Gebrauchsmuster für eine Sorte der Calibrachoa-Pflanze mit dem Namen ‚Cherry Star‘, die auf den Blütenblättern ein charakteristisches Sternmuster aufweist. Anspruch 1 definierte die Sorte durch dieses Muster wie folgt:
Eine Calibrachoa-Pflanze, die mindestens einen Blütenstand mit einem radial symmetrischen Muster entlang der Mitte der verschmolzenen Blütenblattränder aufweist, wobei sich das Muster von der Mitte des Blütenstandes aus erstreckt und während der Lebensdauer der Blütenstände nicht verblasst, und wobei die Calibrachoa-Pflanze ein einziges halbdominantes Gen umfasst, wie es in der Calibrachoa-Sorte ‚Cherry Star‘ gefunden wurde, wobei repräsentatives Saatgut unter der ATCC-Zugangsnummer PTA-13363 hinterlegt wurde.“
Der Anmelder beantragte die Wiedererteilung des Patents, und während des Prüfungsverfahrens des Wiedererteilungsantrags teilte er mit, dass die Sorte bei einer Veranstaltung in einem Home-Depot-Geschäft ausgestellt worden war, wo die Öffentlichkeit sie besichtigen konnte. Der Anmelder argumentierte, dass die Neuheit durch das Ausstellen der Pflanze nicht zerstört wurde, da die Öffentlichkeit nicht im Besitz der Genetik der Pflanze war, um sie zu züchten, und nicht wusste, dass Cherry Star das Ergebnis eines „einzigen halbdominanten Gens“ war, wie behauptet. Das PTAB untersuchte, „ob der Verwendungszweck (1) der Öffentlichkeit zugänglich war oder (2) kommerziell genutzt wurde“, und kam zu dem Schluss, dass die Sorte zwar nicht verkauft oder von der Öffentlichkeit analysiert wurde, dass es sich aber um eine zitierfähige Offenbarung handelte, da der Verwendungszweck der Pflanzensorte eine Zierpflanze ist und ihr Blütenblattmuster zu sehen war.
Der Bundesgerichtshof hat sich erst ein einziges Mal mit der Vorbenutzung von Pflanzen befasst, und zwar im Jahr 2015. Diese frühere US-Entscheidung2 bezog sich auf zwei Pflanzenpatente für Tafeltrauben „Scarlet Royal“ und „Autumn King“, bei denen die Sorte vor der Anmeldung öffentlich angebaut wurde. Das Gericht bestätigte, dass „die Traubensorten nicht zuverlässig identifiziert werden können, wenn man nur die wachsenden Rebstöcke betrachtet“. Wäre der Kirschstern in der Etikettierung nicht als solcher kenntlich gemacht worden, wären die Argumente vielleicht stärker gewesen. Außerdem hätten Argumente rund um das Merkmal der Behauptung, dass das Muster „nicht verblasst“, vorgebracht werden können, die der Öffentlichkeit bei der kurzen Veranstaltung nicht zugänglich gemacht worden wären.
Dieser Fall zeigt überraschenderweise, dass in Situationen, in denen die Verwendung der Erfindung, selbst im Rahmen eines Gebrauchsmusters, ästhetischer oder visueller Natur ist, das Zeigen der Erfindung ausreichen kann, um die Neuheit durch Vorbenutzung in den USA zu zerstören. Eine Erinnerung daran, dass Patentanmeldungen immer vor der Offenbarung eingereicht werden sollten und dass die Berufung auf technische, genetische Merkmale von Pflanzenansprüchen möglicherweise nicht ausreicht, um die Neuheit gegenüber der Vorbenutzung zu gewährleisten.