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Original Equipment Manufacturer “OEM”: Praktische Überlegungen in China für Einzelhändler
März 2024
Da China als “Fabrik der Welt” bekannt ist, sind die Herstellung von Originalausrüstungen und die Auswirkungen auf das geistige Eigentum für Einzelhändler von grundlegender Bedeutung, um sicherzustellen, dass dies richtig gehandhabt wird.
OEMs sind ein wesentlicher Bestandteil der chinesischen Wirtschaft und der Funktionsweise vieler Einzelhändler weltweit. Die Sicherheit der Lieferkette ist von größter Bedeutung, und dementsprechend stellt sich die Frage, ob die Herstellung von Markenprodukten in China ausschließlich für den Export (OEM-Markenbenutzung) eine Markenverletzung darstellt.
Es gibt eine Geschichte rund um die Verwendung von OEM-Marken, und ursprünglich waren die chinesischen Gerichte sehr uneinheitlich. So entschied beispielsweise Pretul (2015), dass die OEM-Markenbenutzung keine Nutzung der Marke in China und damit keine Markenverletzung darstellte und daher nicht als Argument verwendet werden konnte, um die Ausfuhr von OEM-Markenprodukten aus China in ein Drittland zu verhindern. Dasselbe wurde in der Rechtssache Dongfeng (2017) festgestellt, in der die Verwendung von OEM-Marken ebenfalls keine Markenverwendung auf dem chinesischen Markt selbst darstellt und somit keine Verletzung vorliegt – daher können Dritte die Ausfuhr von OEM-Markenprodukten aus China in Drittländer nicht verhindern.
Im Jahr 2019 signalisierte der bekannte Honda-Fall einen Wandel, und die Gerichte begannen, einen nuancierteren Ansatz zu verfolgen und jeden Fall anhand seiner besonderen Fakten zu betrachten, da Honda in diesem Fall argumentierte, dass die frühere Praxis eine Lizenz für Fälscher darstellte.
Der neuere Fall Stahlwerk (2022) baute sogar noch weiter auf dem Honda-Fall auf und brachte wohl eine realistischere und aktuellere Sicht auf die Angelegenheit. Stahlwerk hat den Grundsatz von Treu und Glauben im Hinblick auf das OEM-Verletzungsverfahren deutlicher in Frage gestellt und Treu und Glauben als Grundlage des Urteils herangezogen. Im konkreten Fall wurde geprüft, welche Kenntnisse der Kläger neben dem bisherigen Umgang mit dem Markennamen hatte. Dieses Urteil zeigt, wie wichtig ein ganzheitlicher Ansatz ist, und insbesondere die Konzentration auf den Grundsatz von Treu und Glauben ist für Einzelhändler äußerst positiv, vor allem in Fällen, in denen sie Vorkenntnisse und eine Vorgeschichte mit einem Markeninhaber ihrer Marke nachweisen können. Damit werden zwar noch keine festen Regeln auf OEM-Fälle angewandt, doch deutet dies auf eine Entwicklung in eine positive Richtung hin.
Was die praktischen Aspekte dieser Angelegenheit und die Überlegungen, die Einzelhändler dabei anstellen sollten, betrifft, so liegt die Bedeutung letztlich in den nachteiligen Auswirkungen, die dies haben kann, wenn nicht mit einer angemessenen Strategie vorgegangen wird. Theoretisch wäre das schlimmste Szenario die Beschlagnahme Ihrer echten Exportwaren, was sowohl den Markeneigentümer als auch den Lieferanten treffen würde, wenn die Markenpiraterie beim Zoll festgestellt wird. In einer solchen Situation können Sie sich an den Kunden oder an ein Gericht wenden, was jedoch in beiden Fällen zu Verzögerungen führt. Andernfalls könnten Nichtigkeits- oder Löschungsklagen gegen eine raubkopierte Marke oder die Aussetzung von Zollaktionen in Betracht gezogen werden, aber das könnte zu wenig und zu spät sein und erhöht letztlich die Komplexität. Eine logistische Umgehung könnte darin bestehen, die Waren in anderen Ländern herstellen zu lassen und die Etiketten und Anhänger mit der gefälschten Marke außerhalb Chinas anbringen zu lassen, was jedoch die Logistik erhöht und weniger wünschenswert ist.
Darüber hinaus und in der Hoffnung, Probleme zu vermeiden, gibt es wichtige präventive Überlegungen von Einzelhändlern, die zu berücksichtigen sind. Spezialisten für geistiges Eigentum neigen dazu, sich auf die rein rechtlichen Auswirkungen der jüngsten OEM-Fälle zu konzentrieren, aber es gibt auch praktische Überlegungen für Einzelhändler. Unter Berücksichtigung der in den Rechtssachen Honda und Stahlwerk niedergelegten Grundsätze gibt es verschiedene Maßnahmen, die Einzelhändler ergreifen können, um ihre Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer Markenrechte in China zu maximieren und so möglicherweise die Verwendung von OEM-Produkten zur Herstellung von Fälschungen für die Weiterlieferung in Drittländer zu unterbinden und zu verhindern, dass Markenentführer ihre OEM-Lieferketten gefährden.
Am wichtigsten ist es, die Vereinbarungen zu berücksichtigen und sie wasserdicht zu machen. Bei der Ausarbeitung dieser Verträge ist darauf zu achten, dass sie zweisprachig sind, dass sie standardmäßig Streitbeilegungsklauseln enthalten, aber aus der Sicht des OEM, dass ein striktes Verbot von Verkäufen in China besteht, dass die Eigentumsrechte an den Formen und Werkzeugen gewahrt bleiben und dass möglicherweise sogar Raum für Entschädigungszahlungen vorgesehen wird, falls es infolge von Markenpiraterie zu Beeinträchtigungen kommt.
Es mag offensichtlich klingen, aber Einzelhändler sollten ihre Marken in China registrieren lassen, auch wenn sie in der reinen OEM-Fertigung tätig sind. Die Fälle Honda und Stahlwerk deuten darauf hin, dass die OEM-Nutzung nun solche Registrierungen unterstützen und sie gegen Angriffe wegen Nichtbenutzung verteidigen kann, um durchsetzbare Rechte in China zu haben. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Einzelhändler ihre Marken in den Zielländern für aus China gelieferte Produkte registrieren lassen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es sich dabei um einen langen Weg handeln kann, aber wenn Dritte möglicherweise China nutzen, um verletzende Produkte in Drittländer zu liefern, sollten Sie Ihre Marke sowohl dort als auch auf Ihren Heimatmärkten registrieren lassen. Dies war auch eine wichtige Überlegung bei den jüngsten Fällen von OEM-Nutzung in China: Gute Liefervereinbarungen werden durch gute Markenregistrierungen ergänzt!
Die Erstausrüstungsfertigung ist ein immer wiederkehrendes Thema, und wenn wir uns die Geschichte ansehen, wird deutlich, wie sich das Konzept in China weiterentwickelt hat, und zwar wohl in einer günstigeren und realistischeren Weise. Dennoch ist es für Einzelhändler nach wie vor wichtig, die Risiken im Auge zu behalten und zu versuchen, proaktiv und nicht reaktiv darauf zu reagieren!