Published mars 2024
Fabricant d’équipement d’origine « OEM » : considérations pratiques en Chine pour les détaillants
La Chine étant connue comme « l’usine du monde », la fabrication d’équipement d’origine et l’impact sur la propriété intellectuelle sont des considérations essentielles pour les détaillants afin de s’assurer que cela soit géré correctement.
Les OEM constituent une partie essentielle de l’économie chinoise et du fonctionnement de nombreux détaillants dans le monde. La sécurité de la chaîne d’approvisionnement est primordiale et par conséquent la question de savoir si le fabricant de produits de marque en Chine uniquement pour l’exportation (utilisation de marque OEM) constitue une utilisation pour contrefaçon de marque.
Il existe un historique concernant l’utilisation de marques OEM et à l’origine il y avait beaucoup d’incohérence dans les tribunaux chinois, par exemple, Pretul (2015) a déterminé que l’usage OEM n’était pas utilisé en Chine et ne constituait pas une contrefaçon de marque, par conséquent ne pouvait pas être utilisé pour empêcher l’exportation de produits OEM de marque de Chine vers un pays tiers. La même chose a été déterminée dans Dongfeng (2017) où encore une fois l’usage de marque OEM n’est pas un usage de marque sur le marché chinois lui-même, et ainsi il n’y a pas de contrefaçon – donc les tiers ne peuvent pas empêcher l’exportation de produits OEM de marque de Chine vers des pays tiers.
En 2019, la célèbre affaire Honda a signalé un changement et les tribunaux ont commencé à suivre une approche plus nuancée en examinant chaque cas selon ses faits particuliers, car dans cette affaire, Honda a soutenu que la pratique précédente agissait comme une licence pour les contrefacteurs.
L’affaire plus récente de Stahlwerk (2022) s’est encore davantage appuyée sur l’affaire Honda et a sans doute apporté une vision plus réaliste et actuelle sur la question. Stahlwerk a vraiment remis en question le principe de bonne foi plus clairement en ce qui concerne les procédures de contrefaçon OEM et a utilisé la bonne foi comme base du jugement. Dans l’affaire spécifiquement, il a été examiné quelle connaissance avait le demandeur, ainsi que les relations antérieures avec le nom de marque. Cette évaluation a démontré l’importance d’une approche holistique et en particulier, l’accent mis sur le principe de bonne foi est incroyablement positif pour les détaillants, particulièrement dans des circonstances où vous pouvez démontrer une connaissance préalable et un historique avec un titulaire de marque de votre marque. Cela n’applique pas encore de règles strictes aux affaires OEM mais suggère certainement un mouvement dans une direction positive.
En se tournant vers les éléments pratiques de pourquoi cela importe et les considérations que les détaillants doivent garder à l’esprit, l’importance se résume finalement à l’impact préjudiciable que cela peut avoir si ce n’est pas géré avec une stratégie adéquate. Théoriquement, le pire scénario serait la saisie de vos marchandises d’exportation authentiques, affectant à la fois le propriétaire de la marque et le fournisseur si des marques piratées sont enregistrées aux douanes. En termes d’options si cette situation devait survenir, vous pourriez chercher un recours client ou judiciaire mais dans les deux situations cela cause finalement un retard. Autrement, des actions d’invalidation ou d’annulation contre une marque piratée ou la suspension d’actions douanières pourraient être considérées, mais cela pourrait être trop peu trop tard et augmente finalement les complexités. La logistique d’un « contournement » peut inclure faire fabriquer les marchandises dans d’autres pays, et faire appliquer les étiquettes et tags portant la marque piratée en dehors de la Chine, mais cela augmente la logistique et est moins souhaitable.
En outre et dans l’espoir d’éviter les problèmes, il y a d’importantes considérations préventives pour les détaillants à garder à l’esprit. Les avocats en PI ont tendance à se concentrer sur les implications purement légales des récentes affaires OEM, mais il y a des considérations pratiques pour les détaillants. En gardant à l’esprit les principes établis dans les affaires Honda et Stahlwerk, il y a diverses actions que les détaillants peuvent prendre pour maximiser leur capacité à faire valoir leurs droits de marque en Chine et ainsi potentiellement arrêter l’utilisation de la fabrication OEM pour produire des contrefaçons pour la fourniture ultérieure à des pays tiers et aussi éviter que les pirates de marques mettent en péril leurs chaînes d’approvisionnement OEM.
Le point le plus critique est de porter attention aux accords et de les rendre étanches. Les choses à garder à l’esprit en les préparant sont de s’assurer qu’ils sont bilingues, d’inclure des clauses de résolution de litiges comme standard mais du point de vue OEM, s’assurer qu’il y a une interdiction stricte sur les ventes en Chine, la propriété de tous moules ou outillages, et aller encore plus loin pour possiblement inclure de la place pour l’indemnisation s’il y a un impact résultant de problèmes de piratage de marques.
Cela peut sembler évident, mais les détaillants devraient enregistrer leurs marques en Chine même s’ils sont impliqués dans une fabrication purement OEM, les affaires Honda et Stahlwerk suggèrent que l’usage OEM peut maintenant soutenir de tels enregistrements et les défendre contre une attaque de non-usage, pour avoir des droits exécutoires en Chine. De plus, il est important que les détaillants enregistrent leurs marques dans les pays de destination pour les produits fournis depuis la Chine. Nous apprécions que cela puisse être comme demander quelle est la longueur d’une ficelle, mais si des tiers utilisent potentiellement la Chine pour expédier des produits contrefaisants vers des pays tiers, enregistrez votre marque là-bas ainsi que dans vos marchés domestiques. Cela a aussi formé une considération clé des récentes affaires d’usage OEM en Chine. De bons accords de fourniture sont complétés par de bons enregistrements de marques !
La fabrication d’équipement d’origine est un sujet récurrent et apprécier l’historique éclaire sur comment l’approche a progressé en Chine, et sans doute d’une manière plus favorable et réaliste, mais il est encore critique pour les détaillants de garder à l’esprit les risques et chercher à être proactifs plutôt que réactifs à ceux-ci !