ICELAND vom Gericht der Europäischen Union im Regen stehen gelassen

Anfang des Monats hat das Gericht der Europäischen Union seine Entscheidung über die Klage der Iceland Foods Ltd gegen eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EUIPO zur Ungültigerklärung einer EU-Markeneintragung für die Wortmarke ICELAND getroffen. Die Entscheidung folgt der ständigen Rechtsprechung des EU-Gerichtshofs zu geografischen Bezeichnungen, ist jedoch eine gute „Auffrischung” zum Thema geografische Namen und ein Denkanstoß für Überlegungen zur Widerspruchsstrategie und zum einheitlichen Charakter des EUTM-Systems.

Hintergrund

Iceland Foods Ltd ist Eigentümerin der 1970 in Wales, Vereinigtes Königreich, gegründeten Supermarktkette ICELAND. Das Unternehmen ist mit über 900 Filialen ein bedeutender Lebensmitteleinzelhändler auf dem britischen Markt und betreibt oder franchisiert weitere 40 Filialen in ganz Europa, insbesondere in Irland.

Im Jahr 2002 beantragte die Supermarktkette die Eintragung der Wortmarke ICELAND als EUTM für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in mehreren Klassen. Die EUTM wurde schließlich 2014 eingetragen, und 2015 legte Iceland Foods Ltd Widerspruch gegen eine EUTM-Anmeldung von Íslandsstofa (Promote Iceland) für die stilisierte Marke INSPIRED BY ICELAND für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen, darunter auch einige in den Lebensmittelklassen, ein. Íslandsstofa (Promote Iceland) reagierte darauf mit der Beantragung der Nichtigerklärung der Unionsmarke von Iceland Foods Ltd für die Wortmarke „ICELAND“ im Jahr 2016 und einer späteren Bildmarke für „ICELAND“ im Jahr 2018 mit der Begründung, dass die Marken die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen beschreibend seien.

Die Nichtigkeitsklagen von Íslandsstofa (Promote Iceland) waren sowohl vor der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO als auch vor der Großen Beschwerdekammer erfolgreich. Iceland Foods Ltd legte 2023 weitere Berufung gegen die Entscheidung vor dem Gericht der Europäischen Union ein. Die International Trademark Association (INTA) beantragte ebenfalls die Zulassung als Streithelferin und erhielt diese, da sie befürchtete, dass die bisherigen Entscheidungen als de facto Verbot der Eintragung von Ländernamen als Marken angesehen werden könnten.

Die Entscheidung des Gerichts

Das Gericht schloss sich der Auffassung der Nichtigkeitsabteilung und der Beschwerdekammer an, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen und ICELAND als Hinweis auf ihre geografische Herkunft oder bestimmte, mit dieser geografischen Herkunft verbundene Eigenschaften herstellen werden. Die Entscheidung des Gerichts stützt sich überwiegend auf die Rechtssache Windsurfing Chiemsee.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vom Gericht bestätigten Kernargumente des EUIPO wie folgt lauteten:

1. Der geografische Name „Iceland“ genießt bei den maßgeblichen Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad.
2. Die Merkmale Islands als Land waren derart, dass das Land (im Jahr 2002) mit den Waren/Dienstleistungen in Verbindung gebracht wurde.

Die maßgeblichen Verkehrskreise würden ICELAND daher vernünftigerweise als geografische Angabe oder als Hinweis auf bestimmte Eigenschaften der mit dem Land verbundenen Waren/Dienstleistungen wahrnehmen.

Bei näherer Betrachtung dieser Punkte kam das Gericht zu dem Schluss, dass die Große Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gelangt war, dass Island

• ein umweltfreundliches Land mit mehreren Geothermie- und Wasserkraftwerken ist;
• ein beliebtes Reiseziel ist, was durch eine Umfrage aus dem Jahr 2015 in Dänemark, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich bestätigt wurde;
• ein relativ breites Spektrum an Waren herstellt, was unter anderem durch Angaben über die Ausfuhren aus Island in die EU im Zeitraum 1999-2014 belegt wird.

In Verbindung mit der feststehenden Rechtsauffassung, dass eine Marke im Handel nicht nur dann als geografische Angabe angesehen werden kann, wenn der bestimmte Ort bereits für die betreffenden Waren/Dienstleistungen bekannt oder berühmt ist, sondern auch dann, wenn davon auszugehen ist, dass sie in Zukunft von Unternehmen als Hinweis auf die geografische Herkunft der betreffenden Waren- oder Dienstleistungskategorie verwendet werden, war das Urteil für Iceland Foods Ltd. bereits absehbar.

Die Entscheidung befasste sich auch mit den Ausführungen der INTA zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, die die Eintragung von Ländernamen als Marken ausschloss, wobei es im Wesentlichen um die Behauptung ging, dass geografische Namen, einschließlich Ländernamen, für alle frei verfügbar bleiben sollten. Die Große Beschwerdekammer betonte, dass sie eine eingehende Analyse des beschreibenden Charakters der Marke in Bezug auf alle fraglichen Waren/Dienstleistungen durchgeführt habe und dass die Entscheidung im öffentlichen Interesse liege, da sie sicherstelle, dass isländische Unternehmen den Namen „Iceland“ verwenden dürfen.

Schlussfolgerungen

Eine wichtige Klarstellung aus der Entscheidung ist, dass die Kenntnis eines geografischen Ortes allein nicht automatisch bedeutet, dass der Name als geografische Angabe im Handel wahrgenommen wird. Die Besonderheiten jedes Einzelfalls sind ebenso von Bedeutung wie die Frage, ob es für die maßgeblichen Verkehrskreise naheliegend ist, den geografischen Ort mit den Waren/Dienstleistungen in Verbindung zu bringen.

Was die Widerspruchsstrategie angeht, so ist im Nachhinein zu vermuten, dass Iceland Foods Ltd. seine Entscheidung aus dem Jahr 2015, Widerspruch gegen die EUTM-Anmeldung der Marke INSPIRED BY ICELAND von Íslandsstofa (Promote Iceland) einzulegen, wahrscheinlich überdenken würde. Zwar gab es zweifellos rechtliche Argumente für den Widerspruch, aber nur weil etwas möglich ist, heißt das nicht immer, dass es auch getan werden sollte, und eine Durchsetzung um ihrer selbst willen kann sich als ebenso problematisch erweisen wie eine Nichtdurchsetzung.

Schließlich kann der einheitliche Charakter des EUTM-Systems für Unternehmen sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein. Im vorliegenden Fall waren die Geschichte und der Umfang der Verwendung der Marke ICELAND durch die Supermarktkette im Vereinigten Königreich nicht in allen EU-Mitgliedstaaten, die die relevante Öffentlichkeit bildeten, repliziert, und das reichte aus, um die EUTM von Iceland Foods Ltd aufzuheben. Für Parteien, die in einem oder sogar mehreren EU-Mitgliedstaaten starke Rechte/Nutzungsrechte haben, bedeutet dies nicht automatisch, dass ihre Rechte auf EU-Ebene der Stärke ihrer nationalen Rechte (in EU-Rechtsordnungen) entsprechen und unter bestimmten Umständen können ihre EUTMs trotz starker Präsenz und starker Rechte in einem oder mehreren EU-Ländern potenziell anfällig sein.

Dieser Artikel wurde von Partner & Markenanwalt Apostolos Dakanalis verfasst.