Das neueste Update zu G1/22 & G2/22

Im Februar 2022 wurden der Großen Beschwerdekammer des EPA (EBoA) zwei Fragen zur Prioritätsberechtigung vorgelegt. In der ersten Frage geht es darum, ob das EPA für die Entscheidung zuständig ist, ob ein Prioritätsrecht wirksam übertragen wurde. In der zweiten Frage geht es darum, ob der Prioritätsanspruch für die europäische Benennung einer PCT-Anmeldung als gültig angesehen werden kann, wenn die PCT-Anmeldung nur auf denselben Namen wie die Prioritätsanmeldung für die US-Benennung und nicht für die anderen benannten Staaten eingereicht wurde. Bitte lesen Sie hier unseren früheren Artikel.

Der EBoA hat nun seine Entscheidung veröffentlicht und das Ergebnis fällt zugunsten des Patentinhabers aus. Die EBoA hat bestätigt, dass es eine “widerlegbare Vermutung” gibt, dass der Prioritätsanspruch gültig ist. Nach Ansicht des EBoA stellt die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung in Ermangelung eindeutiger gegenteiliger Anhaltspunkte eine “stillschweigende Vereinbarung” dar, die es dem Anmelder der EP-Bezeichnung ermöglicht, sich auf das Prioritätsrecht zu berufen, das durch die Einreichung der Prioritätsanmeldung durch den Anmelder der US-Bezeichnung begründet wurde.

Hintergrund der Verweisung

Eine PCT-Anmeldung beanspruchte eine Priorität aus einer vorläufigen US-Anmeldung. In der PCT-Anmeldung waren die für die USA benannten Anmelder identisch mit den Anmeldern der vorläufigen US-Anmeldung, von der die Priorität beansprucht wurde. Für andere in der PCT-Anmeldung benannte Staaten, einschließlich des EPA, waren die Anmelder jedoch nicht mit den Anmeldern der US-Voranmeldung identisch. Für das EPA war eine juristische Person als Anmelder angegeben, während für die USA die Erfinder als Anmelder aufgeführt waren.

Während der Erteilung des europäischen Patents stellten die Einsprechenden das Recht der juristischen Person auf Inanspruchnahme der Priorität in Frage, da nur einer der Erfinder seine Rechte an die juristische Person übertragen hatte. Die Körperschaft argumentierte, dass eine schriftliche Übertragung der Rechte aller Erfinder nicht erforderlich sei, da das EPA von einem “gemeinsamen Anmelder” ausgehe, der seine Grundlage in Artikel 118 EPÜ finde. Die Beschwerdekammer stellte fest, dass es eine Reihe von Fällen gab, in denen sich diese Frage gestellt hatte und in denen es eine abweichende Praxis gegeben hatte. Daher wurden dem EBoA zwei Fragen vorgelegt, um die Frage der Prioritätsberechtigung zu klären, wenn die Anmelder einer späteren Anmeldung nicht mit denen der früheren Prioritätsanmeldung identisch sind.

Die Fragen

Die erste Frage lautete, ob das EPA befugt ist, darüber zu entscheiden, ob ein Beteiligter berechtigt ist, die Priorität einer Prioritätsanmeldung in Anspruch zu nehmen.

Die zweite Frage lautete, ob ein Beteiligter B sich wirksam auf das in einer PCT-Anmeldung beanspruchte Prioritätsrecht berufen kann, wenn in der PCT-Anmeldung der Beteiligte A nur für die USA und der Beteiligte B für das EPA benannt ist und die PCT-Anmeldung eine Priorität aus einer Anmeldung beansprucht, in der nur der Beteiligte A als Anmelder aufgeführt ist.

Die Antworten

In Bezug auf die erste Frage entschied der EBoA, dass das EPA für Entscheidungen darüber zuständig ist, ob ein Beteiligter berechtigt ist, eine Priorität in Anspruch zu nehmen. Wenn das EPA nicht feststellen könne, ob ein Prioritätsanspruch gültig sei, könne es den Stand der Technik zwischen dem Prioritätsdatum und der späteren Anmeldung nicht beurteilen und die Patentierbarkeit einer Anmeldung nicht feststellen. Außerdem wird das Prioritätsrecht durch das EPÜ geregelt und sollte daher vom EPA unabhängig von den nationalen Gesetzen beurteilt werden.

In Bezug auf die zweite Frage kam das EBoA zu dem Schluss, dass das EPA, wenn eine Partei einen Prioritätsanspruch erhebt, davon ausgeht, dass diese Partei das Recht dazu hat, es sei denn, es liegen stichhaltige Beweise für das Gegenteil vor. Der EBoA bezeichnet diese Schlussfolgerung als “widerlegbare Vermutung” für die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs einer Partei. Die Vermutung beruht auf einer “stillschweigenden Vereinbarung” zwischen den Parteien, denn damit eine Partei einen Prioritätsanspruch geltend machen kann, muss sie mit den Prioritätsanmeldern zusammenarbeiten, um beglaubigte Kopien der Prioritätsanmeldung zu erhalten, die für die Verfolgung der späteren Anmeldung erforderlich sind. Daher besteht die Vermutung, dass Partei B die Priorität einer Prioritätsanmeldung im Namen von Partei A wirksam in Anspruch nehmen kann, auch wenn es keine gemeinsamen Mitglieder von Partei A und B gibt. Der EBoA sieht vor, dass es Fälle geben kann, in denen der Prioritätsanmelder triftige Gründe hat, die andere Partei die Priorität nicht in Anspruch nehmen zu lassen, zum Beispiel wenn der spätere Anmelder bösgläubig gehandelt hat. Aus diesem Grund hat sie in ihrer Entscheidung das Wort “widerlegbar” eingefügt und damit die Möglichkeit offen gelassen, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs anzufechten, wenn es eindeutige Beweise dafür gibt, dass es tatsächlich keine “stillschweigende Vereinbarung” zwischen den Parteien gab.

Der EBoA bestätigte auch, dass es keine Formalitäten für die Übertragung der Prioritätsrechte von einer Partei auf die andere gibt. Es wird davon ausgegangen, dass bei der Übertragung des Titels eines Patents von einer Partei auf eine andere auch die Übertragung der Priorität mit übertragen wird.

Kommentar

Der Angriff auf den Prioritätsanspruch eines Patents ist ein gängiger Ansatz der Gegner, um die Patentierbarkeit einer Anmeldung anzufechten. Ein ungültiger Prioritätsanspruch kann es den Gegnern beispielsweise ermöglichen, sich auf zwischenzeitliche Offenbarungen als Stand der Technik zu berufen (oft von den Erfindern). Darüber hinaus kann der Verlust der Priorität in einigen Fällen bedeuten, dass frühere Patentanmeldungen, die ansonsten nur für die Neuheit nach Artikel 54 (3) EPÜ anfechtbar wären, sowohl für die Neuheit als auch für die erfinderische Tätigkeit relevant werden können.

Bei einer Anfechtung der Priorität musste der Patentinhaber in einigen früheren Entscheidungen des EPA nachweisen, dass eine gültige Übertragung der Rechte vom Anmelder der Prioritätsanmeldung auf den Anmelder der späteren Anmeldung stattgefunden hat. Die Beweislast wurde nun jedoch umgekehrt und “die Partei, die den Prioritätsanspruch des späteren Anmelders anfechtet, muss beweisen, dass dieser Anspruch nicht besteht”. In der Praxis kann dies schwierig zu beweisen sein, da solche Eigentumsübertragungsdokumente in der Regel nicht öffentlich zugänglich sind und sich nur in den Händen des Prioritätsanmelders und des Zessionars befinden. Daher sind die Ergebnisse dieser Entscheidung eine willkommene Nachricht für Patentinhaber, auch wenn sie sich auch auf Patentinhaber auswirken wird, die versuchen, neuheitsschädliche Prioritätsdokumente, die auf ähnlichen Prioritätserwägungen beruhen, nicht zu berücksichtigen.