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Babek International Limited gegen Iceland Foods Limited [2025] EWHC 547 (IPEC)
Juni 2025
In einem bedeutenden Urteil vom 11. März 2025 bestätigte IPEC die Gültigkeit der britischen Marke ‚BABEK‘ von Babek International Limited in ihrem Fall gegen Iceland Foods Limited. Das Urteil befasste sich mit Fragen der Klarheit und Präzision von Markenbeschreibungen gemäß dem Trade Marks Act 1994.
Hintergrund
Babek ist Inhaberin einer britischen Marke für 
und enthält die folgende Beschreibung: “Ovales Gold mit geprägtem BABEK-Schriftzug. Beanspruchte Farbe: Gold, schwarz.”
Island verkaufte Waren mit der Marke BABEK, die mit den von der Eintragung bedeckten Waren identisch waren. Babek beanspruchte Island wegen Verletzung seiner Eintragung und Island erhob Widerklage auf Feststellung, dass die Eintragung von BABEK ungültig ist. Island verteidigt sich gegen die Verletzung damit, dass die Waren mit Zustimmung des früheren Inhabers oder unter Lizenz verkauft worden seien.
Die Widerklage
Island hat einen Antrag auf ein Urteil im Schnellverfahren bezüglich seiner Widerklage auf Nichtigerklärung gestellt und behauptet, die Marke entspreche weder dem § 1 (1) des Markengesetzes von 1994 noch den Siekmann-Kriterien, wonach eine Marke klar, genau, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss. Island argumentierte:
- Die Marke war als Bildmarke beschrieben, konnte aber als dreidimensionale Marke interpretiert werden.
- Der Beschreibung fehlte es an Spezifität in Bezug auf die Form der Marke und den Stil des geprägten Schriftzugs.
- Die beanspruchten Farben waren nicht klar definiert, und die Marke schien Farbtöne zu enthalten, die über die angegebenen hinausgingen.
Zur Begründung der Ansprüche wurden verschiedene Fälle angeführt, in denen Farben und Beschreibungen nicht klar und präzise waren, darunter Nestle SA gegen Cadbury UK, Glaxo gegen Sandoz und Calor Gas.
Die Entscheidung
Richter Hacon kam zu dem Schluss, dass es sich bei der Marke um eine Bildmarke handelt, wie in der Eintragung angegeben, und dass die bildliche Darstellung und die schriftliche Beschreibung mit dieser Einstufung übereinstimmen. Der Richter wies die Argumente Islands bezüglich der Mehrdeutigkeit und einer Vielzahl von Formularen zurück und erklärte, dass der vernünftige Leser die Marke als Bildmarke mit einem geprägten Erscheinungsbild, einschließlich Schatten, verstehen würde.
In Bezug auf die Frage der Farbspezifität stellte das Gericht fest, dass genaue Farbtöne oder Pantone-Nummern nicht wichtig sind, damit die Marke die Sieckmann-Kriterien erfüllt. Das Fehlen von Pantone-Nummern führt nicht zwangsläufig dazu, dass eine Marke mehrere Formulare hat, sondern ein Formular, das geringfügigen Variationen im Farbton unterliegt, die nicht zu einem Mangel an Klarheit oder Präzision führen würden; was, falls erforderlich, zu unbrauchbar langen Listen von Pantone-Nummern führen könnte. Der Richter wies auch das Argument zurück, dass eine schriftliche Beschreibung jedes Detail einer Bildmarke enthalten sollte, und betonte die praktischen Grenzen der Forderung nach erschöpfenden Details in Markenbeschreibungen.
Der Richter bestätigte die Gültigkeit der Marke und erklärte, dass es „einen angenommenen Grad an Pedanterie“ erfordern würde, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Marke nicht mit der Beschreibung übereinstimmt.
Schlussfolgerung
Dieses Urteil hat erhebliche Auswirkungen auf das Markenrecht, da die Entscheidung die Bedeutung von Klarheit und Präzision in Markenanmeldungen unterstreicht, gleichzeitig aber auch die praktischen Grenzen der Forderung nach erschöpfenden Details in schriftlichen Beschreibungen oder der genauen Angabe von Farbtönen anerkennt. Das Urteil liefert wertvolle Hinweise für die Auslegung von Markeneintragungen und unterstreicht das sorgfältige Gleichgewicht zwischen rechtlicher Präzision und praktischer Anwendung im Markenrecht.
Nächste Schritte
Die Klage wegen Verletzung der Marke wird nun auf der Grundlage fortgesetzt, dass die Marke gültig ist. Allerdings scheint es eine Debatte darüber zu geben, ob der zusätzliche Beklagte rechtlich befugt ist, die Lizenz zu erteilen, auf die Island seine Verteidigung stützt.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Präzise Farbtöne oder Pantone-Nummern waren für die Marke nicht wichtig, um die Sieckmann-Kriterien zu erfüllen
- eine schriftliche Beschreibung muss nicht jedes Detail einer Bildmarke enthalten
Dieser Artikel wurde von der auszubildenden Trade Mark Attorney Laura Evans verfasst.
