T1465/23 – Keine Einschränkung durch die Beschreibung – EPO-Kammer beendet die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit für willkürliche Änderungen unter Berufung auf G1/24 und G1/19

„Die potenzielle Patentierbarkeit einer bestimmten engen Ausführungsform […] kann einen Anspruch nicht zulässig machen, der aufgrund seiner Breite eine Vielzahl anderer, nicht erfinderischer Ausführungsformen umfasst“ – r. 3.5.

Hintergrund

EP3113515 wurde mit dem folgenden unabhängigen Anspruch erteilt:

1. Ein Hörgerät, das Folgendes umfasst:

eine Verarbeitungseinheit, die so konfiguriert ist, dass sie einen Hörverlust eines Benutzers des Hörgeräts ausgleicht;

eine Speichereinheit; und

eine Schnittstelle

dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungseinheit so konfiguriert ist, dass sie:

• eine Verbindungsanfrage für eine Sitzung über die Schnittstelle empfängt;
• eine Sitzungskennung zu erhalten
• über die Schnittstelle eine Verbindungsantwort zu übertragen, die eine Hörgerätkennung und die Sitzungskennung umfasst;
• über die Schnittstelle eine Authentifizierungsnachricht zu empfangen, die eine Authentifizierungsschlüsselkennung und Clientgerätedaten umfasst
• auf der Grundlage der Authentifizierungsschlüsselkennung einen Hörgeräteschlüssel aus einer Vielzahl von Hörgeräteschlüsseln in der Speichereinheit auszuwählen;
• die Clientgerätedaten auf der Grundlage des ausgewählten Hörgeräteschlüssels zu überprüfen; und
• die Sitzung zu beenden, wenn die Überprüfung fehlschlägt.

Im Einspruchsverfahren stellte die Einspruchsabteilung fest, dass Anspruch 1 sich in allen von der Verarbeitungseinheit durchgeführten Verfahrensschritten (Schritte (a) bis (g)) vom nächstliegenden Stand der Technik D1 (EP2760225) unterscheidet. Der Patentinhaber argumentierte, dass insbesondere die Schritte (d) bis (f) es dem Hörgerät ermöglichen, verschiedene Authentifizierungsstufen für Client-Geräte abzuleiten, sodass verschiedene Client-Geräte auf skalierbare und sichere Weise unterstützt werden können, ohne dass während des Sitzungsaufbaus Geheimnisse im Klartext ausgetauscht werden müssen. Daher wurde argumentiert, dass der technische Beitrag in der Bereitstellung eines Geräts bestehe, das weniger anfällig für Angriffe sei.

Der Patentinhaber argumentierte, und die Abteilung stimmte zu, dass D1 von den Merkmalen (d) bis (f) abweiche, da das Hörgerät in D1 eine Anfrage an ein bestimmtes „Anwesenheitsgerät” sende und somit von vornherein den öffentlichen Schlüssel des Anwesenheitsgeräts kenne. Es gebe daher keinen Anreiz, einen Authentifizierungsschlüssel-Identifikator als Teil der Nachricht aufzunehmen, sodass Anspruch 1 als erfinderisch angesehen werde.

Die Beschwerde

Während des Beschwerdeverfahrens folgte die Kammer dem Inhaber und der Einspruchsabteilung insofern, als die Merkmale (a) bis (g) neu waren. Die Kammer stimmte jedoch nicht zu, dass die vom Inhaber angeführte technische Wirkung (d. h. dass verschiedene Authentifizierungsstufen bereitgestellt werden) im gesamten Umfang des Anspruchs vorhanden ist.

Obwohl die Merkmale (a) bis (g) sprachlich durch die vorangegangene Grundlage der Merkmale miteinander verbunden waren, neigte die Kammer dazu, der Position des Beschwerdeführers zu folgen, dass die Schritte funktional voneinander unabhängig seien und lediglich „Kryptografie-Inseln” darstellten. Daher konnte der vom Inhaber behauptete technische Effekt (erhöhte Sicherheit), der sich aus der Zusammenfassung der Schritte ergibt, nicht über den gesamten Umfang des Anspruchs anerkannt werden.

So entschied die Kammer beispielsweise, dass Merkmal (d) nicht erfordert, dass die übertragene „Hörgeräte-Kennung” das Gerät sein muss, das das Verfahren tatsächlich ausführt. Vielmehr könnte die Hörgeräte-Kennung zu einem anderen Hörgerät in einem binauralen System gehören. Dies wäre auch technisch machbar, da es bedeutet, dass beide Geräte nicht unabhängig voneinander authentifiziert werden müssen.

Ebenso entschied die Kammer, dass entgegen den Behauptungen des Patentinhabers der Begriff „basierend auf” keinen direkten oder kausalen Zusammenhang zwischen der „Authentifizierungsschlüssel-Kennung” und dem ausgewählten „Hörgeräteschlüssel” erfordert. Stattdessen stellte die Kammer fest, dass die Auswahl durch eine Reihe von indirekten Abfragen vermittelt werden könnte, so dass es keine garantierte oder technisch sinnvolle Beschränkung zwischen der empfangenen Kennung und dem ausgewählten Schlüssel gibt.

Infolgedessen wurde nicht nur festgestellt, dass Anspruch 1 nicht ausdrücklich unterschiedliche Authentifizierungsstufen erfordert, sondern dass ein solcher Effekt auch nicht als zwangsläufig resultierend angesehen werden kann, da der Umfang von Anspruch 1 bei Auslegung gemäß G 1/24 Ausführungsformen umfasst, die das Problem des Schutzes vor Manipulationsangriffen durch hierarchische Authentifizierungsstufen nicht lösen.

Die Auswirkungen von G 1/24 auf die jüngsten Entscheidungen der Beschwerdekammern, einschließlich der Art und Weise, wie sie von der Kammer in diesem Fall angewendet wurde, werden in einem Artikel hier erörtert.

Verwendung der Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche – G 1/24

Der Patentinhaber argumentierte, dass G 1/24 herangezogen werden sollte, um die Ansprüche so auszulegen, dass die offenbarten spezifischen Ausführungsformen den Umfang von Anspruch 1 auf Ausführungsformen beschränkten, die das oben genannte objektive technische Problem der hierarchischen Authentifizierungsstufen lösten.

Die Kammer wies dieses Argument zurück und erklärte stattdessen, dass sie die Beschreibung bei der Auslegung der Ansprüche gemäß G1/24 ordnungsgemäß „herangezogen” und „berücksichtigt” habe, dass die Beschreibung jedoch eine stabile und allgemein verständliche Bedeutung nicht außer Kraft setzen könne. Die Kammer stellte daher fest, dass G1/24 dem Patentinhaber nicht die Möglichkeit bietet, Einwände gegen die Patentierbarkeit aufgrund des Standes der Technik künstlich zu umgehen, indem er die Ansprüche lediglich enger auslegt, als es aufgrund der gewöhnlichen Bedeutung der Begriffe angemessen ist. Die Kammer wies auch darauf hin, dass eine ähnliche Auslegung von G 1/24 von der Kammer in T 1999/23 (ebenfalls in dem oben verlinkten Artikel erörtert) vorgenommen wurde.

Anwendung von G 1/19

Anstelle des vom Patentinhaber geltend gemachten technischen Problems stellte die Kammer fest, dass nach den Grundsätzen von G 1/19 keine technische Wirkung formuliert werden konnte, da die unterscheidenden Merkmale keine glaubwürdige technische Wirkung über den gesamten Umfang des Anspruchs erzielen. Infolgedessen stellt der Anspruch nichts weiter als eine „willkürliche Modifikation des Designs eines bekannten Gegenstands dar, die, da sie willkürlich ist, keine erfinderische Tätigkeit beinhalten kann”.

Der Patentinhaber argumentierte, dass die Grundsätze von G 1/19 auf computerimplementierte Erfindungen beschränkt seien. Die Kammer wies dieses Argument zurück, da Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer dazu dienen, eine einheitliche Anwendung des Rechts in Fragen von grundlegender Bedeutung sicherzustellen. Die Auffassung, dass die Entscheidung somit nur für einen Teilbereich der technischen Gebiete gelten würde, konnte nicht geteilt werden. Der aus G 1/19 abgeleitete Grundsatz, dass die erzielte technische Wirkung auf der Grundlage des allgemeinen Fachwissens über den gesamten Umfang des Anspruchs hinweg erzielt werden muss, gilt daher für alle Erfindungen.

Sobald also, wie im vorliegenden Fall, festgestellt wurde, dass keine technische Wirkung über den gesamten Umfang des Anspruchs hinweg vorliegt, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Änderung des Anspruchs, um Ausführungsformen auszuschließen, die nicht die gewünschte technische Wirkung erzielen; oder
2. Neufassung der objektiven technischen Aufgabe, um sie weniger ambitioniert zu gestalten.

Wenn jedoch keine technische Wirkung vorliegt, ist es nicht erforderlich, künstlich ein (ungelöstes) objektives technisches Problem zu formulieren, wie beispielsweise die Suche nach einem „alternativen Weg zur Erzielung einer (nicht vorhandenen) technischen Wirkung”.

Kommentar

Zusammengefasst ergeben sich aus dieser Entscheidung zwei wesentliche Punkte:

Erstens wird oft angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Feststellung der Erfindungshöhe umso größer ist, je mehr Unterscheidungsmerkmale vorhanden sind. Durch die Anwendung der Grundsätze von G 1/19 hat die Kammer jedoch entschlossen den Grundsatz bekräftigt, dass eine bloße Anhäufung willkürlicher Merkmale nicht zu einer Feststellung der Erfindungshöhe führen kann.

Damit hat das EPA eine scheinbar niedrigere Schwelle für die Offensichtlichkeit bestätigt, die die Möglichkeit ausschließt, sich auf den „würde/könnte“-Ansatz zu stützen, wenn dem Unterscheidungsmerkmal keine technische Wirkung zugeschrieben wird. Mit anderen Worten: Wenn keine technische Wirkung zuzuschreiben ist, scheint es irrelevant zu sein, ob der Fachmann die Änderung, die zu den Unterscheidungsmerkmalen führt, vornehmen würde oder ob es einen Stand der Technik gibt, der speziell auf diese Änderung hinweist. Stattdessen kommt es allein darauf an, ob eine technische Wirkung erzielt wird. Ist dies nicht der Fall, ist die Änderung willkürlich und kann nicht zur Feststellung der Erfindungshöhe beitragen.

Daher ist es zweifellos von entscheidender Bedeutung, jede Ausweichposition bei der Ausarbeitung mit einer kausal verbundenen Wirkung zu verknüpfen, um Flexibilität für Änderungen zu schaffen, mit denen Offenbarungen aus dem Stand der Technik überwunden werden können, um sich auf eine gewünschte und erzielte technische Wirkung zu konzentrieren.

Zweitens lehnte die Kammer den Vorschlag ab, dass G 1/24 einem Patentinhaber ein Mittel an die Hand gibt, die Auslegung eines weit gefassten Anspruchs einzuschränken, um künstlich eine technische Wirkung über den gesamten Umfang des Anspruchs zu erzielen.

Dies ist möglicherweise die wichtigste Erkenntnis für Praktiker, da sie die Vorrangstellung der Ansprüche bekräftigt und dass die „weitestmögliche angemessene Auslegung” und die „gewöhnliche Bedeutung der Begriffe” vorherrschend sein sollten.

Insgesamt betrachtet verdeutlicht diese Entscheidung das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht eines Patentinhabers, einen breiten Schutzumfang für seine Erfindung zu beanspruchen, und den Anforderungen des EPÜ, wonach Erfindungen erfinderisch sein müssen und nicht nur willkürliche Modifikationen oder Auswahlen bekannter Prinzipien darstellen dürfen.

Dieses Spannungsverhältnis kommt vielleicht am deutlichsten in der Schlussfolgerung der Kammer zum Begriff „basierend auf” zum Ausdruck. Viele Praktiker würden es als angemessen ansehen, (ähnlich wie der Patentinhaber) zu argumentieren, dass der Begriff einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Subjekt und dem Objekt herstellt, das den Begriff überspannt. Die Auffassung der Kammer, dass eine solche Auslegung zu eng ist, unterstreicht, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass in der Beschreibung geeignete Ausweichpositionen vorgesehen sind, die explizit und eindeutig einen gewünschten Zusammenhang oder Effekt im Rahmen der weitesten sinnvollen Auslegung herstellen.

Dieser Artikel wurde von der leitenden Patentanwältin Alexandra Tyson verfasst.