T 0847/24 – Neue EPA-Rechtsprechung prägt die Strategie für Patente auf KI-gestützte technische Konstruktionen

Die jüngste Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 0847/24 zeigt, dass Patentansprüche bei KI-gestützter Produktgestaltung den gesamten Weg vom digitalen Modell bis zum hergestellten Produkt abbilden sollten, sofern dies die zu schützende Erfindung ist. 

Die Kammer entschied, dass ein Patentinhaber nach der Erteilung einem Anspruch, der ursprünglich nur auf ein computerimplementiertes Verfahren zur Erzeugung von Konfigurationsdaten für ein maßgeschneidertes Implantat gerichtet war, keinen Herstellungsschritt hinzufügen durfte. Die Kammer stellte fest, dass eine solche Änderung gegen Artikel 123(3) EPÜ verstößt, da sie den durch das erteilte Patent gewährten Schutzumfang erweitert. 

Zwar betraf der Fall eine Erfindung aus dem Bereich der Medizintechnik, doch ist die Argumentation der Kammer unmittelbar relevant für das wachsende Gebiet der KI-gestützten technischen Konstruktion und Modellierung. So nutzen beispielsweise Werkzeuge, die Kühlungs- und Stromversorgungslayouts für Rechenzentren generieren, Geometrien für Automobil- oder Luft- und Raumfahrtkomponenten optimieren, fertigungsreife CAD/CAM-Dateien für 3D-gedruckte Teile erstellen oder Industrieanlagen für eine bestimmte Installation konfigurieren, allesamt innovative Algorithmen für das Produktdesign. 

T 0847/24 bestätigt, dass beim EPA die Modellierungsdaten, die ein Produkt darstellen, und die Herstellung des physischen Produkts unter Verwendung dieser Modellierungsdaten nicht dieselbe Erfindung sind und eine nach der Erteilung vorgenommene Änderung nicht stillschweigend die eine in die andere umwandeln kann. 

Was geschah in diesem Fall? 

Das streitige Patent, EP2931143, betraf ein computerimplementiertes Verfahren, das patientenspezifische oder Konstruktionsparameter verarbeitet und Konfigurationsdaten für ein maßgeschneidertes Implantat generiert. In der erteilten Fassung war der Anspruch auf den rechnergestützten Schritt der Erzeugung von Daten beschränkt, die das konfigurierte Implantat darstellen, und nicht auf das Implantat selbst. 

Im Einspruchsverfahren fügte der Patentinhaber (Materialise NV) einen expliziten Schritt zur Herstellung des Implantats auf Grundlage der erzeugten Konfigurationsdaten hinzu. Die engere Verknüpfung des Anspruchs mit der Herstellung schien auf den ersten Blick eine beschränkende Änderung zu sein, die zugleich eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte. 

Die Kammer war anderer Meinung, und die Begründung ist für KI-Innovatoren von Bedeutung. 

Artikel 64(2) EPÜ sieht vor, dass sich der Schutz eines europäischen Patents, das ein Verfahren beansprucht, auf die durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt. In ihrer Entscheidung vertrat die Kammer die Auffassung, dass der Begriff „unmittelbar“ Fälle ausschließt, in denen weitere Schritte erforderlich sind, um das Produkt zu verwirklichen: 

Die Kammer versteht dies so, dass sich der durch einen Verfahrensanspruch gewährte Schutz in der Regel nicht auf Erzeugnisse erstreckt, die nur durch die Durchführung weiterer Schritte erhalten werden, die in diesem Anspruch weder definiert noch durch ihn impliziert sind. (Entscheidungsgründe, 6.4.2) 

Bei Anwendung dieser Auslegung auf das streitige Patent kam die Kammer zu dem Schluss, dass der unabhängige Anspruch 1 ein Verfahren definierte, bei dem lediglich Daten „unmittelbar“ erzeugt wurden, und dass darüber hinaus nicht beanspruchte Schritte erforderlich waren, um unter Verwendung dieser Daten ein Implantat herzustellen. Der unabhängige Anspruch definierte keine Abfolge von Herstellungsschritten, sodass das physische Implantat niemals ein im Sinne von Artikel 64(2) EPÜ „unmittelbar durch das beanspruchte Verfahren hergestelltes Erzeugnis“ war. Der spätere Versuch, die Herstellung des Implantats als Anspruchsmerkmal hinzuzufügen, erweiterte daher den Schutzbereich des Patents und war gemäß Artikel 123(3) EPÜ unzulässig. 

Warum dies für KI-Innovatoren wichtig ist 

Ersetzt man das Wort „Implantat“ durch nahezu jedes beliebige KI-generierte technische Produkt, wird die Bedeutung der Entscheidung für jeden deutlich, der Patentanmeldungen im Bereich des generativen oder KI-gestützten Designs ausarbeitet. 

Im KI-Kontext gibt es zwei mögliche Erfindungen: das Verfahren zur Erzeugung der digitalen Darstellung (der KI-/Optimierungsprozess) und das physische Objekt oder System, das schließlich daraus entsteht. Aus kommerzieller Sicht ist häufig das Unternehmen der relevante Verletzer, das das physische Ergebnis herstellt oder einsetzt, und nicht dasjenige, das die Konstruktionssoftware betreibt. 

Die Entscheidung T 0847/24 macht unmissverständlich deutlich, dass das EPA einem Patentinhaber nicht gestatten wird, diese Lücke nachträglich zu schließen, indem er einem Anspruch, der ausschließlich als datengenerierendes Verfahren erteilt wurde, einen Herstellungsschritt hinzufügt. Artikel 64(2) EPÜ bietet keine Hintertür, um einen Softwareanspruch rückwirkend zu einem Produktanspruch zu erweitern. 

Aus strukturellen Gründen ist dies für KI-generierte Entwürfe von größerer Bedeutung als für herkömmliche Patente im Ingenieurwesen. Eine gängige Strategie bei der Ausarbeitung von KI-Patenten besteht darin, das Ergebnis des Modells – wie beispielsweise die Optimierung, die Konfiguration oder die generierte Geometrie – als Erfindung zu beanspruchen. Oftmals liegen hier tatsächlich die algorithmische Neuheit und die erfinderische Tätigkeit. T 0847/24 bestätigt, dass diese Praxis überprüft werden sollte. Wenn der kommerzielle Wert und das Verletzungsrisiko tatsächlich in der physischen Umsetzung liegen, hinterlässt das Versäumnis, diese direkt zu beanspruchen, eine Lücke, die im Einspruchs- oder Änderungsverfahren nicht mehr geschlossen werden kann. 

Lehren für die Anspruchsformulierung: Den gesamten Weg vom Digitalen zum Physischen beanspruchen 

Die klarsten Erkenntnisse aus T 0847/24 sind:

1. Eine neu ausgearbeitete Patentanmeldung sollte, sofern dies durch die Offenbarung gestützt ist, Ansprüche auf das physische Produkt selbst und auf ein ausdrückliches Herstellungs- oder Fertigungsverfahren enthalten, damit der Schutz gemäß Artikel 64(2) EPÜ aus dem erteilten Anspruchssatz resultiert und nicht aus einer versuchten Änderung nach der Erteilung. 
2. In diesem Zusammenhang sollten Anmelder bereits bei der Einreichung festlegen, welche kommerziellen Handlungen sie voraussichtlich unterbinden müssen: Wenn das Ziel die Herstellung oder der Einsatz eines physischen Produkts ist, kann ein Anspruch, der sich auf die Erzeugung von Design- oder Konfigurationsdaten beschränkt, unzureichend sein. 
3. Bei bestehenden Patenten sollten Patentinhaber spätere Änderungen von der Datengenerierung hin zur Herstellung als mit einem hohen Risiko behaftet betrachten, da die Entscheidung T 0847/24 zeigt, dass das EPA es wahrscheinlich nicht zulassen wird, dass ein Software-/Designanspruch nach der Erteilung in einen Schutz für nachgelagerte physische Produkte umgewandelt wird. 

Dieser Artikel wurde von Senior European Patent Attorney Gearoid Moran verfasst.