G1/24 verstehen – Wie sind die Ansprüche im Hinblick auf die Beschreibung auszulegen?

In G1/24 hat die Große Beschwerdekammer (EBA) festgelegt, wie Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit auszulegen sind: in Verbindung mit der Beschreibung. Die Entscheidung ging jedoch nur am Rande darauf ein, wie dies in der Praxis umgesetzt werden soll. Die Bewältigung dieser Aufgabe fiel somit weitgehend den Mitgliedern der Beschwerdekammern zu.

Hier untersuchen wir, wie G1/24 in späteren Entscheidungen der Beschwerdekammern umgesetzt wurde und welche Auswirkungen dies auf Patentinhaber und Dritte in Zukunft haben könnte. In den untersuchten Entscheidungen haben die Beschwerdekammern den Ansprüchen weiterhin Vorrang eingeräumt, obwohl sie die Ansprüche im Lichte der Beschreibung ausgelegt haben, in der Begriffe enger definiert wurden als in ihrer normalen Bedeutung. Es bleibt abzuwarten, ob dies ein Trend ist oder lediglich das Ergebnis der Umstände des Einzelfalls.

G 1/24

Wie in unserem früheren Artikel dargelegt, befasst sich G 1/24 mit der Frage, wie die Ansprüche von Patenten von den Beschwerdekammern und damit auch von allen Organen des Europäischen Patentamts auszulegen sind.

Die Leitsatz von G 1/24 lautet wie folgt:

„Die Ansprüche sind der Ausgangspunkt und die Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung… Die Beschreibung und die Zeichnungen sind immer heranzuziehen, um die Ansprüche bei der Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung auszulegen… und nicht nur, wenn der Fachmann einen Anspruch für unklar oder mehrdeutig hält, wenn er ihn isoliert liest.“

Im Wesentlichen legt G 1/24 fest, dass bei der Auslegung der Ansprüche immer auf die Beschreibung Bezug genommen werden muss und nicht nur im Falle von Unklarheiten oder Mehrdeutigkeiten.

Die Auswirkungen von G 1/24 auf praktischer Ebene werden erst jetzt spürbar. Insbesondere die Technischen Beschwerdekammern müssen sich mit der Bedeutung des Wortes „herangezogen“ in der Entscheidung auseinandersetzen.

Bislang wurde in einer Reihe von Entscheidungen auf G 1/24 Bezug genommen, nämlich in T 0641/22, T 0697/22, T 1867/22, T 2063/22, T 2116/22, T 0367/23, T 0744/23, T 0933/23, T 1465/23, T1561/23, T1999/23 und T0161/24.

Im Folgenden werden die wichtigsten Entscheidungen T1561/23, T1999/23, T0161/24 und T1465/23 näher erläutert.

In G1/24 legte die Große Beschwerdekammer großen Wert darauf, darzulegen, dass es für das europäische Patentsystem wünschenswert ist, eine einheitliche Auslegung der Ansprüche zu haben. Der UPC hat seine Position bereits relativ früh in seiner Geschichte in der Rechtssache NanoString Technologies gegen Genomics (NanoString) dargelegt. Auf diese Entscheidung bezog sich die Große Beschwerdekammer. Bevor wir auf die Entscheidungen der Beschwerdekammer eingehen, wollen wir zunächst kurz zusammenfassen, was das UPC-Berufungsgericht in der Rechtssache NanoString festgestellt hat.

Ansatz des UPC – NanoString

Die Frage, wie die Ansprüche im Lichte der Beschreibung auszulegen sind, wurde vom UPC-Berufungsgericht in der Rechtssache NanoString Technologies gegen Genomics (UPC_CoA_335/2023) geprüft. Diese erste substanzielle Entscheidung des UPC-Berufungsgerichts wurde im Februar 2024 erlassen.

Die Entscheidung betrifft das Patent EP 4 108 792 von 10x Genomics, das sich auf den in situ-Nachweis von Analyten in Zell- oder Gewebeproben bezieht, die auf einem festen Träger angebracht sind. Das patentierte Verfahren ermöglicht den Nachweis einer Vielzahl von Analyten, was wünschenswert ist, da Testproben oft kostbar sind und diejenigen, die sie analysieren, möglicherweise nicht genau wissen, wonach sie in einer bestimmten Probe suchen sollen.

In erster Instanz wurde 10x Genomics eine einstweilige Verfügung gegen NanoString gewährt. Die Münchner Kammer war überzeugt, dass das Patent verletzt wurde und dass das Patent neu, erfinderisch und ausreichend offenbart war.

In der Berufungsinstanz wurde die Gültigkeit des Patents neu bewertet – mit besonderem Schwerpunkt auf der Auslegung der Ansprüche. In seiner Entscheidung stellte das Gericht fest:

„Der Patentanspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die entscheidende Grundlage für die Bestimmung des Schutzumfangs eines europäischen Patents.“

Folglich hängt die Auslegung der Ansprüche nach Ansicht des UPC-Gerichts nicht nur vom Wortlaut der Ansprüche ab, sondern „die Beschreibung und die Zeichnungen müssen immer als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs herangezogen werden und nicht nur zur Klärung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch“. Diese Auslegung ergibt sich aus Art. 69 EPÜ und dem Protokoll über dessen Auslegung. Zur weiteren Erläuterung seiner Bedeutung stellte das Gericht fest, dass dies „nicht bedeutet, dass der Patentanspruch lediglich als Leitfaden dient und dass sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als der Gegenstand erscheint, für den der Patentinhaber Schutz begehrt“, und dass der Anspruch auch aus der Sicht eines Fachmanns auszulegen ist.

In dieser Entscheidung scheint das Berufungsgericht zu versuchen, ein Gleichgewicht in Bezug auf die Auslegung von Ansprüchen herzustellen: „Bei der Anwendung dieser Grundsätze ist es das Ziel, einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden”. Das Gericht erklärte außerdem, dass dieser Ansatz gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung und der Gültigkeit eines europäischen Patents gelten sollte. Dieser Ansatz spiegelt den von englischen Gerichten verwendeten Ansatz der „zweckorientierten Auslegung” wider.

Auf der Grundlage dieser Auslegung widersprach das Berufungsgericht der Entscheidung der ersten Instanz, dass einer der Schritte in der Anspruchsformulierung die zyklische Durchführung der Detektion und Inkubation ausschloss. Daher war das Berufungsgericht aufgrund von Bedenken hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit im Zusammenhang mit dieser Auslegung der Ansprüche nicht davon überzeugt, dass das Patent gültig war. Daher kam es zu dem Schluss, dass keine ausreichende Grundlage für den Erlass einer einstweiligen Verfügung vorlag.

Fälle der Beschwerdekammer

T1561/23

Die erste Entscheidung zur Auslegung von G1/24 war die Entscheidung der Beschwerdekammer in der Sache T1561/23, bei der es sich um eine Beschwerde gegen die Zurückweisung der EP-Anmeldung 17720035.9 (veröffentlicht als EP3446216 (EP’216)) durch die Prüfungsabteilung handelte, die sich auf Verfahren zur Ausführung „zusätzlicher Funktionen” in Echtzeitumgebungen bezog, die „Aufgaben” wie beispielsweise in Produktionsanlagen ausführen.

Eine zentrale Frage, die in der Beschwerde zu klären war, war, ob D5, das eine Echtzeitumgebung offenlegte, die sowohl „kooperative Aufgaben” als auch „präemptive Aufgaben” ausführte, Anspruch 1 vorwegnahm. Um dies zu entscheiden, mussten „Aufgaben” und „zusätzliche Funktionen” ausgelegt werden.

Der Beschwerdeführer argumentierte, dass Anspruch 1 darauf hinweise, dass „Aufgaben” und „zusätzliche Funktionen” durch die Verwendung unterschiedlicher Begriffe voneinander zu unterscheiden seien, und dass die Beschreibung (unter Bezugnahme auf G1/24) darauf hinweise, dass „Aufgaben” eine feste Laufzeit haben (wie z. B. die Steuerung von Aktoren oder Sensoren), während „zusätzliche Funktionen” eine unbestimmte Laufzeit haben (wie z. B. Bildverarbeitungssysteme oder Zustandsüberwachung). Dementsprechend wurde argumentiert, dass D5 Anspruch 1 nicht vorwegnehme, da sowohl die „kooperativen“ als auch die „präventiven“ Aufgaben feste Laufzeiten hätten, was bedeute, dass D5 keine „zusätzlichen Funktionen“ offenlege.

Die Kammer stimmte dem nicht zu und stellte fest, dass „Aufgaben” und „zusätzliche Funktionen” nicht zu unterscheiden seien. Die Beschreibung gebe nicht an, inwiefern sich „zusätzliche Funktionen” grundlegend von „Aufgaben” unterscheiden, und beide seien (soweit möglich) auf ein vorhersehbares Laufzeitverhalten ausgelegt.

In Bezug auf G1/24 stellte die Kammer fest:

„G1/24 definiert nicht, was es bedeutet, die Beschreibung und die Zeichnungen zu berücksichtigen … [und] verlangt nicht einmal ausdrücklich, dass die Definition eines Begriffs aus der Beschreibung für die Auslegung eines Anspruchs verwendet werden muss … Im vorliegenden Fall … würde die Berücksichtigung [der Beschreibung] keine engere Auslegung des Wortlauts der Ansprüche rechtfertigen”

Der Anspruch 1 des Hauptantrags wurde daher als nicht neu angesehen (wobei nur der Hilfsantrag als nicht erfinderisch befunden wurde) und die Zurückweisung wurde aufrechterhalten.

T 1999/23

T 1999/23 betrifft eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich EP 3086087 (EP’087). Im Kern geht es in T1999/23 um die Frage, ob ein in den Ansprüchen verwendeter technischer Fachbegriff angesichts einer abweichenden Definition in der Beschreibung (neu) interpretiert werden sollte.

Die wesentliche Frage war, ob Anspruch 1 gegenüber D23 (EP 2975360) neu war, was wiederum auf der Interpretation des Begriffs „Anregungsfläche” in den Ansprüchen beruhte.

[0008] von EP’087 definiert den Begriff „Anregungsfläche” als „die Querschnittsfläche des Anregungslichts, wenn es fokussiert ist”. Im Gegensatz dazu stellte die Kammer fest, dass der Fachmann auf dem technischen Gebiet den Begriff „Anregungsfläche” als die Querschnittsfläche des Anregungslichts auf der Probe verstehen würde, unabhängig vom Abstand zwischen der Probe und der beanspruchten photothermischen Vorrichtung.

Unter Bezugnahme auf G 1/24 erkannte die Kammer an, dass die Beschreibung bei der Auslegung der Ansprüche herangezogen werden muss. Sie kam jedoch zu dem Schluss, dass dies nichts an den Grundsätzen der ständigen Rechtsprechung ändert, wonach „die Beschreibung nicht herangezogen werden kann, um in den Anspruch ein implizites einschränkendes Merkmal hineinzuinterpretieren, das sich nicht aus dem ausdrücklichen Wortlaut des Anspruchs ergibt“ (siehe Abschnitt II.A.6.3.4 des Rechtsprechungsbuchs). Sie stellte außerdem fest, dass diese Argumentation ihrer Ansicht nach nicht im Widerspruch zu G 1/24 steht, da die Große Beschwerdekammer betont hat, dass die Auslegung mit den Ansprüchen beginnen und auf diesen basieren sollte.

Daher kam die Kammer zu dem Schluss, dass es die Rechtssicherheit für Dritte untergraben würde, wenn einem Patentinhaber gestattet würde, von der etablierten Bedeutung der in den Ansprüchen verwendeten Fachterminologie abzuweichen. Tatsächlich entschied die Kammer, dass der Patentinhaber für die rechtliche Unklarheit verantwortlich gemacht werden sollte, die er durch die inkonsistente Verwendung des Begriffs „Anregungsbereich“ geschaffen hatte, sodass „die Beseitigung dieser Unklarheit zum Nachteil der Person, die sie ohne objektive Notwendigkeit geschaffen hat, im Einklang mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit und dem Vorrang der Ansprüche steht, der in der Entscheidung G 1/24 bekräftigt wurde.“

Folglich wurde die gewöhnliche Bedeutung des Begriffs „Anregungsbereich“ angewendet, und D23 wurde als die Neuheit der streitigen Ansprüche zerstörend angesehen, was zur Aufhebung des Patents führte.

T0161/24

T0161/23 betrifft eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu EP3443155 (EP’155), die sich auf ein Gewebe mit einer Vielzahl von „losen Schlingen“ bezieht, wobei einige Schlingen (A) „lockerer verlaufen“ als andere Schlingen (B).

Im Gegensatz zu der in T1999/23 streitigen Frage hatten die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe keine gewöhnliche Bedeutung. Die primäre Frage, die zu beantworten war, war jedoch, was die Begriffe „lose Schlingen” und „sich lockerer erstrecken” bedeuteten.

Der Einsprechende (in Übereinstimmung mit der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung) argumentierte, dass die Beschreibung dem Fachmann keine ausreichende Methode zur Messung der „Lockerheit” einer Schlinge und zur Bestimmung, ob A lockerer als B ist, in der realen Welt biete, insbesondere in Extremfällen, in denen sowohl A als auch B in gewissem Maße locker sein können und die Unterschiede in der Lockerheit so gering sein können, dass kleine Unterschiede in den absoluten Längenmessungen von Bedeutung wären.

Der Beschwerdeführer hingegen plädierte auf der Grundlage von [0034] des Patents für eine enge Auslegung. Er machte geltend, dass:

1. a) „Lockerheit“ durch ein Verhältnis zwischen der Schlaufenlänge und der überbrückten Entfernung definiert sei, sodass absolute Längen irrelevant seien,
2. b) keine der offenbarten Ausführungsformen sowohl Schlaufen A als auch B als „locker“ offenbare, sodass der Anspruch so auszulegen sei, dass er auf Ausführungsformen beschränkt sei, bei denen nur Schlaufen A locker sind, und
3. c) der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens über ausreichende Methoden zur Messung der Länge einer Schleife oder ihres überbrückten Abstands verfügen würde.

Die Kammer widersprach dem Patentinhaber in allen Punkten und wies die enge Auslegung des Patentinhabers zurück und erklärte stattdessen:

4.5.1 Die Ansprüche müssen den Gegenstand definieren, für den Schutz begehrt wird (Artikel 84 EPÜ). Die Kammer sieht keine Rechtsgrundlage dafür, den Umfang der Ansprüche notwendigerweise durch Aussagen und/oder Merkmale zu beschränken, die nur in der Beschreibung enthalten sind.

4.5. 2 Unter Berücksichtigung der Patentschrift (siehe z. B. die Leitsatz von G1/24) – die aufgrund der Vorrangstellung der Ansprüche, die weiter gefasst sein können als bestimmte begrenzte Beispiele und Erläuterungen in der Beschreibung – nicht unbedingt und in der Tat nur selten einschränkend für den beanspruchten Gegenstand ist – gibt es jedenfalls nichts in den zitierten Passagen der Beschreibung, was die engere Auslegung des Anspruchs 1 durch den Beschwerdeführer stützen würde.

Die Kammer stellte daher fest, dass sowohl die Schleifen A als auch B „locker” sein können und dass der Fachmann, um die Erfindung zu realisieren, in der Lage sein muss, diese „Lockerheit” in der realen Welt (und nicht nur theoretisch auf der Grundlage eines künstlich konstruierten schematischen Diagramms) reproduzierbar und zuverlässig zu bestimmen. Da ein solches Verfahren weder im Patent offenbart noch als allgemein bekannt nachgewiesen wurde, wurde die Feststellung der ersten Instanz, dass die Ansprüche unzureichend seien, bestätigt.

T1465/23

T1465/23 betrifft eine Beschwerde gegen eine Einspruchsentscheidung zum Patent EP 3113515 (EP’515), das sich auf ein Hörgerät bezieht, das für die Kommunikation mit anderen Geräten ausgelegt ist. Ein Artikel, in dem die Fakten und Fragen zu T1465/23 ausführlicher behandelt werden, ist hier zu finden.

Der Kern der vor der Kammer zu klärenden Frage war, ob die Vielzahl neuer Merkmale eine technische Wirkung hatte und somit zu einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik D1 beitrug. Einerseits argumentierte der Beschwerdeführer, dass die Ausführungsformen in der Beschreibung (unter Berücksichtigung von G1/24) die Ansprüche so einschränken sollten, dass sie nur Ausführungsformen abdecken, die das in der Beschreibung geltend gemachte technische Problem lösen (d. h. Bereitstellung verschiedener Authentifizierungsstufen für eine sichere Kommunikation). Andererseits argumentierte der Einsprechende, dass der Wortlaut des Anspruchs bei seiner weitestgehenden angemessenen Auslegung diesen Effekt nicht in seinem gesamten Umfang stütze und daher nicht zur Stützung eines technischen Effekts im Sinne von G1/19 herangezogen werden könne.

Die Kammer gab dem Argument des Einspruchsführers statt. Die Kammer stellte fest, dass die Beschreibung eine stabile und allgemein verständliche Bedeutung nicht außer Kraft setzen kann und dass G1/24 dem Patentinhaber nicht die Möglichkeit gibt, Einwände gegen die Patentierbarkeit aufgrund des Stands der Technik künstlich zu umgehen, indem er die Ansprüche lediglich enger auslegt, als es aufgrund der gewöhnlichen Bedeutung der Begriffe angemessen ist.

Die Argumentation der Kammern folgt somit eindeutig aus T1999/23 (das von den Beschwerdekammern in ihrer Entscheidung angeführt wurde).

Schlussfolgerungen

Insgesamt scheinen die Entscheidungen der Beschwerdekammern nach G 1/24 viele Gemeinsamkeiten zu haben. In den Entscheidungen T1561/23, T1999/23, T0161/24 und T1465/23 räumten die Kammern letztlich dem Wortlaut der Ansprüche Vorrang ein und kamen zu dem Schluss, dass „die Beschreibung zu konsultieren” nicht bedeutet, dass Definitionen aus der Beschreibung in die Ansprüche aufgenommen werden müssen, wenn diese Begriffe bereits eine klar verständliche Bedeutung haben. Die in diesem Artikel zitierten Entscheidungen beziehen sich auf eine Reihe von Grundsätzen des EPÜ, darunter Neuheit, erfinderische Tätigkeit und ausreichende Offenbarung. Von besonderem Interesse ist die Entscheidung in T0161/24, in der die Kammer feststellte, dass die in der Beschreibung angegebenen Definitionen nicht dazu verwendet werden können, die Bedeutung der Begriffe im Anspruch einzugrenzen, was bedeutet, dass ein Teil des Anspruchs unzureichend ist, was zu der allgemeinen Schlussfolgerung führte, dass die Ansprüche unzureichend sind.

Interessant ist auch, dass in allen diesen Entscheidungen die Parteien versucht haben, Definitionen aus der Beschreibung zu verwenden, um die Bedeutung der Ansprüche einzugrenzen. Es bleibt abzuwarten, wie die Beschwerdekammer in T 459/22 (die G1/24-Verweisentscheidung) mit der Definition des Begriffs „gesammelt” umgehen wird, für den in der Beschreibung eine angeblich weiter gefasste Definition angegeben ist.

Darüber hinaus scheint es einen gewissen Spielraum für Abweichungen zwischen der Rechtsprechung des EPA und der UPC zu geben. In der Rechtssache NanoString Technologies gegen Genomics hat das Berufungsgericht der UPC dargelegt, dass die Beschreibung immer „als Erläuterungshilfe” verwendet werden muss, wobei es sich auf Art. 69 EPÜ als Grundlage für diese Schlussfolgerung stützt. Diese Anforderung scheint sich von der in G1/24 festgelegten Anforderung zu unterscheiden, „die Beschreibung zu konsultieren”. Wir stellen außerdem fest, dass G1/24 besagt, dass Art. 69 EPÜ keine eindeutige Rechtsgrundlage für die Auslegung von Ansprüchen beim EPA bietet. Daher scheint die Rechtsprechung des UPC der Beschreibung mehr Gewicht beizumessen als die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, die G1/24 im Einklang mit dem Vorrang der Ansprüche ausgelegt hat.

Die Bedeutung dieses sich entwickelnden Bereichs der Rechtsprechung wird auch durch die jüngste Vorlage an die Beschwerdekammern in G1/25 unterstrichen. Diese betrifft die Anpassung der Beschreibung. Die erste Frage in der Vorlage lautet wie folgt:

„1. Wenn die Ansprüche eines europäischen Patents während eines Einspruchsverfahrens oder eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens geändert werden und die Änderung zu einer Unstimmigkeit zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung des Patents führt, ist es dann erforderlich, um den Anforderungen des EPÜ zu entsprechen, die Beschreibung an die geänderten Ansprüche anzupassen, um die Unstimmigkeit zu beseitigen?“

Die zweite Frage der Vorlage lautet, welcher Grund des EPÜ eine solche Anpassung erforderlich machen würde, und die dritte Frage lautet, ob die Antworten auf die Fragen 1 und 2 anders ausfallen würden, wenn die Ansprüche des europäischen Patents während des Prüfungsverfahrens geändert würden.

Wie aus den oben genannten Fällen ersichtlich ist, ist die Frage der Änderung der Beschreibung wichtig, da die Beschreibung des Patents wahrscheinlich die Auslegung der Ansprüche in Verletzungs- und Gültigkeitsverfahren beeinflusst. Angesichts der sich entwickelnden Rechtsprechung wird es interessant sein zu sehen, ob die Große Beschwerdekammer Schritte unternimmt, um Patentinhaber zu zwingen, Unstimmigkeiten zwischen den Definitionen in der Patentschrift und denen in den Ansprüchen zu vermeiden. Wie bei vielen jüngeren G-Entscheidungen könnte die Große Beschwerdekammer die Beantwortung der Fragen jedoch der Auslegung durch die nachfolgende Beschwerdekammer überlassen.

Insgesamt scheint dies ein Bereich von großem Interesse für die europäische Patentpraxis zu sein. Es scheint sich unter den Beschwerdekammern ein Konsens darüber zu entwickeln, wie G1/24 umgesetzt werden sollte, auch wenn dies offenbar von dem Ansatz des Einheitlichen Patentgerichts abweicht.

Dieser Artikel wurde von den Senior Patent Attorneys Thomas Lonsdale und Alexandra Tyson verfasst.