Wie tief kann man gehen? T 0137/24, Ansprüche auf prozentuale Sequenzidentität und unterschiedliche Ansätze des EPA und des USPTO

Wichtigste Erkenntnisse 

• Die Anhebung der Schwellenwerte für die prozentuale Sequenzidentität kann aus einer offenbarten konvergenten Liste ausgewählt werden, ohne dass eine unzulässige Erweiterung vorliegt, sofern die Änderung keine neue technische Kombination schafft;
• Weit gefasste Definitionen der prozentualen Sequenzidentität können vor dem EPA vertretbar sein, wenn sie mit klaren funktionalen Einschränkungen kombiniert werden, sofern der Fachmann Varianten ohne unzumutbaren Aufwand erzeugen und testen kann; und
• Die Anforderungen an die Ausführbarkeit von Ansprüchen auf prozentuale Sequenzidentität sind in den USA im Allgemeinen strenger als in Europa.

Entscheidung T 0137/24 

Hintergrund 

Anspruch 1 des Patents EP 3 615 667 (The Regents of the University of California) in der erteilten Fassung lautete: 

Eine genetisch veränderte Hefezelle zur Herstellung eines Cannabinoids oder eines Cannabinoidderivats, wobei die genetisch veränderte Hefezelle eine oder mehrere heterologe Nukleinsäuren umfasst, die in ein Chromosom der genetisch veränderten Hefezelle integriert sind und für ein Geranylpyrophosphat:Olivetolsäure-Geranyltransferase-(GOT)-Polypeptid kodieren, das eine Aminosäuresequenz mit einer Sequenzidentität von mindestens 85 % zu SEQ ID NO:110 oder SEQ ID NO:100 umfasst. 

Der Schwellenwert für die prozentuale Sequenzidentität wurde von 65 % in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung auf 85 % im erteilten Patent und im Beschwerdeverfahren anschließend weiter auf 90 % eingeschränkt. 

Unzulässige Erweiterung (Artikel 123 (2) EPÜ) 

Im Beschwerdeverfahren machte der Einsprechende geltend, dass die Anspruchsänderungen, die auf eine Erhöhung der prozentualen Sequenzidentität auf mindestens 90 % abzielten, in Kombination mit anderen Merkmalen, die in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1–3 nicht enthalten waren, eine unzulässige Auswahl aus mehreren unabhängigen Listen darstellten und damit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen. 

Die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) wies dieses Argument zurück. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarte eine Liste von Schwellenwerten für die prozentuale Sequenzidentität von mindestens 65 % bis 100 %. Die Beschwerdekammer stellte fest, dass Listen mit ansteigenden Schwellenwerten für die prozentuale Sequenzidentität konvergente Listen bevorzugter Optionen seien. Die Auswahl eines höheren Schwellenwerts beschränkt lediglich die Anzahl der funktionell definierten Polypeptide, die in den Schutzumfang des Anspruchs fallen (im Einklang mit T 2134/10). Dementsprechend kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass die Merkmalskombination keinen neuen Gegenstand begründete und keine unzulässige Erweiterung vorlag. 

Die Entscheidung bekräftigt den „Goldstandard“ des EPA für unzulässige Erweiterungen: Jede Änderung muss direkt und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar sein. Während Kombinationen von Merkmalen aus getrennten, unabhängigen Listen als neu geschaffener Gegenstand beanstandet werden können, sind Änderungen auf Grundlage einer konvergenten Hierarchie zunehmend bevorzugter Ausführungsformen im Allgemeinen weniger problematisch, da jede engere Option als Einschränkung der breiteren Option dargestellt wird. 

Praktische Überlegungen 

Erstens sollten Schwellenwerte für die prozentuale Sequenzidentität als klar konvergierende Reihe bevorzugter Rückfallpositionen formuliert werden, um während des Prüfungsverfahrens Flexibilität bei Änderungen zu gewährleisten und gleichzeitig das Risiko von Einwänden wegen unzulässiger Erweiterung zu verringern. In der Beschreibung von EP 3 615 667 wurden die Schwellenwerte (a) in einem einzigen Satz formuliert, (b) jeweils mit „mindestens“ eingeleitet und (c) mit „100 %“ abgeschlossen. Diese Struktur machte deutlich, dass die Erhöhung des Schwellenwerts lediglich den Umfang der beanspruchten Varianten einschränkte, ohne den Gegenstand unzulässig zu erweitern. 

Zweitens sollten Anmelder, die biotechnologische Ansprüche auf Grundlage prozentualer Sequenzidentität formulieren, erwägen, Schwellenwerte für die Sequenzidentität mit funktionellen Beschränkungen zu kombinieren. Die Beschwerdekammer maß der Tatsache Bedeutung bei, dass die Polypeptide in den eingereichten Ansprüchen durch ihre enzymatische Aktivität funktionell definiert waren. Werden Schwellenwerte für die Sequenzidentität mit funktionellen Beschränkungen gekoppelt, lässt sich eine Erhöhung des Schwellenwerts eher als bloße Eingrenzung der unter die Anspruchsdefinition fallenden Molekülklasse charakterisieren und nicht als Herausgreifen zuvor nicht offenbarter Ausführungsformen. 

Ausreichende Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) 

Der Einsprechende machte ferner geltend, die Ansprüche seien nicht ausreichend offenbart, da sie auch nicht funktionelle Varianten umfassten. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarte Polypeptide, die zwar das Erfordernis der prozentualen Sequenzidentität erfüllten, jedoch keine enzymatische Aktivität aufwiesen. Nach Auffassung des Einsprechenden enthielt die Anmeldung keine Hinweise darauf, welche Sequenzvariationen die erforderliche Aktivität beibehalten würden. Die Identifizierung funktioneller Varianten innerhalb des Anspruchsumfangs erfordere daher einen unzumutbaren Aufwand. Die Beschwerdekammer folgte diesem Vorbringen nicht. 

Die Beschwerdekammer betonte, dass die Ansprüche nicht alle Polypeptide umfassten, die den Schwellenwert für die Sequenzidentität erfüllten. Die beanspruchten Polypeptide mussten zudem die relevante enzymatische Aktivität aufweisen. Varianten, die zwar den Schwellenwert erfüllten, aber nicht die beanspruchte Aktivität aufwiesen, fielen daher nicht unter den Anspruch. 

Zudem offenbarte die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die Erzeugung und Prüfung der in den Ansprüchen genannten Polypeptidvarianten. Vor diesem Hintergrund stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Erzeugung von Varianten mit einer Aminosäuresequenz, die gegenüber einer bevorzugten SEQ ID NO einen bestimmten Schwellenwert für die Sequenzidentität aufweist, sowie die Prüfung ihrer enzymatischen Aktivität für den Fachmann lediglich Routinetechniken darstellten. Die Erfindung wurde daher als ausreichend offenbart angesehen, und das Patent wurde in geänderter Form aufrechterhalten. 

Praktische Überlegungen 

T 0137/24 legt nahe, dass weiter gefasste Definitionen der prozentualen Sequenzidentität in Europa vertretbar sein können, wenn die beanspruchten Varianten durch eine bestimmte funktionelle Eigenschaft begrenzt sind. Die Entscheidung sollte jedoch nicht dahin verstanden werden, dass eine funktionelle Formulierung jeden weit gefassten Anspruch auf prozentuale Sequenzidentität rettet. 

Das Ergebnis beruhte darauf, dass der Fachmann die unter den beanspruchten Schwellenwert fallenden Varianten mithilfe von Routinemethoden erzeugen und testen konnte. Bei weniger vorhersehbaren Molekülen, komplexeren Funktionen oder schwer bestimmbarer Aktivität sollten Anmelder mit einer strengeren Prüfung der Offenbarungsgenügsamkeit und des Anspruchsumfangs rechnen. 

Dennoch kann die Entscheidung bei der Beantwortung von Klarheitseinwänden gegen Definitionen der prozentualen Sequenzidentität hilfreich sein, insbesondere wenn sich Fragen der Klarheit und der Offenbarungsgenügsamkeit überschneiden. 

Europäische und US-amerikanische Praxis bei Sequenzidentitäten 

Der US-amerikanische Ansatz unterscheidet sich bei Ansprüchen auf Grundlage prozentualer Sequenzidentität vom europäischen Ansatz. Während das EPA grundsätzlich akzeptiert, dass die routinemäßige Erzeugung und das Screening funktioneller Varianten die Anforderungen an die ausreichende Offenbarung erfüllen können, wendet das US-Patentamt (USPTO) auf durch Schwellenwerte für die prozentuale Sequenzidentität definierte Ansprüche einen strengeren Enablement-Maßstab an. Anmelder müssen überzeugendere Belege dafür vorlegen, dass die Erfindung über den gesamten beanspruchten Umfang ausführbar offenbart ist. Enablement-Einwände können insbesondere bei Antikörperansprüchen auftreten. 

In der Rechtssache Amgen stellte der Supreme Court der Vereinigten Staaten fest, dass „Aspekte der Antikörperforschung nach wie vor unvorhersehbar sind“ und bereits die Veränderung einer einzigen Aminosäure die Struktur und Funktion eines Antikörpers verändern kann. Wissenschaftler könnten nicht immer genau vorhersagen, wie sich der Austausch einer Aminosäure gegen eine andere auf Struktur und Funktion auswirkt.[1] Der Gerichtshof stellte ferner fest, dass die Offenbarung von 26 anhand ihrer Aminosäuresequenzen bestimmten beispielhaften Antikörpern nicht ausreichte, um den gesamten beanspruchten Umfang ausführbar zu offenbaren, selbst unter Berücksichtigung eines angemessenen Maßes an Experimentieraufwand.[2] 

Praktische Überlegungen 

US-Patentschriften sollten nicht lediglich eine Referenzsequenz und einen Schwellenwert für die prozentuale Sequenzidentität nennen. Wird ein breiter Schutz für Sequenzvarianten angestrebt, sollten Anmelder Folgendes in Betracht ziehen: 

• die zulässigen Sequenzvariationen anzugeben, einschließlich der Bereiche, in denen Substitutionen toleriert werden, und soweit möglich repräsentative Varianten über den beanspruchten Bereich der prozentualen Sequenzidentität hinweg bereitzustellen;
• Nachweise dafür vorzulegen, dass die Varianten die beanspruchte Funktion beibehalten, gestützt auf experimentelle Daten und geeignete funktionelle Assays; und
• die Anspruchsstrategie an die jeweilige Technologie anzupassen, insbesondere bei Antikörpererfindungen, bei denen gesonderte Ansprüche auf exakte Sequenzen, beispielsweise komplementaritätsbestimmende Regionen (CDRs) und variable Regionen der leichten und schweren Ketten, sowie auf enger gefasste Variantengruppen angemessen sein können.

Anmelder können außerdem erwägen, zunächst Ansprüche auf die konkret offenbarte Sequenz zu verfolgen und anschließend in einer Teilanmeldung oder US-Continuation einen breiteren Schutz für Varianten anzustreben, soweit möglich gestützt auf zusätzliche experimentelle Daten. Dieser Ansatz kann helfen, das Risiko von Enablement-Einwänden zu begrenzen und zugleich die Möglichkeit eines breiteren Anspruchsschutzes zu wahren. 

[1] Amgen Inc. v. Sanofi, 598 U.S. 594 (2023). 

[2] Ebenda. 

Dieser Artikel wurde von Esmae Badcock, Trainee Patent Attorney, verfasst.