Edwards v Meril bestätigt die Zuständigkeit von UPC für Verletzungen, bevor das Gericht in Kraft trat

In Edwards v Meril (UPC_CGI_15/2023) weigerte sich die Münchner Ortsabteilung des UPC, das Verletzungsverfahren auszusetzen, bis über die Berufung gegen die Feststellung der Gültigkeit des Patents in geänderter Form durch die Zentralabteilung entschieden wurde. Bei der Feststellung einer Verletzung zugunsten von Edwards legte die örtliche Abteilung bei der Auslegung der Ansprüche besonderes Augenmerk auf Sachverständigenbeweise und bezog sich ungewöhnlicherweise auch auf Definitionen in einem der Patente des Beklagten, um ihre Auslegung zu bestätigen. Darüber hinaus stellte die örtliche Abteilung bei einer funktionalen Auslegung der Ansprüche eine Verletzung fest, ohne die Verletzungsvorwürfe von Edwards nach der Äquivalenzlehre berücksichtigen zu müssen. Die örtliche Abteilung ging auch nicht auf den Vorschlag von Meril ein, dass das UPC nicht für Verletzungshandlungen zuständig sei, die vor dem 1. Juni 2023, dem Datum des Inkrafttretens des UPC-Übereinkommens, begangen wurden.

Hintergrund

In diesem Fall ging es um Edwards erfolgreiche Klage wegen Verletzung von EP 3 646 825 B1 gegen Meril. Obwohl Meril vor der Münchner Abteilung des UPC eine Widerklage auf Widerruf einreichte, reichte Meril auch eine separate Widerklage auf Widerruf bei der Zentralkammer ein. Der Fall wurde geteilt, wobei die Widerklage auf Widerruf und die Widerklagen auf Widerruf zusammengefasst und von der Zentralkammer verhandelt wurden, die das Patent in geänderter Form bestätigte. Gegen die Entscheidung der Zentralkammer wurde nun Berufung eingelegt. Meril beantragte eine Aussetzung des Verfahrens wegen Verletzung mit der Begründung, dass die Zentralkammer nicht alle ihr vorgelegten Angelegenheiten geprüft habe. Die örtliche Kammer stellte jedoch fest, dass Meril nicht nachweisen konnte, dass die Entscheidung der Zentralkammer offensichtlich und auf den ersten Blick falsch war. Daher wurde keine Aussetzung gewährt.

Technische Details

Das Patent betraf eine Herzklappenprothese, die aus einem Rahmen besteht, der vollständig aus sechseckigen Zellen besteht. In ihren Einreichungen bezog sich Edwards auf die folgende Abbildung, die die sechseckigen Zellen sowie gegenüberliegende Seitenstreben (144) zeigt, die sich parallel zur Strömungsachse der Klappe erstrecken.

Meril bestritt, dass ihre Klappe aus achteckigen Zellen bestand, die unten rot und grün markiert waren und sich teilweise überlappten, um in der Überlappungszone rhombische Zellen zu bilden (siehe gelber Bereich).

Edward vertrat die Auffassung, dass eine Verletzung der Äquivalenzlehre vorlag. Meril vertrat die Auffassung, dass ihr Ventil entgegen den Anforderungen von Edwards Ansprüchen nicht vollständig aus hexagonalen Zellen bestand und keine Seitenstreben aufwies, die parallel zur Strömungsachse des Ventils verliefen.

Anspruchsauslegung

Es überrascht nicht, dass es in dem Fall um die Auslegung der Begriffe „Strebe“, „parallel“ und „(hexagonale) Zelle“ ging.

In Bezug auf den Begriff „Strebe“ legte das Gericht diesen Begriff funktional aus und stellte fest, dass das Patent selbst den abgewinkelten und vertikalen Seitenstreben des Rahmens unterschiedliche Funktionen zuschrieb. Während die abgewinkelten Streben eine Rolle bei der Kompression des Ventils spielten, waren die vertikalen Seitenstreben während des Zusammenklappens des Ventils starr. Das Gericht entschied, dass diese Auslegung mit dem von Meril vorgelegten Sachverständigengutachten übereinstimmte.

Noch interessanter ist vielleicht, dass das Gericht auch auf Merils indische Patentanmeldung 202121947196 (IN’196) verwies, die am 18. Oktober 2021 eingereicht wurde. Meril reichte dieses Dokument als Teil seiner Verteidigung ein. Das Gericht bezog sich jedoch bei der Auslegung des Begriffs „Strebe“ auf das Dokument und stellte fest, dass sich die in IN’196 dargestellten seitlichen „Streben“ 101c und 101c‘ im Wesentlichen gleich verhielten, obwohl 101c einen offenen Raum definierte, während 101c‘ dies nicht tat.

Einige Leser sind möglicherweise überrascht, dass das Gericht ein nach der Einreichung eingereichtes Dokument zur Auslegung des Anspruchs heranzieht. Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass dieses Dokument nichts an der Schlussfolgerung änderte, zu der das Gericht bereits auf der Grundlage der Auslegung des Anspruchs im Lichte der Beschreibung gelangt war.

In Bezug auf den Begriff „parallel“ kam das Gericht zu dem Schluss, dass dieser „nicht im streng mathematischen Sinne verstanden werden darf“, da die Zeichnungen in der Beschreibung des Patents Streben mit einer leicht konkaven Form zeigten.

Was die „(hexagonale) Zelle“ betrifft, so stellte das Gericht fest, dass sich der Anspruch auf einen Rahmen bezog, der vollständig aus hexagonalen Zellen bestand. Bei einer funktionalen Auslegung des Begriffs stellte das Gericht jedoch fest, dass der Rahmen zusammenklappbar und erweiterbar war, was impliziert, dass die Zellen ebenfalls zusammenklappbar und erweiterbar sein mussten, da der Rahmen vollständig aus hexagonalen Zellen bestand. Auf diese Weise legte das Gericht den Anspruch so aus, dass auch Rahmen mit nicht-hexagonalen Löchern abgedeckt waren, sofern diese Löcher nicht zusammenklappbar und erweiterbar waren. Diese Auslegung schloss die Verteidigung von Meril aus, dass ihr Rahmen rhombische Zellen enthielt, da die rhombischen Löcher der Vorrichtung von Meril beim Zusammendrücken des Ventils nicht zusammenklappten und daher nicht als „Zellen“ betrachtet werden konnten. Zusammen mit der Auslegung der Begriffe „Strebe“ und „parallel“ durch das Gericht machte diese Auslegung auch der Verteidigung von Meril ein Ende, dass ihre Zellen eine achteckige Form hätten.

Schlussfolgerung

Dieser Fall zeigt, wie das Gericht die Ansprüche im Lichte der Beschreibung funktional ausgelegt hat, um dem Anspruch eine breitere Auslegung zu geben, die man vielleicht allein aufgrund des Wortlauts der Ansprüche erwartet hätte. Einige Praktiker könnten auch überrascht sein, dass sich das Gericht bei der Bestätigung der Auslegung eines der Patentbegriffe auf eine frühere Patentanmeldung stützt.

Die Auslegung der Ansprüche durch das Gericht bedeutete, dass Meril für schuldig befunden wurde, eine Verletzung begangen zu haben. Dadurch wurde eine Prüfung von Edwards Behauptung einer Verletzung durch Äquivalente unnötig. Aufgrund der Feststellung einer Verletzung ordnete das Gericht an, dass Meril Edwards Informationen über seit dem 17. März 2021 begangene Verletzungshandlungen zur Verfügung stellen muss, und wies den Vorschlag von Meril, dass das UPC nicht für Verletzungshandlungen zuständig sei, die vor dem 1. Juni 2023, dem Datum des Inkrafttretens des Übereinkommens über das UPC, begangen wurden, zurück.

Dieser Artikel wurde von Partnerin & Patent Attorney Hsu Min Chung verfasst.