La division centrale de Paris de la JUB a fourni des orientations sur ce qui constitue les connaissances générales communes (« CGC »)

Netherlands B.V. c. VMR Products LLC [UPC_CFI_307/2023] – Division centrale de Paris (Catalozzi, Zhilova, Tillmann) – 29 novembre 2024

La division centrale de Paris de la JUB a fourni des orientations sur ce qui constitue les connaissances générales communes (« CGC ») dans l’affaire Njoy c. VMR [UPC_CFI_307/2023]. Bien que le demandeur, Njoy, ait accepté qu’une partie des preuves du défendeur VMR constituait des CGC, le tribunal est arrivé à une conclusion différente. Le tribunal a considéré les CGC comme des informations communément connues de la personne du métier à partir de sources écrites ou d’expérience pratique dans le domaine technique pertinent à la date de priorité. Cependant, le tribunal a averti que les CGC ne devaient pas être confondues avec les connaissances publiquement disponibles, qui peuvent ne pas être générales et communes. Le tribunal a également examiné l’art antérieur d’un domaine technique différent et évalué dans quelle mesure ce document pouvait être invoqué pour démontrer l’évidence. Enfin, dans ce qui semble maintenant être une tendance émergente, le tribunal a mis en garde contre une application trop stricte du système « front-loaded » de la JUB et a autorisé le demandeur à alléguer de nouveaux faits dans la mesure où ils soutenaient des faits qui avaient été déposés en temps voulu mais contestés par le défendeur.

Contexte

Il s’agit de la quatrième d’une série de neuf actions en révocation déposées par Njoy contre Juul et sa filiale, VMR. Ce jugement égalise les scores entre les parties, le brevet de VMR dans cette affaire étant maintenu tel qu’accordé.

Njoy a déposé une action en révocation contre le brevet européen de VMR, EP 2875740B1, devant la division centrale de Paris. Le brevet avait été accordé en octobre 2018 et était en vigueur en France et en Allemagne, sans oppositions OEB ni opt-outs JUB déposés. Njoy a contesté la validité du brevet sur la base de l’activité inventive, les deux parties présentant leurs points de vue sur les raisons pour lesquelles un produit connu, ainsi que certaines demandes de modèle d’utilité et de brevet constituaient des CGC dans le domaine technique en question. Bien que VMR semblait accepter les modèles d’utilité comme constituant des CGC, le tribunal n’était pas d’accord, concluant plutôt que les modèles d’utilité ne démontraient pas de solutions de conception généralement applicables.

Njoy a également fait référence à une référence secondaire, « Di Fonzo », qui selon eux pointait vers l’une des caractéristiques distinctives de l’invention revendiquée, bien que dans un domaine technique voisin. Cependant, le tribunal a estimé que, parce que Di Fonzo concernait les ordinateurs portables, il se rapportait à un domaine technique trop éloigné pour être considéré par la personne du métier dans l’évaluation de l’activité inventive.

Le jugement

Depuis que la Cour d’appel de la JUB (UPC_CoA_335/2023) a annulé l’injonction préliminaire de 10x Genomics contre Nanostring au début de 2024, nous avons eu une indication plus claire de l’approche que la JUB adoptera concernant l’activité inventive. En fait, dans Nanostring c. President and Fellows of Harvard College (UPC 252/2023), la division centrale de Munich a fourni un résumé étape par étape du cadre juridique pour l’activité inventive. Un résumé de cette approche peut être trouvé dans notre article précédent ici.

Le présent jugement s’appuie sur ce cadre en soulignant l’importance des qualifications et de l’expérience de la ou des personnes du métier et de leurs connaissances générales communes. À cet égard, le tribunal a souligné que tant l’interprétation des revendications que l’activité inventive devaient être évaluées du point de vue de la personne du métier. Bien que les décisions antérieures de la JUB, notamment Sanofi c. Amgen (UPC 1/2023) et Nanostring c. President and Fellows of Harvard College, aient défini la personne du métier, le tribunal dans cette décision a examiné les qualifications et l’expérience des personnes du métier de manière plus détaillée en raison de soumissions contradictoires faites par les parties sur ce point.

Tout en notant que les lois scientifiques fondamentales, telles que la thermodynamique et la dynamique des fluides, influençaient la façon dont l’invention fonctionnait, le tribunal a écarté les qualifications dans le domaine de la chimie et de la physique de la définition de la personne du métier. Au lieu de cela, le tribunal a estimé que la personne du métier était un ingénieur en mécanique, qui pourrait être assisté par un ingénieur électricien pour des caractéristiques spécifiques du dispositif qu’il ne pourrait pas gérer. Le tribunal a également évalué la nature de la personne du métier et ses connaissances générales communes dans la même partie de la décision, soulignant que la première peut avoir un impact sur la seconde et vice-versa.

En ce qui concerne les CGC, le tribunal a indiqué qu’il s’agissait d’informations communément connues d’une personne du métier à partir de sources écrites ou d’expérience pratique dans le domaine technique pertinent. Les CGC comprenaient les connaissances directement disponibles à partir de sources familières relatives au domaine technique spécifique à la date de priorité, mais ne devaient pas être confondues avec les connaissances publiquement disponibles qui peuvent ne pas être générales et communes. Les sources familières d’information comprenaient typiquement les sources vers lesquelles une personne du métier pourrait régulièrement se tourner pour obtenir des conseils sur les solutions de conception standard, telles que les manuels standard, les encyclopédies, les manuels, les guides, les dictionnaires et les bases de données. Une source familière d’information, cependant, ne devait pas être confondue avec tous les documents d’art antérieur publiquement disponibles.

Dans le cas présent, VMR a tenté d’établir les CGC en soumettant une déclaration qui faisait référence à trois modèles d’utilité chinois. Ces modèles d’utilité décrivaient l’utilisation de connecteurs magnétiques pour coupler un cartomiseur de cigarette électronique à un vaporisateur correspondant. Dans leur réponse à la défense contre la révocation, Njoy semblait accepter ceux-ci comme faisant partie des CGC. Cependant, le tribunal a estimé que les trois modèles d’utilité ne pouvaient pas être considérés comme des sources familières d’information. Du point de vue de la personne du métier, un brevet ou modèle d’utilité singulier peut suggérer une solution particulière, mais pas des solutions de conception standard qui étaient généralement applicables. En conséquence, bien que publiquement connus, les modèles d’utilité n’ont pas été considérés par le tribunal comme faisant partie des CGC car ils ne fournissaient pas d’informations de nature commune ou générale.

Il en était de même pour le produit individuel et la demande de brevet que Njoy alléguait être des CGC. Même si ces références divulguaient la solution revendiquée, aucune des sources ne pouvait être considérée comme familière dans le sens qu’une personne du métier se tournerait vers elles comme guide pour des solutions de conception générales. Njoy a également soutenu que les connecteurs magnétiques étaient couramment utilisés pour coupler des composants à des dispositifs électromécaniques quotidiens. Cependant, Njoy n’a pas fourni de preuves que de telles solutions de conception avaient trouvé leur chemin vers les CGC de la personne du métier dans le domaine technique présent. Encore une fois, par conséquent, bien que cette information était connue, elle n’était pas commune ou générale.

Parce que les caractéristiques techniques qui distinguaient l’objet revendiqué du document de départ ne pouvaient pas être démontrées comme faisant partie des CGC, les attaques de Njoy sur le manque d’activité inventive basées sur les CGC ont échoué.

Comme ligne d’attaque alternative, Njoy a également tenté de soutenir que les caractéristiques techniques qui distinguaient l’objet revendiqué du document de départ étaient connues d’un domaine voisin mis en évidence par la référence secondaire, DiFonzo. DiFonzo, cependant, concernait les accessoires d’ordinateurs portables et donc dans un domaine technique différent de l’invention, à savoir les cigarettes électroniques. En rejetant les arguments de Njoy, le tribunal n’a pas exclu la possibilité de combiner des documents de différents domaines. Cependant, le tribunal a considéré cela comme inapproprié dans ce cas parce que « les réflexions sur l’applicabilité de DiFonzo à des domaines techniques autres que celui des ordinateurs portables [ne faisaient] pas partie de la divulgation de DiFonzo ». Le tribunal a également noté que rien dans le document de départ n’aurait motivé la personne du métier à regarder dans le domaine technique des accessoires d’ordinateurs portables. En conséquence, la suggestion de Njoy qu’une personne du métier se tournerait vers DiFonzo a été considérée comme basée sur une analyse rétrospective.

Conclusions

Cette décision est intéressante car elle lie les qualifications et l’expérience de la personne du métier et leurs CGC. Le tribunal a également confirmé que les CGC comprenaient les connaissances directement disponibles à partir de sources familières d’information vers lesquelles une personne du métier se tournerait régulièrement pour obtenir des conseils sur les solutions de conception standard. En conséquence, ce qui pourrait être considéré comme une source familière peut varier selon les qualifications et l’expérience de la personne du métier.

Le tribunal n’a pas considéré les produits individuels, les modèles d’utilité et les demandes de brevet comme des CGC. Bien que de telles sources étaient publiquement connues et suggéraient des solutions spécifiques, elles ne décrivaient pas des solutions de conception standard qui étaient généralement applicables. Les praticiens de l’OEB ne seront pas surpris par cette conclusion, car l’OEB adopte une approche similaire où les documents de brevet ne sont généralement pas considérés comme preuves de CGC, sauf dans des circonstances limitées dans de nouveaux domaines où l’information peut ne pas encore avoir trouvé son chemin dans les manuels ou monographies¹.

Un autre point à noter est que les modèles d’utilité et demandes de brevet invoqués par les parties étaient référencés comme faisant partie d’une déclaration et d’une opinion d’expert déposées par les parties. Pourtant, le contenu de la déclaration et de l’opinion n’ont pas été discutés dans la décision. Il est difficile de dire pourquoi c’était le cas ; les raisons peuvent avoir été spécifiques aux faits. Cependant, en comparaison, dans Alexion c. Samsung Bioepis (ORD_38059/2024), le LD de Hambourg s’est appuyé sur l’opinion d’expert pour déterminer les CGC de la personne du métier à la date de priorité.

Bien que ce jugement fournisse une meilleure clarté sur les documents qui peuvent être considérés comme CGC, il y a encore une certaine variabilité quant à la façon dont l’opinion d’expert est évaluée. Bien que la JUB prenne en compte les preuves d’expert, les tribunaux n’ont pas systématiquement entendu les experts lors des audiences, préférant parfois s’appuyer sur des preuves écrites ou l’expérience des juges techniquement qualifiés. Il sera intéressant de voir si des orientations émergent quant au moment où les témoins experts pourraient être entendus pour établir par exemple les CGC.

Cet article a été préparé par l’Associé et Conseil en brevets Hsu Min Chung.