Njoy contre Juul identifie le problème sous-jacent du brevet malgré l’absence de mention du problème dans le mémoire descriptif

Dans l’affaire Njoy contre Juul (UPC CFI 315 /2023), la division de Paris de la division centrale apporte un éclairage supplémentaire sur l’approche de la JUB concernant l’activité inventive. L’élément crucial dans l’évaluation de l’activité inventive est le problème sous-jacent du brevet en litige. Jusqu’à présent, la JUB a examiné des affaires où le brevet en litige énonçait explicitement le problème sous-jacent qu’il cherchait à résoudre. L’affaire Njoy contre Juul nous donne un premier aperçu de la façon dont le problème sous-jacent peut être déterminé si le brevet en litige ne mentionne aucun problème de ce type.

Le cadre d’évaluation de l’activité inventive de la JUB

Depuis que la Cour d’appel de la JUB (UPC_CoA_335/2023) a annulé l’injonction préliminaire de 10x Genomics contre Nanostring au début de l’année 2024, nous avons une indication plus claire de l’approche adoptée par la JUB en matière d’activité inventive. En effet, l’approche de la Cour d’appel semble désormais être assez bien établie, en particulier dans le domaine des sciences de la vie. À cet égard, l’approche de la Cour d’appel a été suivie de près dans plusieurs décisions, par exemple dans l’affaire Sanofi contre Amgen (UPC 1/2023) et, plus récemment, dans l’affaire Nanostring contre President and Fellows of Harvard College (UPC 252/2023).

Dans cette dernière décision, la division centrale de Munich de la JUB a fourni un résumé étape par étape du cadre juridique de l’activité inventive. Tout en reconnaissant que l’activité inventive devrait être évaluée au cas par cas, le tribunal a néanmoins considéré que la première étape de ce cadre consistait à déterminer le point de départ dans l’état de la technique antérieure.

Identifier un point de départ

Bien que le concept d’identification d’un point de départ puisse sembler superficiellement familier à ceux habitués à la pratique de l’OEB, la JUB a tendance à appliquer un seuil nettement plus bas pour déterminer la pertinence d’un enseignement de l’état de la technique comme point de départ. Ainsi, ce qui semble décisif est simplement de savoir si l’enseignement de l’état de la technique « aurait présenté un intérêt » pour l’homme du métier. Il n’est pas non plus nécessaire que le point de départ soit le plus prometteur, et il n’y a pas d’obstacle à partir de plusieurs points de départ réalistes.

De plus, contrairement à l’approche problème-solution de l’OEB, peu d’attention est accordée aux différences techniques entre l’invention revendiquée et le point de départ une fois que celui-ci est établi. Ainsi, alors que l’OEB formule un problème technique objectif en termes d’effet technique découlant des différences techniques, cela ne semble pas faire partie de l’approche adoptée par la JUB. Au lieu de cela, une fois le point de départ identifié, la question suivante est de savoir s’il serait évident pour l’homme du métier d’arriver à la solution revendiquée compte tenu du problème sous-jacent, à savoir le problème que le brevet déclare résoudre.

La question fondamentale est : « l’invention est-elle évidente ? »

En général, une solution revendiquée est considérée comme évidente si l’homme du métier serait motivé à envisager la solution revendiquée et à la mettre en œuvre comme prochaine étape dans le développement de l’état de la technique. D’autre part, il peut également être pertinent de savoir si l’homme du métier aurait anticipé des difficultés particulières pour franchir la ou les prochaines étapes. Dans l’affaire Nanostring contre President and Fellows of Harvard College, cependant, le tribunal a rejeté les difficultés qui n’étaient pas mentionnées dans le brevet en litige et a accepté la position du demandeur selon laquelle les difficultés identifiées par le défendeur étaient couramment résolues par un homme du métier et n’auraient eu aucune incidence sur une quelconque attente de réussite. Par conséquent, bien que l’attente de réussite soit une considération clé lors de l’évaluation de l’activité inventive à l’OEB, la JUB semble peu encline à exiger qu’une solution inventive ait une attente de réussite. En effet, dans l’affaire Sanofi contre Amgen, le tribunal a estimé que la question de savoir s’il y avait une attente de réussite pouvait rester sans réponse car la solution revendiquée était évidente en vertu d’être une prochaine étape évidente.

Dans l’ensemble, donc, une fois le point de départ identifié, le cadre juridique de la JUB concernant l’activité inventive semble donner la primauté à la simple question « l’invention est-elle évidente ? ». Cela se reflète également dans l’approche de la JUB concernant les avantages techniques. Alors qu’à l’OEB, ces avantages sont essentiels pour établir le problème technique objectif et peuvent avoir une influence significative pour soutenir une conclusion d’activité inventive, le cadre juridique résumé dans l’affaire Nanostring contre President and Fellows of Harvard College place les avantages techniques assez bas dans l’ordre d’importance. Bien que les avantages techniques puissent être indicatifs d’une activité inventive, compte tenu des raisonnements appliqués dans les décisions jusqu’à présent, il est discutable de savoir si un effet technique peut être invoqué pour rendre inventif un enseignement évident.

Ce que l’affaire Njoy contre Juul ajoute à notre compréhension

La décision de ce mois-ci dans l’affaire Njoy contre Juul apporte un éclairage supplémentaire sur le cadre de l’activité inventive de la JUB. Puisque la simple question « l’invention est-elle évidente ? » est répondue en gardant à l’esprit le problème sous-jacent du brevet en litige, que se passe-t-il lorsque le problème n’est pas explicitement énoncé ? Dans l’affaire Njoy contre Juul, où le brevet était muet sur le problème sous-jacent, ce dernier a été interprété à la lumière de l’interaction entre deux caractéristiques de la revendication. Il s’agissait des caractéristiques non divulguées dans l’état de la technique. Cependant, il n’est pas clair si l’accent sera toujours mis sur l’interaction des caractéristiques non divulguées pour d’autres cas où le problème sous-jacent n’est pas défini.

Conclusion

Étant donné que la question de l’évidence est décidée en gardant à l’esprit le problème sous-jacent, la définition du problème sous-jacent lors de la rédaction de la demande semble être d’une importance significative. En l’absence de définition, le tribunal interprétera le problème et, bien que l’approche dans ce cas ait pu conduire à un résultat favorable pour le titulaire du brevet, ce ne sera peut-être pas toujours le cas.

Pour réduire le risque d’incertitude, les praticiens pourraient souhaiter avoir une meilleure compréhension du paysage de l’état de la technique au stade de la rédaction. Cela pourrait permettre d’inclure une définition plus affirmative du problème au stade de la rédaction.

Il reste également à voir comment la JUB considérera les scénarios où des preuves convaincantes sont trouvées pour démontrer que le problème sous-jacent n’est pas résolu dans toute l’étendue de la revendication. À l’OEB, cela permettrait au titulaire du brevet de reformuler le problème technique. Cependant, dans certains tribunaux nationaux, le fait qu’un problème ne soit pas résolu dans toute son étendue peut en soi être considéré comme une indication d’évidence. Nous restons vigilants quant à l’évolution de la jurisprudence à cet égard.

Cet article a été préparé par l’Associé et Conseil en brevets Hsu Min Chung.