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Rechtliche Fallstricke vermeiden: Der kostspielige Fehler der Notting Hill Bag Company
September 2025
Zusammenfassung
Der Richter befand, dass die Marke (siehe unten) ungültig verlängert wurde, da sie vor ihrer Verlängerung abgelaufen war, und dass die Notting Hill Bag Company (NHBCL) daher nicht berechtigt war, die Markenansprüche geltend zu machen. Das Ergebnis der Markenansprüche hing davon ab, dass die Marke ungültig verlängert wurde, als sie bona vacantia war (d. h. herrenloses Eigentum, das laut Gesetz an die Rechtsabteilung der Regierung, die als „die Krone” bezeichnet wird, übergeht).
Die NHBCL konnte nicht nachweisen, dass sie Inhaberin des mit dem Markennamen „THE NOTTING HILL SHOPPING BAG” und/oder dem Logo verbundenen Goodwills war, sodass auch die Klage wegen Kennzeichenmissbrauchs scheiterte. Darüber hinaus stellte das IPEC fest, dass das Logo als künstlerisches Werk nur begrenzt urheberrechtlich geschützt war, die Taschen der Beklagten jedoch nicht das Urheberrecht der ersten Klägerin, Natasha Courtenay-Smith (NCS), verletzten.
Hintergrund
NCS entwarf das Logo (siehe unten) um 2008/2009 und verkaufte Tragetaschen mit diesem Logo im Großhandel an Händler in der Portobello Road in Notting Hill, London.
(die Marke, das Logo)
NCS gründete am 6. April 2010 die Notting Hill Shopping Bag Company Limited (das „Unternehmen”) als Handelsgesellschaft für ihr Geschäft mit dem Verkauf von Tragetaschen mit dem Logo. Das Unternehmen beantragte die Marke am 2. Mai 2013, und die Marke wurde am 11. Oktober 2013 registriert. Das Unternehmen wurde am 10. April 2018 von NCS freiwillig gelöscht und aufgelöst. Die Rechte am geistigen Eigentum, einschließlich der Marke, gingen als bona vacantia an die Krone über.
Im Januar 2023 beantragte NCS die Wiederherstellung des Unternehmens, angeblich um die Marke an sich selbst zu übertragen. Obwohl die Marke der Krone gehörte, beantragte der Eigentümer eines der Großhändler für die Taschen, Herr Canbolat An (im Urteil als „CA” bezeichnet), am 22. März 2023 die Verlängerung der Marke (ohne Zustimmung der Krone). Das Unternehmen wurde am 12. Oktober 2023 wieder in das Register eingetragen, aber zu diesem Zeitpunkt war die Marke bereits abgelaufen.
Die Notting Hill Shopping Bag Company Limited, die erste Beklagte (NHSBCL), wurde am 9. Januar 2023 vom zweiten Beklagten, Herrn Nangialai Takanai (im Urteil als „NT“ bezeichnet), gegründet. NHSBCL hat einen fast identischen Namen wie das Unternehmen. Die Notting Hill Shopper Bag. Ltd, die dritte Beklagte („NHSBL“), wurde am 30. November 2022 vom vierten Beklagten, Herrn Ehsanullah Takanai (im Urteil als „ET“ bezeichnet), gegründet.
NHSBCL und NHSBL (sowie NT und ET persönlich vor ihrer Gründung) verkauften in Notting Hill Produkte, darunter Taschen, für die sie im Januar 2023 die Eintragung von Marken beantragten. NT und ET argumentierten, dass sie ihre Ideen für die Designs der Taschen der Beklagten etwa 2016/2017 entwickelt hätten und ihre Taschen seit etwa 2017 (bevor sie die Taschen der Kläger jemals gesehen hatten) auf der Portobello Road verkauften. Die Beweise der Beklagten waren widersprüchlich, und das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Beklagten etwa im November 2022 mit dem Verkauf ihrer Taschen begonnen hatten, nachdem sie die Taschen der Kläger gesehen hatten.
NHSBCL reichte am 11. Januar 2023 eine britische Markenanmeldung ein, um eine Marke für das folgende Zeichen für Waren der Klassen 16 und 18, darunter wiederverwendbare Einkaufstaschen, zu registrieren:
Darüber hinaus reichte NHSBL am 17. Januar 2023 eine britische Markenanmeldung für das untenstehende Zeichen für Waren der Klassen 16 und 18, darunter wiederverwendbare Einkaufstaschen, ein. Beide Markenanmeldungen wurden von NCS angefochten.
NCS reichte am 11. Januar 2023 eine Markenanmeldung für die Marke THE NOTTING HILL SHOPPING BAG ein, gegen die NHSBL Einspruch einlegte. Alle drei Markenanmeldungen wurden bis zur Entscheidung in dieser Rechtssache ausgesetzt.
Ansprüche wegen Markenrechtsverletzung
Das IPEC stellte fest, dass alle Ansprüche wegen Markenrechtsverletzung unbegründet waren, da die Marke nach der freiwilligen Auflösung des wiederhergestellten Unternehmens am 10. April 2018 als bona vacantia an die Krone übergegangen war. Im Allgemeinen verzichtet die Krone zum Zeitpunkt der Verlängerung auf Markenrechte, anstatt die Kosten für die Verlängerung von Vermögenswerten zu tragen (wie es hier der Fall ist). Aufgrund des Ablaufs der Marke war diese zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des Unternehmens erloschen. Daher waren die Kläger nicht berechtigt, Markenansprüche geltend zu machen.
Das Gericht befasste sich nicht mit der Frage, ob die Kläger mit einer Klage wegen Verletzung gemäß § 10 Abs. 2 des Markengesetzes von 1994 Erfolg gehabt hätten.
Klage wegen unlauterer Nachahmung
Der Kläger versuchte auch, eine Klage wegen unlauterer Nachahmung zu begründen. Das Gericht räumte ein, dass die Schwelle für die Begründung von Goodwill in einer Klage wegen unlauterer Nachahmung nicht hoch ist, konnte jedoch nicht feststellen, dass NHBCL Goodwill und Ansehen in Bezug auf das Logo begründet hatte. Der Kläger konnte nicht nachweisen, dass seine Rechnungen sich auf den Verkauf von Taschen mit dem Logo bezogen, auch nicht über seine Großhändler. NHBCL konnte die in den Beweismitteln gemachten Angaben zu seinem Umsatz und seinen Marketingausgaben nicht mit Buchhaltungs- oder Finanzinformationen belegen. Darüber hinaus waren die digitalen und sozialen Medienbeweise von NHBCL schwach. Daher scheiterte auch die Klage wegen unlauterem Wettbewerb.
Klage wegen Urheberrechtsverletzung
Das Gericht entschied, dass das Logo gemäß dem Infopaq-Test für das Bestehen eines Urheberrechts als originelles Werk der eigenen geistigen Schöpfung des Urhebers für das künstlerische Urheberrecht qualifiziert sei. Der Grad der Kreativität sei jedoch gering. Daher genoss das Logo nur einen begrenzten Schutz, sodass nur eine exakte Kopie des Logos eine Verletzung darstellen würde.
Das Gericht befand die visuellen Unterschiede zwischen dem Logo der Kläger und den Zeichen der Beklagten für „auffällig” und stellte fest, dass drei der vier Elemente, auf die sich NCS stützte (das kleine t, der Punkt und die Schriftart), im Wortzeichen „Notting Hill” nicht kopiert worden waren, das außerdem „Shopper” anstelle von „Shopping” verwendete. Auf dieser Grundlage stellte das Gericht fest, dass die Beklagten keinen wesentlichen Teil des Logos übernommen hatten und keine Urheberrechtsverletzung vorlag.
Fazit
In diesem Fall hatten die Beklagten, die auf der Portobello Road, nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem die Taschen der Kläger verkauft wurden, Handel trieben, eine ähnliche Marke wie das Logo der Kläger registriert und Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit ähnlichen Namen wie der zweite Kläger gegründet. Angesichts der Tatsachen und der Ähnlichkeiten der fraglichen Zeichen erscheint das Ergebnis in diesem Fall für den Kläger hart.
Dieses Urteil ist eine deutliche Warnung für Markeninhaber, sich rechtlich beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass sie die wirtschaftlichen und rechtlichen Eigentumsrechte an ihrem geistigen Eigentum korrekt wahrnehmen.
Dieser Artikel wurde von der Senior IP Solicitor Christie Batty und der IP Solicitor Josephine Carver verfasst.
