Un tournant pour l’éligibilité des brevets d’IA ?

Le directeur Squires annule le rejet § 101 du PTAB dans l’affaire DeepMind

Dans une première action notable en tant que sous-secrétaire au Commerce et directeur de l’USPTO, John Squires a annulé une décision de la Commission de procès et d’appels en matière de brevets (PTAB) qui avait introduit un nouveau rejet § 101 à l’encontre d’une demande de brevet de DeepMind sur des méthodes d’apprentissage automatique (Ex parte Desjardins, Appel 2024-000567, App. 16/319,040). La décision, rendue par le biais du Comité d’examen des appels (ARP), signale un possible changement de politique dans la manière dont l’USPTO aborde l’éligibilité des brevets pour les inventions liées à l’IA. Décision complète : USPTO PDF (26 septembre 2025)

L’affaire

La demande de DeepMind concernait des techniques de formation séquentielle de modèles d’apprentissage automatique afin d’améliorer l’efficacité et de réduire l’« oubli catastrophique ». Alors que l’examinateur avait rejeté les revendications en vertu du § 103 pour évidence, le PTAB est allé plus loin, ajoutant un nouveau rejet § 101 sua ponte, estimant que les revendications étaient axées sur un algorithme mathématique abstrait sans application pratique.

Lors de l’examen de la décision du PTAB, l’ARP (le directeur Squires, le commissaire par intérim aux brevets Wallace et le vice-juge en chef Kim) a annulé le nouveau motif § 101, estimant que le raisonnement du PTAB était « trop large ». Tout en reconnaissant que les revendications incluaient des concepts mathématiques, le comité a estimé que l’invention dans son ensemble intégrait l’idée abstraite dans une application pratique, améliorant le fonctionnement d’un ordinateur (ici, un système d’apprentissage automatique). L’ARP a souligné les avantages concrets tels que la réduction des besoins de stockage et l’amélioration de l’efficacité informatique, invoquant Enfish v. Microsoft pour confirmer que les logiciels améliorant la fonctionnalité de l’ordinateur peuvent être éligibles à un brevet.

Le directeur Squires a en outre souligné que les §§ 102, 103 et 112, et non le § 101, devraient servir de principaux gardiens de la brevetabilité. Il a mis en garde contre le traitement catégorique des inventions d’IA ou d’apprentissage automatique comme étant intrinsèquement abstraites, notant que cela risquait de saper le leadership technologique américain.

Le contexte : USC §101 et le cadre Mayo/Alice

Depuis plus d’une décennie, l’éligibilité des brevets USC §101 pour les logiciels et l’IA est régie par le test Mayo/Alice initialement exposé par la Cour suprême, qui pose la question suivante :

1. La revendication est-elle axée sur une exception judiciaire (loi de la nature, phénomène naturel, idée abstraite) dépourvue d’application pratique ? (c’est ce qu’on appelle « Étape 2A » dans le MPEP de l’USPTO, voir [MPEP 2106])
2. Si c’est le cas, comprend-elle un
   concept inventif –
   des éléments qui représentent « nettement plus » que l’exception, transformant l’idée en un objet brevetable ? (Connu sous le nom de « Étape 2B » dans le MPEP)

Dans ce cadre, de nombreuses revendications d’IA et de traitement de données ont été jugées abstraites, souvent réduites à un « algorithme mathématique exécuté sur un ordinateur générique ». Les comités et les examinateurs du PTAB ont appliqué ce test de manière incohérente, rejetant parfois de véritables améliorations techniques comme une simple automatisation.

L’intervention de Squires reflète une frustration croissante, partagée par l’industrie et certaines parties du pouvoir judiciaire, selon laquelle le § 101 est devenu un obstacle trop subjectif à la protection de la véritable innovation logicielle. En particulier, l’ARP critique le raisonnement du PTAB qui consiste à assimiler « tout apprentissage automatique » à un algorithme inéligible, et exige que les comités et les examinateurs appliquent correctement les précédents comme Enfish [
Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1339 (Fed. Cir. 2016)
] qui a déjà reconnu que « [u]ne grande partie des progrès réalisés dans le domaine de la technologie informatique consiste en des améliorations apportées aux logiciels qui, de par leur nature même, peuvent ne pas être définies par des caractéristiques physiques particulières, mais plutôt par des structures et des processus logiques ».

La décision de l’ARP s’aligne sur les récentes directives de l’USPTO encourageant les examinateurs à reconnaître les améliorations technologiques décrites dans le cahier des charges dans le cadre de l’analyse de l’« application pratique ». Voir également USPTO Eligibility Guidance 2024 Update.

Le point de vue européen

Il est intéressant de noter que le brevet européen correspondant de la famille de brevets DeepMind a été accordé par l’OEB (EP3485432B1). Au cours de la poursuite, suivant l’approche standard en Europe, l’OEB a d’abord considéré que la méthode de formation en soi était une méthode mathématique non technique, mais que sa mise en œuvre sur un ordinateur conférait un caractère technique à l’invention, ce qui en faisait de facto un objet brevetable.

Toutefois, après avoir reconnu la nouveauté et le potentiel d’activité inventive de la méthode, l’OEB a considéré l’existence d’un effet technique inventif appliqué à la méthode de formation en termes d’intégration dans une application pratique, notant en particulier que : « la revendication doit être formulée de manière à ce que l’effet technique soit clairement défini [et] axé sur une tâche du monde réel dans laquelle la méthode mathématique sert […] un objectif technique. »

Notamment, la revendication accordée comprend des caractéristiques supplémentaires qui énoncent, entre autres : « Le modèle d’apprentissage automatique génère la sortie sur la base de l’image d’entrée reçue […] dans lequel les […] tâches d’apprentissage automatique comprennent différentes tâches de reconnaissance d’image [nécessitant] la reconnaissance de différents objets ou motifs dans une image fournie au modèle d’apprentissage automatique pour générer une […] sortie ».

Un alignement avec le droit européen des brevets ?

Contrairement à l’approche conventionnelle de l’USPTO, l’Office européen des brevets applique une approche de « caractère technique/effet technique » plutôt qu’un test d’idée abstraite. Bien que les « méthodes mathématiques » et les « programmes informatiques en tant que tels » soient exclus en vertu de l’art. 52 CBE, une invention qui produit un effet technique supplémentaire, par exemple, l’amélioration d’un processeur ou l’optimisation de l’utilisation des ressources, peut être brevetable. Voir Directives de l’OEB G-II 3.3.1 (2025).

Ainsi, alors que les États-Unis filtrent souvent les revendications au stade de l’éligibilité, l’OEB procède généralement à une analyse de l’activité inventive une fois que le caractère technique est établi. Le cadre de l’OEB est peut-être plus rigoureusement structuré, la principale question étant de savoir si la contribution revendiquée est technique.

Par conséquent, la récente décision de l’ARP rapproche légèrement l’USPTO du modèle européen en mettant l’accent sur le contexte technologique plutôt que sur l’exclusion catégorique.

Pourquoi la décision est importante

• Reconnaissance de l’IA en tant que domaine technique

L’ARP a reconnu que les innovations dans l’architecture des modèles ou les méthodes de formation peuvent constituer des
améliorations technologiques
, et pas seulement des mathématiques abstraites. Cela rapproche l’IA d’autres technologies mises en œuvre par ordinateur (par exemple, la gestion de bases de données ou la conception de stockage de données) que les tribunaux ont jugées éligibles à un brevet.

• Implications stratégiques en matière de politique

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique américaine plus large qui met l’accent sur le soutien au leadership et à l’innovation en matière d’IA. Elle reflète l’intérêt du Congrès à clarifier le § 101 et pourrait ouvrir la voie à une réglementation plus formelle de l’USPTO ou à une révision des directives spécifiques à l’IA.

• Leçons pratiques pour les praticiens

Les demandeurs doivent encadrer les inventions d’IA en termes d’améliorations techniques, telles que la réduction de la charge de calcul, l’amélioration de la précision ou l’efficacité des ressources, d’une manière qui lie clairement l’effet technique aux éléments de la revendication. Les spécifications doivent clairement indiquer comment ces améliorations découlent des caractéristiques revendiquées de l’invention.

Conclusion : un recalibrage de la politique ?

Bien que limitée dans sa portée, la présente décision signale un changement symbolique dans la politique de l’USPTO. Le directeur John Squires semble avoir l’intention d’assouplir la position stricte du PTAB sur le § 101 en affirmant que les inventions d’IA doivent être jugées en fonction de leurs contributions techniques, et non être rejetées comme abstraites. Le Comité d’examen des appels a souligné ce point, avertissant que « l’exclusion des innovations en matière d’IA de la protection par brevet aux États-Unis met en péril le leadership américain dans cette technologie émergente essentielle » et précisant que la question clé est de savoir si l’invention permet de réaliser une amélioration technologique spécifique. Cette approche reflète un effort américain plus large visant à soutenir l’innovation nationale en matière d’IA et à maintenir la politique en matière de brevets en phase avec la compétitivité mondiale.

Pour les avocats spécialisés en brevets et les innovateurs, cette évolution offre un optimisme prudent. Bien que Ex parte Desjardins ne réécrira pas le § 101 du jour au lendemain, elle réoriente de manière significative la position de l’USPTO à l’égard de l’IA d’une manière qui n’est pas sans rappeler la politique actuelle de l’OEB, reconnaissant que le défi ne consiste pas à définir les « idées abstraites », mais à protéger les véritables progrès technologiques.

Cet article a été préparé par l’avocat spécialisé en brevets Romain Bouchand et l’avocat principal spécialisé en brevets Joe Baumber.