Comment les start-ups medtech peuvent optimiser leur PI pour la levée de fonds

Pourquoi la PI est-elle importante pour la levée de fonds ?

Les droits de propriété intellectuelle (PI) sous-tendent la valeur de la plupart des start-ups medtech.

Les droits de PI comprennent les brevets, les dessins et modèles, les marques, les droits d’auteur et les secrets commerciaux, et existent pour protéger certains aspects commercialement valorisables d’une entreprise.

En acquérant des droits de brevet solides et stratégiques, les entreprises peuvent monopoliser certains domaines technologiques et exclure les concurrents d’un segment particulier du marché.

Les droits de PI offrent donc un mécanisme permettant de garantir un retour sur investissement en matière d’innovation et contribuent à encourager l’avancement technologique.

Pour cette raison, une base solide en matière de PI et une stratégie de PI tournée vers l’avenir sont souvent essentielles pour obtenir des investissements.

En 2020, la technologie médicale était le domaine technique le plus actif en matière de dépôts de brevets à l’Office européen des brevets et continue de croître.

Par conséquent, toute start-up medtech qui n’accorde pas une attention suffisante à sa stratégie de PI perd certainement du terrain face à ses concurrents et se met en position défavorable lorsqu’elle cherche à lever des fonds.

Cinq aspects de la PI examinés par les investisseurs

Lors des cycles de levée de fonds, les start-ups peuvent s’attendre à ce que les investisseurs effectuent une due diligence concernant leur PI, et certains aspects de la PI seront couramment examinés.

Connaître ce que les investisseurs examineront permettra de positionner et de présenter un portefeuille de PI d’une manière qui pourrait faire la différence entre une levée de fonds réussie ou non.

1. La propriété
De façon surprenante, de nombreuses start-ups se retrouvent dans une situation où d’autres parties possèdent une PI qu’elles pensaient leur appartenir.

Cela est généralement dû au fait que les cessions nécessaires n’ont pas été mises en place pour établir une « chaîne de titres » continue et robuste entre les inventeurs et l’entreprise cherchant à posséder un brevet.

Pendant la due diligence, les investisseurs examineront minutieusement la chaîne de titres des droits de PI et demanderont à voir les preuves documentaires justifiant la revendication de propriété de l’entreprise.

2. La couverture technique
Tous les brevets ne se valent pas et les investisseurs examineront généralement la portée des brevets pour vérifier leur couverture réelle.

Au minimum, ils voudront s’assurer que les brevets couvrent adéquatement l’incarnation commerciale de l’invention et, idéalement, qu’ils couvrent les modifications probables que les concurrents pourraient tenter d’apporter pour éviter d’enfreindre le brevet.

3. La couverture géographique
Le portefeuille de PI d’une start-up doit refléter sa stratégie commerciale avec des droits clés existant dans les juridictions commercialement importantes.

Les investisseurs vérifieront que la répartition géographique du portefeuille de PI correspond à la stratégie commerciale et couvre de manière satisfaisante les zones de risque potentiel.

4. Le statut et la validité
Les brevets prennent généralement 3 à 5 ans ou plus pour être accordés, il est donc probable que la due diligence ait lieu alors que le statut d’au moins une partie du portefeuille de brevets d’une start-up soit « en cours ».

Pendant leur examen, les demandes de brevet sont examinées par rapport aux technologies (appelées « art antérieur ») qui existaient avant la date de priorité de la demande.

Les investisseurs peuvent se faire une opinion sur la pertinence de l’art antérieur cité, sur la probabilité qu’un brevet soit accordé et sur la portée probable du brevet accordé.

5. La liberté d’exploitation
Posséder des brevets et empêcher les concurrents d’utiliser une technologie propriétaire est certainement un aspect crucial d’une stratégie de PI.

Cependant, cela peut avoir peu de valeur pour une start-up si le brevet d’un tiers l’empêche d’opérer librement.

Selon la proximité de la maturité commerciale du produit ou du processus, les investisseurs peuvent évaluer ou chercher des garanties concernant les questions de liberté d’exploitation ou les efforts pour comprendre les risques potentiels.

Préparation à la due diligence en matière de PI

Les start-ups medtech peuvent prendre des mesures pour positionner favorablement leur PI en vue d’une due diligence, et il n’est jamais trop tôt pour commencer ce processus.

Les start-ups devraient consulter leurs conseillers en PI le plus tôt possible pour s’assurer qu’un conseil adapté puisse être fourni et qu’un plan soit créé pour sécuriser la PI clé dans les limites budgétaires des premiers stades.

La stratégie de PI devrait orienter où la protection de la PI doit être concentrée en accord avec les ambitions commerciales plus larges.

Au niveau opérationnel, elle devrait établir des procédures pour identifier, documenter et protéger ultérieurement la PI précieuse, tout en s’assurant que des processus sont en place pour documenter et traiter toute question relative à la chaîne de titres.

Les start-ups devraient demander à leurs conseillers en PI de préparer des documents résumant le contenu de leur portefeuille de PI, exposant les droits de PI existants, leur statut, les technologies qu’ils couvrent et les territoires géographiques qu’ils couvrent.

Les conseillers en PI peuvent également fournir des résumés utiles discutant de l’avancement de l’examen des demandes de brevet en cours, commentant la brevetabilité de l’invention par rapport à tout art antérieur cité.

Ces commentaires sont particulièrement bénéfiques dans les cas où un rapport d’examen apparemment négatif a été reçu sur une demande particulière, et où un examen initial par les investisseurs pourrait conduire à une conclusion pessimiste inutilement atteinte.

Enfin, il est judicieux pour les start-ups de discuter avec leurs conseillers en PI du moment et de la manière dont les investigations sur la liberté d’exploitation pourraient être entreprises.

Pour de nombreuses start-ups, les contraintes budgétaires dans leurs premières années et le manque de définition concrète concernant la nature du produit ou du processus commercial final peuvent signifier que les exercices de liberté d’exploitation sont une priorité moindre par rapport à l’établissement et au développement d’un portefeuille de PI.

D’autre part, selon le domaine technique et la connaissance des concurrents, obtenir ne serait-ce qu’une compréhension préliminaire de la position de liberté d’exploitation de la start-up peut être essentiel avant de se lancer dans la R&D.

Dans tous les cas, avant de s’engager avec des investisseurs, les start-ups medtech devraient travailler avec leurs conseillers en PI pour comprendre leur position actuelle et leurs plans concernant l’analyse de la liberté d’exploitation, et si des préoccupations potentielles ont été identifiées, avoir un plan pour atténuer les risques (par exemple, contester les droits problématiques de tiers).

Quel que soit le stade où se trouve une start-up medtech, en considérant les questions que les investisseurs sont susceptibles de poser sur sa PI lors de sa prochaine levée de fonds et en prenant des mesures proactives pour mieux positionner son portefeuille de PI, les chances de succès peuvent être considérablement améliorées.

Cet article a été rédigé par Kieran Killough, Associé et Conseil en Brevets, pour HealthTech World. Lisez l’article original ici.