Premier jugement FRAND de la JUB aboutissant à une injonction contre OPPO

Panasonic Holdings Corporation c/ Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd & anor UPC_CFI_210/2023 – Division locale de Mannheim (Tochtermann, Böttcher, Brinkman & Loibner) – 22 novembre 2024.

La JUB a émis sa toute première injonction pour faire respecter le brevet européen n° 2568724 B1, un brevet essentiel à une norme (BEN), rejetant une défense FRAND dans un litige entre Panasonic et l’utilisateur chinois OPPO. La DL de Mannheim a jugé le brevet valide et contrefait par OPPO et a également estimé qu’il était essentiel à la norme 4G. La DL de Mannheim a adopté une approche pragmatique plutôt que formaliste concernant les étapes établies dans l’affaire Huawei c/ ZTE pour les négociations de licence FRAND. Cela a nécessité une évaluation détaillée du comportement respectif des parties dans le contexte de ces négociations.

Contexte

Le brevet était une demande divisionnaire de première génération portant sur une station mobile configurée pour transmettre des signaux de référence mappés de manière plus résistante aux interférences du Canal de Contrôle de Liaison Montante Physique (PUCCH). Panasonic a déclaré le brevet essentiel aux normes de télécommunications 4G auprès de l’ETSI. La politique de DPI de l’ETSI est régie par le droit français et impose au détenteur du BEN l’obligation d’engager des négociations de bonne foi pour une licence FRAND. Panasonic alléguait qu’OPPO contrefaisait les revendications de méthode et d’appareil EP2568724B1 via des montres connectées et des téléphones mobiles compatibles 4G (par exemple, l’OPPO « Find X5 Pro ») en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède. Au cours des quatre années de négociations de licence, OPPO a augmenté sa part de marché des expéditions de smartphones en Europe de 2 % en 2019 à 5 % en 2021, mais a été contraint de se retirer temporairement des marchés européens clés comme l’Allemagne en raison de litiges de brevets avec Nokia concernant les brevets 5G. OPPO a conclu un accord avec Nokia début 2024 et est ensuite revenu sur les marchés européens clés.

À la suite de l’échec des négociations de licence, Panasonic a déposé 12 actions en justice devant la JUB et 8 actions nationales (y compris devant les tribunaux des brevets allemands, britanniques et chinois) contre Oppo et, en parallèle, contre un autre utilisateur chinois, Xiaomi.

Dans le cadre d’un litige parallèle devant les tribunaux britanniques, Panasonic et Xiaomi s’étaient engagés à ce qu’un taux FRAND soit déterminé par le Tribunal des brevets britannique avant les procès en contrefaçon/validité. L’attrait pour les utilisateurs (mais pas pour les détenteurs de BEN) de la fixation d’un taux FRAND par le tribunal britannique avait été affecté par deux jugements de 2024 où les conditions FRAND étaient significativement plus proches de celles proposées par les utilisateurs que de celles recherchées par les détenteurs de BEN. Comme l’a reconnu la Cour d’appel britannique, cela signifiait que les utilisateurs avaient réalisé qu’il était dans leur intérêt d’accepter une licence déterminée par le tribunal, tandis que les détenteurs de BEN ont réagi à cette évolution par une poursuite plus agressive des procédures parallèles visant à obtenir des injonctions pour exercer une pression sur les utilisateurs.

M. le juge Meade a indiqué à la DL de Mannheim que le Tribunal des brevets britannique tiendrait un procès FRAND pour déterminer les conditions de licence globale, y compris le taux, pour le portefeuille Panasonic à partir du 28 octobre 2024, avec un jugement attendu avant Noël. Cependant, une conséquence de la décision de la Cour d’appel britannique du 3 octobre 2024 d’accorder une licence provisoire à Xiaomi était que Panasonic et OPPO ont soumis le 25 octobre 2024 des requêtes conjointes à la Haute Cour britannique pour suspendre les affaires Xiaomi et Oppo, ayant convenu en principe de finaliser le règlement de leur litige mondial en matière de brevets, bien que l’accord de règlement n’ait pas encore été signé. Par conséquent, la DL de Mannheim a décidé, après avoir entendu les arguments FRAND de Panasonic et d’OPPO le 9 octobre 2024, qu’elle rendrait son jugement pour traiter l’approche des questions FRAND dans le cadre de l’Accord relatif à la JUB.

Le jugement

La Cour d’appel britannique dans l’affaire Panasonic c/ Xiaomi a déclaré que les BEN diffèrent des autres brevets « normaux », pour lesquels le principal recours en cas de contrefaçon est une injonction d’exclusion visant à préserver le droit de monopole qu’ils représentent. Au contraire, selon la Cour d’appel britannique, le régime des BEN était un régime de responsabilité dans lequel le recours du détenteur du BEN était purement financier. La DL de Mannheim a adopté un point de vue contraire. La DL de Mannheim a estimé que dans l’espace juridique de l’Union européenne, les BEN sont des droits de propriété de même statut que les autres brevets pour lesquels les injonctions constituent un recours approprié en cas de contrefaçon. Cette conclusion était fondée sur l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Huawei c/ ZTE qui établissait qu’il n’y avait pas d’abus de position dominante à intenter une action en injonction pour contrefaçon d’un BEN à condition que certaines étapes aient été suivies avant d’intenter cette action.

Un mémoire d’amicus curiae de la Commission européenne (CE) dans la procédure allemande entre HMD et VoiceAge suggérait que la séquence des étapes procédurales selon Huawei c/ ZTE doit être suivie dans un ordre rigide si le détenteur du BEN veut demander une injonction sans enfreindre le droit de la concurrence de l’UE. Les étapes, comme illustrées graphiquement ci-dessous, comprennent une première étape où le détenteur du BEN notifie une contrefaçon à un utilisateur et une deuxième étape où l’utilisateur exprime sa volonté de prendre une licence. Le mémoire d’amicus curiae a également adopté une vision rigide du contenu de la notification de contrefaçon, suggérant qu’une référence à une page web d’un utilisateur n’était pas suffisante et que des informations détaillées telles qu’un tableau de revendications du brevet EP en cause devraient être fournies dans la notification de contrefaçon.

La DL de Mannheim (voir par. 203) a souligné l’obligation pour le détenteur du BEN d’indiquer une redevance de licence appropriée avec une justification plausible des raisons pour lesquelles la redevance de licence suggérée est FRAND. Si les accords de licence avec d’autres utilisateurs ne sont pas publiés, c’est le breveté qui connaît les conditions des accords de licence existants et donc quelles conditions sont FRAND. La DL de Mannheim a rejeté une « approche formaliste » des exigences de Huawei c/ ZTE et a noté que les utilisateurs devraient demander des clarifications aux détenteurs de BEN dans leur réponse à la lettre de notification (voir para 206).

La DL de Mannheim a donc adopté une approche plus flexible pour appliquer l’étape procédurale 1 que l’approche énoncée dans le mémoire d’amicus curiae de la CE et a suggéré qu’un ordre logique strict des étapes n’était pas obligatoire, suggérant que l’utilisateur avait la responsabilité d’aider à remédier à une déficience dans la notification de contrefaçon. La DL de Mannheim a critiqué le comportement d’OPPO, qui n’a pas expliqué ses objections mais a demandé à plusieurs reprises des informations supplémentaires.

De même, pour l’étape procédurale 2, la DL de Mannheim a imposé une charge plus lourde à l’utilisateur qu’au détenteur du BEN en examinant la conduite de l’utilisateur comme indication de sa véritable volonté de conclure une licence.

À l’étape procédurale 3, qui exige que le détenteur du BEN fasse une offre FRAND à l’utilisateur, la DL de Mannheim a vu d’un mauvais œil le refus d’OPPO de fournir des chiffres de ventes directs des articles contrefaisants, bien qu’il ait proposé de fournir des chiffres estimés par un tiers IDC (voir para. 202).

OPPO s’était plaint que Panasonic n’avait pas produit un accord de licence complet avec un calcul des redevances à l’étape 3. Cependant, la DL de Mannheim a considéré qu’il avait été suffisant pour Panasonic d’exposer quelques conditions générales plutôt que de produire un accord de licence spécifique, étant donné qu’OPPO avait refusé de produire des chiffres de ventes spécifiques. Cette vision semble être favorable au détenteur du BEN compte tenu de l’avis de la CJUE dans Huawei c/ ZTE selon lequel le détenteur du BEN à l’étape 3 doit présenter « une offre écrite spécifique de licence à ces conditions, précisant notamment la redevance et la façon dont elle doit être calculée ».

Concernant la conduite de l’utilisateur, la DL de Mannheim a conclu qu’OPPO n’agissait pas de bonne foi avec une volonté de conclure une licence, au moins parce qu’ils résistaient à la fixation d’un taux FRAND global en demandant un taux de redevance territorialement limité applicable aux États contractants de la CBE, aux États-Unis et au Japon mais excluant la Chine et le reste du monde (voir paragraphe 235). La DL de Mannheim était d’avis qu’OPPO, en demandant que la partie principale de la licence soit déterminée par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin, ne faisait que compliquer davantage une situation déjà complexe en demandant des procédures de détermination du taux FRAND pour des sous-régions du monde dont les tribunaux n’ont pas de traités établissant des priorités relatives des décisions entre régions. Ils ont noté que le risque de décisions contradictoires dans différentes juridictions n’est pas propice à la résolution rapide des litiges mondiaux.

Dans ce premier jugement FRAND pour la JUB, la DL de Mannheim a adopté une position plus favorable au détenteur du BEN qu’à l’utilisateur du BEN. Si elle est adoptée par la Cour d’appel de la JUB, cette approche créerait une approche plus flexible des étapes de Huawei c/ ZTE et un forum de litige plus favorable au détenteur du BEN qu’à l’utilisateur.

Cet article a été préparé par l’Associée & Responsable juridique, Rachel Fetches, et l’Associée & Conseil en brevets Susan Keston.