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L’impact de la JUB sur les licences, la propriété et les CCP
mai 2016
Parmi les discussions générales sur le brevet unitaire et la JUB, il existe plusieurs questions importantes mais facilement négligées. Dans cette troisième note d’information de notre série, nous examinons les questions des licences, de la propriété et des CCP dans le contexte des BU et de la JUB. Dans le cadre de votre préparation à la JUB, l’impact sur chacun de ces aspects doit être soigneusement examiné. Agir maintenant vous permettra de préparer efficacement le lancement du nouveau système.
La position des licenciés
Tous les licenciés de brevets européens (BE) seront affectés par l’introduction de la JUB. Sans action, tous les BE existants seront soumis à la juridiction de la JUB ; il faut donc décider s’il convient de retirer les BE existants de la juridiction du nouveau tribunal. Malheureusement, les licenciés (même ceux qui opèrent sous licence exclusive) n’auront aucun droit automatique de participer à la décision de retrait d’un BE qu’ils ont licencié. En l’absence d’accord contraire, le titulaire du brevet pourrait donc prendre sa propre décision concernant l’exercice du retrait sans consulter son ou ses licencié(s).
Alors, que peuvent faire les licenciés pour protéger leur position ? Un dialogue précoce avec le titulaire du brevet est essentiel. Le licencié doit décider de sa stratégie de retrait préférée et la communiquer au titulaire du brevet. Il y aura une courte période pour retirer les BE avant l’entrée en vigueur de la JUB (période sunrise) et cette période pourrait commencer dès fin 2016, donc il faut agir maintenant. Si les BE ne sont pas retirés pendant la période sunrise, un tiers pourrait initier une action centrale en révocation dès l’entrée en vigueur de la JUB, piégeant effectivement le brevet dans le système JUB.
Dans de nombreux cas, les intérêts du licencié et du titulaire du brevet seront alignés. Cependant, il peut y avoir des désaccords ; peut-être une véritable différence d’opinion ou même une tentative opportuniste du titulaire du brevet de renégocier les termes de la licence. Le titulaire du brevet peut également se trouver dans une position difficile s’il a plusieurs licenciés qui ont des opinions différentes quant au retrait des brevets licenciés. En cas de désaccord, il est peu probable que les accords de licence existants aident à résoudre le problème, bien qu’un examen détaillé des conditions de licence reste utile.
Impact sur les autres accords
N’oubliez pas que les licences de brevets peuvent également découler de nombreux autres types d’accords, tels que les accords de transfert de matériel, les accords de recherche et de services contractuels, les accords de fabrication ou les accords de développement et de commercialisation. Il est peu probable que ces accords contiennent déjà des clauses spécifiques traitant de la question du retrait ou de la future validation des BE en tant que BU. Votre stratégie de préparation à la JUB devrait inclure un examen de ces accords pour voir si des actions doivent être prises maintenant.
Nouveaux accords de PI
Tout nouvel accord contenant des clauses qui régissent la propriété et l’utilisation des brevets en Europe doit prendre en compte l’impact de la JUB. En particulier, les questions suivantes doivent être abordées :
- Si plusieurs parties sont impliquées, quel processus sera utilisé pour convenir du retrait
du ou des brevet(s) BE de la juridiction de la JUB en temps opportun ? - Qui prendra la décision de plaider devant les tribunaux nationaux ou devant la JUB
et qui sera responsable de la conduite et du financement d’un tel litige ? - Une fois la période transitoire (au moins 7 ans) terminée, il n’y aura aucune possibilité de retirer un opt-out. Qui décidera si l’opt-out devrait être retiré avant la fin de la période transitoire ?
- S’il y a une contrefaçon réelle ou menacée du brevet, qui prendra la décision de retirer (ou non) tout opt-out afin de faire respecter centralement le brevet devant la JUB ?
- S’il y a des demandes BE couvertes par l’accord, celles-ci devraient-elles faire l’objet d’un opt-out maintenant ou à l’octroi ou devraient-elles rester soumises à la compétence de la JUB ?
- La protection unitaire sera-t-elle obtenue pour les futurs brevets accordés ou faut-il suivre la voie traditionnelle
du BE ?
Il est également important de considérer les questions ci-dessus lors de toute évaluation de due diligence des actifs de PI qui sont évalués pour une prise de licence ou une acquisition. Le processus de due diligence et la négociation contractuelle qui suit présentent souvent une bonne opportunité de s’assurer que les questions de retrait sont résolues et que les difficultés futures sont évitées.
Qui est le propriétaire ?
Le retrait doit être exercé par le(s) « propriétaire(s) » d’un BE. L’identification du propriétaire peut ne pas être simple, particulièrement pour la PI issue de collaborations avec des tiers ou lorsqu’il existe des arrangements intra-groupe complexes, par exemple lorsque différentes entités locales ont des droits de propriété sur des territoires particuliers. Sachez que l’entité inscrite comme propriétaire auprès de l’office des brevets concerné peut ne pas être habilitée à exercer le retrait. Il est assez courant, souvent pour économiser des coûts, qu’un transfert de brevet ne soit pas enregistré auprès de l’office des brevets concerné. Pour refléter cela, le Règlement de procédure de la JUB stipule que l’entité qui doit exercer un retrait est l’entité « ayant droit » d’être enregistrée comme propriétaire. Par conséquent, s’il y a eu une cession de droits qui n’a pas été enregistrée, il faut veiller à ce que tout retrait soit effectif. Un retrait ne sera effectif qu’à partir de la date de son enregistrement valide, donc toute erreur pourrait invalider le retrait et ouvrir le risque d’un litige devant la JUB.
Propriété conjointe / copropriété des BE
Les brevets en propriété conjointe ou en copropriété (c’est-à-dire lorsque différentes validations sont détenues par différents propriétaires) créent leurs propres problèmes en relation avec la JUB. La préoccupation immédiate est l’exercice du retrait. En l’absence d’accord contraire, si un BE est en propriété conjointe ou en copropriété, il ne peut être retiré de la juridiction de la JUB que si tous les propriétaires du BE acceptent le retrait. S’il n’y a pas d’accord, le retrait ne peut pas être exercé valablement.
Comme dans les situations de licence, il est peu probable qu’un accord existant entre les propriétaires d’un BE (même si un tel accord existe) traite de la question de l’exercice du retrait. Cependant, s’il existe un accord, un examen détaillé de celui-ci devrait être effectué pour voir s’il existe des clauses qui pourraient aider à clarifier les responsabilités. En l’absence de termes utiles, il serait judicieux d’envisager d’ouvrir un dialogue dès que possible avec la partie avec laquelle vous avez des BE en propriété conjointe ou en copropriété.
En termes de pérennisation de votre portefeuille, pour toute demande de BE en instance aux noms conjoints, il convient de réfléchir à l’ordre dans lequel les demandeurs conjoints sont listés. Si la demande, une fois accordée, est contestée en tant que BU, alors l’ordre des demandeurs dictera la loi appliquée par le tribunal concernant certaines questions. De plus, tout nouvel accord de copropriété relatif aux BE devrait comporter des dispositions traitant de la question de l’exercice du retrait. En outre, toutes les parties doivent être informées que si un BE n’est pas retiré, toute action en révocation devant la JUB serait intentée contre tous les propriétaires du BE. Les copropriétaires doivent examiner comment la situation serait traitée, particulièrement en ce qui concerne les coûts.
CCP
Les Certificats Complémentaires de Protection (CCP) peuvent prolonger la protection par brevet pour les produits biopharmaceutiques et agrochimiques et sont accordés afin de compenser l’innovateur pour la perte de durée effective du brevet en raison du délai d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché réglementaire. Bien que le nombre de CCP accordés en Europe soit relativement faible, ces droits peuvent être extrêmement précieux pour les innovateurs. À l’heure actuelle, l’interaction entre la JUB et les CCP est encore en cours d’élaboration. Il est clair que pendant la période transitoire (au moins 7 ans), les CCP peuvent être retirés de la juridiction de la JUB. En effet, une demande de retrait d’un brevet européen s’étendra à tout CCP basé sur ce brevet européen, y compris les CCP qui sont accordés après le dépôt de la demande de retrait du brevet européen. Une attention particulière doit être portée lors de l’exercice du retrait car les propriétaires du BE sous-jacent doivent exercer le retrait avec les titulaires du CCP, même si le BE a expiré.
Si un demandeur décide de valider un BE en tant que BU, la procédure exacte pour obtenir un CCP basé sur un BU n’est pas encore claire. Il est probable qu’au minimum, un BU pourra servir de base pour des CCP nationaux accordés par les offices nationaux des brevets. Certains organismes industriels font pression pour un CCP unitaire, mais cela nécessitera d’autres accords entre les États membres et il est peu probable qu’un accord soit conclu avant le lancement du système JUB. Un autre aspect qui devra également être pris en compte sera la possibilité d’obtenir des extensions pédiatriques sur les CCP basés sur un BU.
Si vous souhaitez discuter du développement de stratégie ou de l’examen de portefeuille, HGF peut vous fournir assistance et conseils pour formuler et mettre en œuvre la stratégie JUB de votre entreprise.
Si vous avez d’autres questions concernant l’impact de la JUB sur les licences, la propriété et les CCP, veuillez contacter notre équipe JUB dédiée à UPCReady@hgf.com ou contactez votre conseil habituel pour discuter davantage de ces questions.
CCP
Cette note d’information est fournie à titre informatif et de discussion uniquement, et ne doit pas être considérée comme une source de conseil juridique. Si vous avez besoin de conseils en matière de PI, veuillez nous contacter à UPCReady@hgf.com ou consulter un représentant légal dûment qualifié.
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