Shanks (Appelant) c. Unilever Plc et autres (Intimés)

Le 23^e octobre 2019, la Cour suprême du Royaume-Uni a rendu sa décision dans l’affaire Shanks c. Unilever [2019] UKSC 45, ordonnant qu’un employé dont l’invention a généré des bénéfices significatifs pour son employeur avait droit à une compensation de 2 millions de livres sterling.

La Cour suprême a annulé les décisions précédentes rendues dans cette affaire par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, le Tribunal des brevets et la Cour d’appel. La Cour suprême a examiné les considérations à prendre en compte pour décider s’il convient d’accorder une compensation à un employé pour une invention réalisée pendant son emploi. La Cour suprême a également examiné comment évaluer le montant de la compensation à accorder.

L’article 40(1) de la loi sur les brevets de 1977 définit la situation dans laquelle une compensation peut être accordée à un employé pour des inventions appartenant à l’employeur. Entre autres, il est exigé que « compte tenu, entre autres, de la taille et de la nature de l’entreprise de l’employeur, l’invention ou le brevet pour celle-ci (ou la combinaison des deux) soit d’un bénéfice exceptionnel pour l’employeur ». La décision de la Cour suprême fournit des orientations supplémentaires sur la manière d’évaluer si une invention et/ou le brevet qui en découle est d’un bénéfice exceptionnel pour l’employeur.

Le montant exact de la compensation doit être déterminé conformément à l’article 41 de la loi sur les brevets de 1977, qui exige que l’employé reçoive une « part équitable » du bénéfice que l’employeur a tiré (ou peut raisonnablement s’attendre à tirer) de l’invention et/ou du brevet. Pour déterminer ce qui constitue une « part équitable », l’article 41(4) prévoit un certain nombre d’éléments à prendre en compte, notamment la nature des fonctions et la rémunération de l’employé, l’effort et les compétences que l’employé a consacrés à la réalisation de l’invention, la contribution d’autres employés (qu’ils soient co-inventeurs ou non) et la contribution de l’employeur à la réalisation, au développement et à l’exploitation de l’invention par la fourniture de conseils, d’installations et d’autres assistances, d’opportunités, ainsi que de compétences managériales et commerciales.

Dans le cas présent, le professeur Ian Shanks était l’inventeur d’une technologie utilisée dans les tests de glucose pour les diabétiques alors qu’il était employé chez Unilever UK Central Resources Ltd (« CRL »), une filiale à part entière d’Unilever Plc. CRL servait de centre de recherche pour Unilever Plc et employait tout le personnel de recherche basé au Royaume-Uni du groupe Unilever. En décidant que l’invention du professeur Shanks était d’un « bénéfice exceptionnel » pour son employeur, la Cour suprême a considéré que lorsqu’une société du groupe exploite un centre de recherche au profit de l’ensemble du groupe, l’enquête visant à déterminer si les inventions réalisées sont d’un bénéfice exceptionnel pour la société doit prendre en compte le bénéfice de l’invention pour le groupe par rapport au bénéfice tiré par le groupe d’autres inventions issues de la recherche menée par la société. En d’autres termes, il semble que la Cour suprême ait considéré qu’il peut être trop restrictif de considérer uniquement si l’invention était d’un bénéfice exceptionnel pour l’ensemble de la société du groupe en tenant compte de tous les autres flux de revenus de la société du groupe.

Il était également significatif que l’invention du professeur Shanks ait généré un taux de rendement qui se démarquait par rapport à ceux d’autres brevets détenus par Unilever. La Cour suprême a également confirmé qu’il est incorrect de se concentrer simplement sur le chiffre d’affaires global et les bénéfices générés par Unilever. Pour tenir compte de la taille de l’entreprise de l’employeur, comme l’exige la loi, l’approche correcte consiste à déterminer le rôle joué par la taille et le succès de l’entreprise de l’employeur dans son ensemble pour obtenir le bénéfice de l’invention. À titre d’exemples, la Cour suprême a noté qu’une grande entreprise pourrait être en mesure d’exercer un plus grand effet de levier lors de la négociation des redevances de licence ou d’exploiter sa notoriété et sa force de vente d’une manière qu’une entreprise plus petite ne pourrait pas faire.

Ayant décidé que l’invention du professeur Shanks était d’un « bénéfice exceptionnel » pour Unilever, la Cour suprême s’est également prononcée sur un certain nombre de questions relatives à la quantification du bénéfice. Lors de l’évaluation du bénéfice pour l’employeur, il convient de prendre en compte les revenus reçus à la suite de l’octroi de licences ou de la cession de l’invention par l’employeur ou toute société liée. Une telle évaluation est également considérée sans tenir compte des déductions d’impôt sur les sociétés sur les revenus. De plus, il convient également de prendre en compte l’ajustement de la valeur du bénéfice en raison de l’inflation. Pour évaluer ce qui constitue une « part équitable » du bénéfice, la Cour suprême a décidé que la Cour d’appel des brevets avait commis une erreur en s’écartant de l’avis de l’agent d’audience lors de l’audience initiale à l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, qui avait déjà pris en compte tous les principes corrects.

Le professeur Shanks s’est vu accorder une compensation de 2 millions de livres sterling, soit environ 5 % des 24 millions de livres sterling de bénéfice tiré par Unilever de l’invention, revalorisée depuis 1999 à un taux d’inflation moyen de 2,8 %.

Cette décision contribue à renforcer les droits des inventeurs salariés lorsqu’ils sont employés par de grandes entreprises réalisant déjà d’importants bénéfices dans d’autres domaines de leur activité. Il reste à voir si cette affaire entraînera une augmentation du nombre de saisines de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni par des employés actuels ou anciens de grandes entreprises qui estiment que leurs inventions ont apporté des avantages significatifs à leurs employeurs.

Le texte intégral de la décision peut être consulté ici.

Il est à noter qu’Unilever aurait pu échapper entièrement à cette situation en utilisant les dispositions de l’article 40(3) de la loi britannique sur les brevets de 1977, qui prévoit que la compensation visée à l’article 40(1) de la loi britannique sur les brevets de 1977 « ne s’applique pas à l’invention d’un employé lorsqu’une convention collective pertinente prévoit le paiement d’une compensation pour des inventions de la même description que cette invention à des employés de la même description que cet employé ». Les conventions collectives de ce type sont déjà courantes dans un certain nombre d’universités et d’autres grands employeurs, mais pourraient devenir encore plus répandues comme moyen de réduire l’exposition des employeurs à des coûts futurs potentiellement importants.

Cette mise à jour a été préparée par Chris Cottingham, avocat en brevets chez HGF, et Martyn Fish, associé chez HGF. Elle est destinée à l’information et à la discussion uniquement et ne doit pas être considérée comme une source de conseil juridique. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des conseils en matière de propriété intellectuelle, veuillez nous contacter à l’adresse enquiries@hgf.com ou consulter notre page de contact pour trouver le bureau HGF le plus proche de chez vous.